Hello IP Law

미국 연방 대법원의 KSR 판례 이후에 미국 특허를 받기 어려워졌고 또 무효화가 쉬워졌었다는 것은 이제는 아주 오래된 이야기입니다, 이 판례가 2007년에 나왔으니까요.  KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007).  KSR 판례는, 기존의 자명성(obviousness) 판단 기준이었던 teaching-suggestion-motivation (TSM) 테스트가 지나치게 유연성이 없다(rigid)하여, 몇가지 다른 판단 기준을 제시했습니다.  예를 들어, 알려진 선행 기술들을 찾아서 조합할 때, 굳이 TSM 조건을 만족하지는 않더라도, 그러한 조합이 당업자가 충분히 실시할 만 하고 예측 가능한 결과(해당 발명)에 도달할 수 있다고 판단되면 그 발명은 자명하다는 것입니다. 그런데,

미국의 특허침해소송에서 소송을 어느 주(state)에서 진행하는 지가 최종 판결에 영향을 미칠 수 있다는 것은 이미 알고 계실 겁니다. 예를 들어 텍사스 주 동부지방법원은 배심원들이 특허권자, 특히 개인 발명자 혹은 소규모 기업 특허권자에게 유리한 평결을 주는 것으로 알려져 있습니다. 배심원 없이 재판이 진행되도록 법에 정해져 있는 ANDA (abbreviated new drug application) 소송의 경우, 해당 법원이 속해있는 주의 민사소송법에 특허소송, 특히 ANDA 소송 진행과 관련된 법령이 잘 구비되어 있는지, 소속 판사들이 특허소송, 특히 ANDA소송과 관련된 특이한 사항 (예를 들어 FDA의 허가절차가 소송과

지난 2019년 7월 29일, 미국연방순회항소법원은 Amgen의 균등침해가 성립되지않아 Coherus가 Amgen의 특허번호 8,273,707(이하 ‘707 특허)를 침해하지 않았다고 판결하였습니다. 미국 균등론 (Doctrine of Equivalents)에 따르면 특허를 받은 제품이나 프로세스가 문자 그대로의 청구 범위를 침해하지 않은 경우에도 특허가 침해 될 수 있습니다. 균등론의 목적은 동일한 기능을 유지하면서 청구 된 발명의 사소한 혹은 아주 작은 내용을 변경함으로써 침해자가 특허 발명을 훔치는 것을 방지하기 위함입니다. 지난 2017년 5월 10일, Amgen은 Coherus를 상대로 hydrophobic interaction chromatograph(이하 “HIC”)를 사용하여 단백질을 정제하는 방법과 관련된 ‘707 특허 침해소송을 제기했습니다.  이 프로세스는

2019년 6월 24일, 미국 연방대법원은, 특허심판원 (Patent Trial and Appeal Board: PTAB)이IPR 신청(petition) 제척 기간의 초과를 이유로 IPR 개시를 거절한 것에 대하여, IPR 신청인이 연방순회항소법원에 항소할 수 있는지 여부 그리고 제척기간은 취소된 소송에도 적용 되는지를 판단해 달라는 상고허가신청(writ of certiorari)을 허가했습니다. 이 케이스는 Click-to-Call Technologies, LP v. Ingenio, Inc.에서 비롯되었습니다. 여기서, IPR 신청 제척기간 (one year time-bar)이란 35 U.S.C. § 315(b)[1]에 명시된 것으로서, 법원에 소송이 제기 되고 소장(complaint)이 피고에게 전달된 날(service date)로부터 IPR 신청서(petition)을 제출할 수 있는 일 년간의 기간을 말합니다. 지난

이번 블로그에서는 특허라이센스 계약과 관련된 미국연방순회항소법원의 판결 (non-precedential[1])에 대해 다뤄 볼가 합니다.  본 판결에서의 주요 문제는 라이센스 계약서에 포함된 no-challenge 조항과 forum selection 조항이 미국특허청 특허심판원(USPTO Patent Trial and Appeal Board (PTAB)) 절차로 확대될수 있는지 여부입니다. 본 사건의 배경은 이렇습니다. Dodocase는 VR headset과 관련된 세 개의 특허들을 소유하고 있었습니다.[2] MerchSource는 VR headset 유통 업체이구요. 2016년 10월 4일, Dodocase와 MerchSource는 Dodocase의 세 개의 특허들을 다루는 마스터Master License Agreement (“MLA”)를 체결하게 됩니다. 여기서 MLA는 다음과 같은 no-challenge 조항과 forum selection 조항을 포함합니다. 6.4 MerchSource

속보 – Breaking News 어제, 4월16일 화요일, Apple과 Qualcomm이 모든 다국적 소송 취하에 전격적으로 합의했습니다.  정말 브레이킹(breaking) 뉴스입니다.  지난 2년 조금 넘는 기간동안 치열하게 진행되어 온 양사간의 반독점(Antitrust), 특허, 계약위반 등 최대 300억달러에 이르는 소송들이, 그 중에서도 핵심이라고 할 수 있는, 샌디에고(San Diego) 연방지방법원에서의 반독점 소송의 재판이 시작된 첫째날(4월15일) 배심원 선정(jury selection)에 이어, 둘째날인 어제(4월16일), 양측 대리인이 재판 개시 변론(opening statement)을 하는 와중에, 극적으로 타결된 것입니다. 1. 역설적인 합의 제가, 이번 블로그의 부제를 “역설적인 합의”라고 달게 된 이유는, 샌디에고 법정에서 Apple의 대리인이,  Qualcomm의

이번주는, 2월에 기고했던 미연방공정위원회(Federal Trade Commission: FTC)와 퀄컴간의 반독점(Antitrust) 소송에 대한 블로그에 이어, 지난 3월15일 판결이 나온 퀄컴과 애플의 연방법원 특허침해 소송에 관한 것입니다.  이 블로그 초안을 마친 직후인 3월26일 늦게 퀄컴과 애플의 미연방국제무역위원회(International Trade Commission: ITC) 특허소송 최종결과(Final Determination)가 나오는 바람에,  3월15일 연방법원 판결이 향후 어떻게 확정되거나 전개될 지가 더 궁금하게 되었습니다만, 일단, 3월15일 소송을 다루면서, ITC 소송 이야기도 곁들이겠습니다. 캘리포니아주 샌디에고(San Diego) 연방법원에서 있었던 이 소송은, 2017년 7월 퀄컴이 애플을 상대로 6개의 무선통신 스마트기기 특허에 대한 침해소송을 제기한 이후,

America Invents Act의 Inter Partes Review (IPR)는 특허권자를 제외하고는 누구나 신청 (petition)할 수 있습니다.  그러나, IPR에서 실패했다고 해서, 누구나 특허심판원의 IPR 결정에 대해  항소 (appeal)할 수 있는 것은 아닙니다.  항소할 수 있는 자격이 있어야 합니다.  미국 헌법이 명시하고 있는 당사자 적격 (Article III  Standing) 이슈이지요.  여기서 Article III Standing이란  사법부의 구성과 권한을 명시하고 있는 미국연방헌법 3조와 관련된 것입니다.  사법부를 통해서 이해를 다툴 만한 자격, 즉, 실질적인 피해 (actual injury)가 있느냐는 것이 그 요점이라고 할 수 있습니다. 이 Standing 이슈는 작년에 본 Hello

미국 연방순회항소법원은 지난 월요일 미국 특허심판원인 Patent Trial and Appeal Board(이하 PTAB)이University of California, University of Vienna 그리고 Emmanuelle Charpentier(이하 “UC”)의미국 특허 제13/842,859호(이하 ’859  출원)와Broad Institute, Inc., Massachusetts Institute of Technology 그리고 President and Fellows of Harvard College(이하 “Broad”)의 특허의 열두 개의 청구항 사이에 interference-in-fact가 없다는 결정을 확인(affirm)했습니다. 이 사건은 유전자 편집을 위한 혁신적인 시스템인 Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) 기술에 관한 것으로 많은 관심을 받아 온 사건입니다. 이 기술은 처음으로 2012년 8월UC 연구원들을 통해 CRISPR-Cas9 시스템이 비세포 (cell-free) 실험

미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)은 지난 16일에 Core Wireless Licensing v. Apple Inc. 사건의 판결문을 공표하였습니다. 이 사건에서는 청구항의 해석과 침해에 관한 내용도 다수 포함되어 있었지만 그 중에서도 특허권의 암묵적 포기(implied waiver)에 관한 사항이 특기할 만합니다. Core Wireless(현재는 Conversant IP Mangement로 사명을 개명)는 무선통신 기술에 관련한 다수의 특허권을 보유하고 있는 특허관리전문사업자(non-practicing entity)로서 과거에 노키아로부터 인수한 특허를 다수 보유하고 있었습니다. 그 중에서도 자사의 미국 특허 제 6,477,151호(이하 “‘151 특허”)와 제 6,633,536호(이하 “‘536 특허”)를 침해했다는 이유로 애플 사를 제소한 Core Wireless는

미국연방순회항소법원은 Advantek Mktg. v. Shanghai Walk-Long Tools (Fed. Cir. 2018)를 통해 디자인 특허에서 출원 과정 중의 청구항 범위의 포기의 원칙 (Doctrine of Surrender)이 어떻게 적용되는지 판시했습니다. 연방순회항소법원은 지방법원의 결정을 뒤집으며 Advantek이 출원과정 중 포기한 청구 범위가 설령 있었다고 하더라도  침해 제품은 포기 범위 안에 해당하지 않기 때문에 Advantek의 특허를 침해 할 수 있다고 판시했습니다. Advantek은 Shanghai Walk-Long Tools (이하 “Walk-Long”)가 자사의미국 디자인 특허 D715,006를 침해한다는 소를 제기했습니다. 출원 과정을 살펴보면 Advantek은 아래 도면에 해당하는 정자 (gazebo) 에 관한 디자인 특허 출원시 덮개가 없는 도면

미국에서는 소송의 승패에 상관없이 소송 당사자가 각자 소송 비용을 부담하는 것이 원칙입니다. 이른바 ‘아메리칸 룰(American Rule)’이라고 불리는 법칙인데요, 모든 법칙이 그러하듯이 예외가 있습니다. 특허법 285조(35 U.S.C. 285)에서 “예외적인 경우에 승소한 측은 패소한 측으로부터 변호사 비용을 받아낼 수 있다”고 명시하고 있습니다. 그리고 잘 아시다시피 2014년 Octane Fitness 사건에서 미 연방대법원은 ‘예외적인 경우’에 해당하는 기준을 많이 낮추었고, 그에 따라 소송 비용 전가(fee shifting)를 신청하고 인정받는 경우가 예전보다 높아지는 추세입니다. 지난 주 7월 27일, 연방순회항소법원은 미국 특허청(US Patent and Trademark Office)이 출원인과의 민사 소송에서 들인

미국 연방대법원에서 특허소송에 관련된 중요한 판결이 하나 나왔습니다. 바로 WesternGeco v. ION Geophysical 사건인데요. 이 사건에서는 특허권에 적용되는 속지주의 원칙의 범위가 과연 어디까지인지가 논점이 되었습니다. 속지주의 속지주의란 한 나라의 법은 어디까지나 그 나라의 국경 안에서만 적용된다는 법의 원칙으로서 국제사회에서 서로 다른 법 체계로 인한 국가 간의 마찰을 최소화하는 데 중요한 역할을 합니다. 즉, 미국의 연방법은 일반적으로 오로지 미국의 영토 안에서만 법적 효력을 갖는 것이 원칙이고 미국인이 미국이 아닌 다른 나라에서 위법 행위를 저질렀을 때는 그 나라의 법에 따라 처벌이나 제재를 받는 것이 보통입니다.

특허권자 D Three Enterprises(이하 “D Three”)는 EcoFasten이라는 사명 하에 동업을 한 SunModo와 Rillito를 상대로 특허침해의 소를 제기했습니다. 대상특허는 지붕에 장착하는 방수처리 시설에 관한 것이었습니다. 그러나 D Three의 특허가 유효하기 위해서는 자사가 2009년에 신청한 가출원의 우선일을 반드시 인정받을 수 있어야만 했습니다. 가출원 이후에 유사한 기술이 공개가 되었기 때문입니다. 이 점에 관하여는 특허권자 D Three도 이견이 없었습니다. 하지만 피고 SunModo는 대상특허의 청구항이 가출원에 개시되어 있는 기술에 비해 그 권리범위가 더 넓기 때문에 미국특허법(35 U.S.C.) 112(a)조에 정하는 발명의 기재 요건을 만족시키지 못하여 가출원의 우선일을

지난 4월 26일에 공개된 01 Communique Lab, Inc. v. Citrix Systems, Inc. 사건의 판결문에서 특허 침해 주장에 관한 “선행기술을 활용한 방어”가 주요 분쟁 대상이 되었습니다. 원고 01 Communique(이하 “Communique”) 소유의 미국 특허 제6,928,479호(이하 “‘479 특허”)는 “사설 통신 포털”을 제공하는 제품과 방법에 관한 것이었습니다. 여기서 사설 통신 포털이란 원격 컴퓨터에서 인터넷망을 통해 PC에 접속하는 것을 지칭합니다. ‘479 특허의 청구항 제24항의 내용은 다음과 같았습니다. A computer program product for use on a server computer linked to the Internet and having a static IP address, for providing access to a

35 U.S.C. § 112(b) (pre-AIA § 112, ¶2) 조항은 통상의 기술자가 명세서를 기반으로 청구항의 범위와 내용을 명확히 알 수 없다고 판단할 경우 “불명확(indefinite)”하다는 이유로 § 112(b)를 충족시키지 못하기 때문에, 특허 심사 시 거절 사유가 되거나 특허 소송 시 무효 사유가 될 수 있습니다. 35 U.S.C. § 112(b) The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention. 이전 포스팅에서 설명 드린 바와 같이 이 때

올해 들어 Alice/Mayo 테스트를 적용, 특허적격성 인정이 가능함을 시사한 미국연방순회항소법원의 판결이 벌써 여러 개 나왔습니다. 지난 기고에서 다룬 1월 25일자 판결 Core Wireless Licensing v. LG Electronics 이후 벌써 세 개의 판결이 더 있었는데, 아래와 같습니다. 두 사건 모두 그 배경이 중요한데, Berkheimer의 경우 지방법원은 청구항 발명이 특허적격성이 없음을 이유로 약식판결(Summary Judgement)을 내렸었고, Aatrix의 경우는 청구항 발명이 특허적격성이 없기 때문에 연방민사소송법(Federal Rule of Civil Procedure) 12(b)(6)호의 요건을 만족하지 않는다는 이유로 지방법원이 피고의 소 각하 신청(Motion to Dismiss)을 받아들였습니다.  이에 특허권자들은 연방순회항소법원에

피고 Thales Visionix(이하 “Thales”)는 “움직이는 플랫폼에 대한 상대적 운동을 추적하는 방법”을 골자로 하는 미국 특허 제 6,474,159호(이하 “’159 특허”)의 특허권자입니다. ’159 특허는 예를 들어 비행기 조종사의 헬멧에 장착된 카메라의 움직임 등을 계산하고 추적하는 개량된 방법을 다루고 있습니다. 한편 원고인 Elbit Systems of America(이하 “Elbit”)는 ’159 특허의 3~5, 13, 24~28, 31, 34번 청구항이 선행문헌인 미국 특허 제4,722,601호(이하 “McFarlane”)에 비추어 자명하므로 따라서 이 청구항들이 무효임을 주장하며 미국 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board 혹은 “PTAB”)에 무효심판(inter partes review 혹은 “IPR”)을 청구하였습니다. ’159 특허의 3번 종속청구항과

35 U.S.C. § 284 조항은 특허 침해가 인정 되는 경우, 특허권자는 침해에 대한 충분한 보상을 받을 권리가 있으며 어떤 경우에도 합리적인 로열티 이상 받을 권리가 있다고 (damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty) 규정하고 있습니다. 금전적 손해 배상은 금전적 손실(lost profit) 과 합리적인 로열티(reasonable royalty)로 나눌 수 있습니다. 하지만 금전적 손실은 입증하기가 어렵기 때문에 실제 특허 침해 소송에서는 금전적 손해 배상 액수를 산정하기 위해 합리적인 로열티를 입증하는 경우가 많습니다. 합리적인 로열티를

지난 1월 14일 미국 대법원은 35 U.S.C. §271(f)의 특허 침해와 이에 따른 손해 배상 여부와 관련하여 연방순회항소법원의 WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp 결정을 검토하기로 대법원 상고허가신청(certiorari)을 수락했습니다. 대법원은 2006년 Microsoft Corp. v. AT & T Corp와 2017년에 본 블로그에서 설명 드린 바와 같이 Life Technologies Corp. v. Promega Corp.검토를 통해 이미 271(f) 조항과 관련된 쟁점들을 살펴본 바 있습니다. 이번에 대법원에서 판단하게 될 주요 쟁점은 271(f) 조항에 따라 특허 침해가 있다고 판단 되었을때 284 조항에 따라 금전적 손해 배상을 청구할 수 있는지 여부입니다. 271(f)(1) 조항에

2009년에 제정된 바이오시밀러 허가절차에 관련된 법(정식명칭: Biologics Price Competition and Innovation Act of 2009 (“BPCIA”))이 발효된 후 바이오시밀러 의약품이 곧 시장에 출시가 되고 바이오의약품의 가격이 내려갈 수 있을 것이라고 하는 기대도 있었지만, 현실은 예측했던 대로만 진행되지 않고 그래서 더 흥미진진하기만 합니다. BPCIA는 바이오시밀러 의약품의 허가 (FDA관할)와 특허를 연계시키는 규정을 포함하고 있습니다.  복잡하기 짝이 없는 이 규정을 가능한 간단하게 요약하면, 오리지널 바이오로직의 효과 및 안전성과 관련하여 비슷한 성능을 나타낸다는 것을 보여주는 데이터(biosimilarity)에 근거해서 FDA에 허가신청을 하는 경우, 바이오시밀러 허가신청자는 그 허가신청 및

본 블로그에서 설명드린 바와 같이 미연방대법원은 TC Heartland v. Kraft Foods Group Brands (2017) (이하 TC Heartland) 에서 미국 특허침해소송 관할지 결정에 대해 28 U.S.C. 1400(b) 조항에 따라 (1) 피고인 회사가 법적으로 설립되어 있거나(place of incorporation), (2) 피고가 침해행위를 행하였으며 일정하고 확립된 사업장(regular and established place of business)이 있는 곳이라고 판시했습니다. TC Heartland 결정이 나온 뒤 가장 논쟁이 되었던 부분은 현재 진행 중인 특허 소송에서 TC Heartland 결정이 나오기 전에 소송 관할지에 대한 이의 신청을 하지 않은 피고(특허침해권자)가, TC Heartland 결정을

특허법 286 조는 특허권자가 특허 침해의 소 제기 이전에 발생한 손해액에 대한 배상을 소 제기 이전 최장 6년까지 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다. 아울러, 특허법 287(a) 조는 특허권자나 실시권자가 특허 표시의무를 이행한 경우에만 특허 침해의 소제기 이전에 발생한 손해액에 대해 배상을 청구할 수 있도록 제한하고 있습니다. 만약 특허 표시의무를 이행하지 않은 경우, 소제기 시점 또는 경고장을 받은 시점 이후에 발생한 손해액에 대해서만 배상 청구가 가능합니다. 따라서 손해배상액을 최대한 인정받기 위해서 특허권자가 특허 표시의 의무를 이행하였는지 여부는 매우 중요한 쟁점입니다. 특허 표시의

본 블로그에서도 몇 차례 자세히 설명한 바 있는TC Heartland v. Kraft Foods Group Brands 사건에서 미연방대법원은 미국 특허침해소송 관할지 (이하 “venue”) 결정에 대해, 28 U.S.C. 1400(b)에 따라 (1) 피고가 법적으로 거주하거나(resides or place of incorporation), 또는 (2) 피고가 침해행위를 행하였으며 일정하고 확립된 사업장(regular and established place of business)이 있는 곳이라고 판시했습니다. 이에 따라 미국 내 법인을 상대로 하는 특허 소송을 제기하는 데 있어 원고에게 유리한 관할 법원을 고르는 데 큰 제약이 생기게 되었습니다. 기존에는 특허권자의 소송 승소율이 유난히 높고 진행이 빨라 텍사스동부지법(Eastern District of Texas; 이하

지난 7월 10일 미국 연방순회항소법원은 Genband v. Metaswitch (Federal Circuit, July 10, 2017)에서 하급 법원인 텍사스 동부 지방 법원(United States District Court, Eastern District of Texas)이 내린 영구적 침해금지명령(permanent injunction)을 파기하고 사건을 환송했습니다. 이 사건의 쟁점은 텍사스 지방 법원이 기존 연방순회항소법원이 여러 구성요소를 지닌 제품이 특허를 침해한다는 결정이 있을 경우, 이후 침해 금지 명령을 받아들일지 결정 할 때 가이드라인으로 제시해 온 회복 불가능한 손해(irreparable harm)를 판단하기 위한 인과관계(causal nexus)에 대한 기준을 제대로 적용했는지 여부였습니다. 특허 침해 소송에서 특허권자가 특허의 침해를 입증할 경우 받을

2017년 상반기 미국 연방 대법원이 특허 침해 소송 관할지(venue) 변경 판결(TC Heartland v. Kraft Foods)을 내린 것에 이어 2017년 하반기에도 연방 대법원의 특허 관련 사건들에 대해 어떤 판결이 나올지에 대한 관심이 집중되고 있습니다.  이와 관련, IP360을 비롯한 특허 저널들은 아래 소개해 드릴 케이스들을 특히 눈여겨 볼 케이스로 꼽고 있습니다. Oil States Energy Services LLC v. Greene’s Energy Group LLC 그 중 가장 관심이 집중되고 있는 사건은 지난 달에도 소개해 드린 사건으로 연방 대법원이 지난 달 상고 허가 신청(certiorari)을 받아들인 Oil States Energy

올해 가장 기대를 모았던 특허사건 중 하나로 단연 Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. 사건을 꼽을 수 있을 것입니다.  지난 주 미국 연방대법원이 상기 사건에 대한 판결을 내놓았습니다. 본 사건에서의 쟁점은 (i) 특허권자가 특허품 판매 시 제한을 둔 경우 (예를 들면 사용된 잉크카트리지를 다시 충전하여 판매하는 행위를 금지) 이러한 행위에 대해서는 권리소진이 적용되지 않아 특허권 침해를 구성하는지 여부, 그리고 (ii) 해외에서 판매된 특허품이 미국 내로 반입되어 유통되는 경우 이에 권리소진이 적용되지 않아 특허권 침해를 구성하는지 여부였습니다. 미국 대법원은 상기 쟁점 (i)과 (ii)에 있어

최근 관여한 몇 개의 특허소송들에서 소송비용 전가 (傳家) (이하 “fee shifting”)라는 것이 주요 이슈가 된 적이 있어서, 이번 기회에 fee shifting의 추세와 조건 등을 다시 짚어보기로 했습니다. 되돌아 보면, 과거 고객들 중에 황당하고 어이없는 (물론 고객의 입장에서) 특허소송을 미국에서 당하고는, 이 소송에서 이기면 소송비용을 되돌려 받을 수 없느냐고 물어보셨던 고객들이 있습니다.  그 당시에는, 그냥 쉽게, 미국에서는 소송비를 각자가 부담하는 원칙인 American Rule 이라는 것이 있어서, 특허소송에도 적용된다고 대답했었던 기억이 납니다.  물론, 예외없는 원칙은 없다는 점도 알려드렸었지요.  미국 특허법 285조 (35 U.S.C.

어제인 5월 22일, 미연방대법원이 미국 특허침해소송 관할지 (이하 “venue”) 결정에 대한 TC Heartland v. Kraft Foods Group Brands 케이스에 대한 판결을 내렸습니다.  지난 4월4일 블로그에서 2016년 회기 (court session)가 끝나는 6월경에 대법원이 판결을 내릴 것이라고 예상했는데 생각보다 조금 빨리 판결했습니다.  대법원은 TC Heartland의 손을 들어주었는데, 특허침해소송의 venue를, 기존의 특허관련 venue 법령 (statute)인 28 U.S.C. 1400(b)와 대법원의 1957년 판례 (Fourco Glass Co., v. Transmirra Products Corp.)에 근거하여, (1) 피고가 법적으로 거주하거나 (resides or place of incorporation), 또는 (2) 피고가 특허침해를 범하고 정상적인 사업

미국 특허법 § 284조는 특허 침해가 인정되는 경우 법원의 재량에 의해 손해 산정액의 세 배까지 배상액을 부과할 수 있다고 규정하고 있습니다. 이에 따라 법원은 악의 또는 고의로 특허를 침해한 침해자에게 § 284의 규정에 근거하여 징벌적 목적으로 가중된 손해 배상액을 부과하여 왔습니다. 본 블로그를 통해 소개해드린 2016년 6월 13일 대법원 사건인 Halo Electronics에서 고의적 특허침해에 대해 징벌적 손해 배상의 적용 요건이 완화되었습니다. 즉, 특허 침해자가 특허침해에 대한 “객관적인 무모함(objective recklessness)”이 있어야한다는 요건을 없애고, 특허 침해자가 침해 행위를 알았거나 아는 것이 명백하다는 “주관적인 인식(subjective

연 평균 약 80건의 상고사건을 심리하는 미국 연방대법원(이하 “대법원”)이 2주 연속 특허관련 사건의 Oral Hearing을 하는 것은 아주 드물다고 볼 수 있습니다.  그런데 대법원은 3월 21일에 있었던 특허소진(特許消盡: Patent Exhaustion)에 관한 Lexmark v. Impression 케이스에 이어, 지난 주 월요일(3월 27일)에 미국특허소송에 커다란 파급력을 지닌 또 다른 사건의 Oral Hearing을 열었습니다.  바로 TC Heartland v. Kraft Foods Group Brands 케이스입니다. 본 건은 Kraft사가 Delaware 주 연방법원에 설탕보조제(sweetener) 업체인 TC Heartland를 특허침해로 고소하면서 시작되었는데, 피고인 TC Heartland가 소송 Venue를 TC Heartland의 본사가 있는 Indiana주 연방법원으로 이전하려는 motion을

이번 달 (March 2017), 미국 특허에 종사하는 사람들에게 가장 큰 뉴스는, 3월 21일 대법원 (Supreme Court)에서 있었던, Lexmark Int’l, Inc. v. Impression Prods., Inc. 케이스의 oral hearing (argument) 이었을겁니다.  이 케이스의 이슈는 특허소진 (patent exhaustion)입니다. 배경 본 건 소송은, 2013년프린터 제조업체인 Lexmark가, 자사 프린터의 toner cartridge를 refill하여 판매하는 많은 업체들을 특허 침해로 Ohio의 연방지방법원에 고소하였고, 이후 West Virginia의 작은 업체인 Impression을 피고로 추가하면서 시작되었습니다.  다른 모든 피고 업체들은 Lexmark와 협상을 통해 소송을 끝낼 수 있었지만, Impression사의 경우 그렇지 않았습니다. Hewlett Packard, Cannon, Lexmark같은 프린터 제조업체는,

특허침해소송에서 laches(소제기의 태만)을 이유로 침해 방어가 가능한지 여부에 대해 미국 연방대법원의 결정 이 지난 3월 21일 나왔습니다. 결론부터 말씀드리자면 대법원은 연방순회항소법원 전원합의체의 판결을 뒤집고 laches가 침해방어방법으로 이용될 수 없다고 판시하였습니다. 소제기의 태만(laches)이란 소를 제기함에 있어서 부당하고 불리한 지연으로부터 피고를 보호하기 위해 영미 형평법(equity) 상 발달된 것으로서, 흔히 이해하는 “권리 위에 잠자는 자는 그 권리 행사를 허용하지 않는다”는 개념입니다. 소멸시효는 일정 시간동안 권리 불행사가 계속된 경우 그 권리가 소멸되는 법령에 의해 정해진 기간인 반면, laches는 법령에 의해 정해진 것이 아니라 권리자의 권리행사를 제한하는

최근 2017년 2월 22일, 미국 연방대법원은 Life Technologies Corporation v. Promega Corporation 사건에서 미국 특허법 § 271(f)(1)에 의한 특허 침해에 관한 주요한 법리를 제시하였습니다.  특허 제품의 여러 개의 구성요소들 중 하나의 구성요소를 미국에서 해외로 공급, 해외에서 조립하도록 유도(induce)하는 행위가 해당 조항에 의한 특허 침해를 구성하는 것인지 여부에 관한 것이었습니다. 특허법 § 271(f)(1)은 다음과 같이 규정하고 있습니다. “Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substan­tial portion of the components of a patented

변호사와 의뢰인 사이의 의사소통 혹은 변호사가 의뢰인을 위해서 작성한 법률적 자문을 포함한 서면 등은 법원이 공개를 요구하거나 증거로 삼을 수 없는 특별한 비밀유지특권(attorney-client privilege)의 대상이 됩니다. 따라서 소송 당사자에게 있어 특정 문서 혹은 소통의 내용이 변호사-의뢰인의 비밀유지특권에 의해 보호되는지의 여부는 항상 중요한 이슈가 됩니다. 특히 미국에서는 변호사-의뢰인의 비밀유지특권이 광범위하게 인정되는데, 법률적 사안에 대해 변호사의 검토를 받는 것이 변호사-의뢰인 비밀유지특권에 따라 그 정보 혹은 문서가 보호될 가능성이 생기기 때문에 매우 중요해집니다. 지난 번 소개해드린 2016년 6월 13일 내려진 대법원 사건인 Halo Electronics에서 대법원은

제품특허의 침해를 입증하기 위해서는 실시 제품이 청구항에 기재된 모든 구성요소를 포함함을 입증하여야 하고, 방법특허의 침해를 입증하기 위해서는 단일 주체가 청구항에 기재된 모든 단계를 실시함을 입증해야 합니다. 따라서 방법 청구항이 복수의 주체가 이에 포함된 단계들을 나누어 실시할 수 있도록 작성된 경우, 그 방법청구항은 사실상 무용지물이 될 수도 있습니다. 하지만 이러한 경우라고 하더라도 특허침해피의자가 제3자의 행위를 지시 또는 통제한 경우(본인-대리인 관계) 또는 특허침해피의자와 제3자가 공동사업체를 형성한 경우(계약관계)에는 특허침해피의자를 제3자의 실시행위에 대해서도 책임을 지는 단일주체로 인정하여 침해를 입증할 수 있도록 해주는 법리가 발달해 왔습니다. 연방순회항소법원은

2017년이 밝았습니다. 올해에도 대법원, 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) 및 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board)에서 수많은 지식재산권 관련 판결들을 내겠지만, 본 지면에서는 현재 대법원에 계류 중이고 올해 안으로 판결이 나올 것으로 예측되는 특허 사건들을 소개하고자 합니다. SCA Hygiene Products AB et al. v. First Quality Baby Products LLC 먼저, 특허 침해 소송에서 방어방법으로 laches(소제기의 태만)를 주장할 수 있는지 여부가 쟁점이 된 SCA Hygiene 사건입니다. 본 사건은, 현재 대법원에서 심리 중에 있으며, 지난 해 11월 구술심리가 이미 진행된 바 있습니다. Laches가 특허

자신의 특허권이 타인에 의해 침해된다고 의심될때 침해를 입증하기 위한 방법은 크게 두 가지—직접침해와 간접침해—로 나뉩니다. 이 중 직접침해를 입증하기 위한 요건에 대해 다루어보고자 합니다. 직접침해를 주장하기 위해서는 청구된 발명의 “모든 요소 및 단계들”을 실시하는“단일주체(single entity)”가 필요합니다. 예를 들어, 방법특허가 단계A, 단계B 및 단계C로 구성될 때, 단일 특허침해피의자가 단계A, 단계B 및 단계C를 전부 실시한다면 직접침해가 성립하죠. 또한, 특허침해피의자가 방법특허의 모든 단계를 수행해지 않고 다른 제3자가 일부 단계를 수행하는 경우에도, 특정 요건을 만족한다면 직접침해 입증이 가능합니다. 예를 들어, 특허침해피의자가 단계A 및 B만을 실시하고 제3자가

기업이 사는 곳 소송이 있을 때 사건이 어디에서 처리되는지, 즉 어느 법원의 관할구역에 속하는지를 정하는 것을 미국법에서 venue라고 하고 우리말로는 재판적(裁判籍)이라고 합니다. 다시 말해 법적인 분쟁이 있을 때 송사의 장소가 되는 곳이 venue입니다. Venue가 어디냐에 따라 소송의 향방이 결정될 수도 있기 때문에 원고측이나 피고측이나 모두 자신에게 유리한 venue를 확보하는 것이 커다란 쟁점이 되기도 합니다. 예를 들어 형사소송에서는 범죄를 저지른 장소를 기준으로 venue가 정해지는 것이 원칙입니다. 민사소송에서는 일반적으로 법적분쟁의 발단이 된 사건이 발생한 장소나 피고가 거주하는 장소를 기준으로 venue가 결정됩니다. 미국은 50개의

지난 한 해 동안 숨가쁘게 진행된 많은 특허 사건들이 있었습니다. 이들 중 향후 특허 시스템의 판도를 가르는 중요한 대법원 및 연방항소순회법원 판례들 중 몇 개를 골라 정리해 보고자 합니다. Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Inc. 미국 대법원은 지난 6월 13일 만장일치로 특허침해 징벌적 손해 배상 판단 기준을 완화했습니다. 즉, 기존의 “씨게이트 (Seagate)” 사건에서 제시한 판단 기준을 낮춘 것입니다. 미국 특허법 제284조에 의하면, 고의적 특허침해에 대해 징벌적으로 손해 배상 금액을 세 배까지 할 수 있습니다. 기존 씨게이트 판단 기준 하에서는, 징벌적 손해배상을 적용하려면

지난 2월 미국 연방순회항소법원은 특허권 소진이론을 쟁점으로 한 Lexmark 사건 에서 전원합의체 판결을 내놓았습니다. 이 사건에서의 쟁점은 (i) 해외에서 판매된 특허품에 대한 특허권 소진 법리가 미국 내(이하 ‘국내’)에까지 미치는지 여부와 (ii) 특허권자가 특허품 판매이후의 구매자 행위에 제한을 둘 수 있는지 여부였습니다. 먼저, 첫 번째 쟁점에 대하여, 2001년 연방순회항소법원은 Jazz Photo 사건에서, 특허권자가 특허품의 해외 판매만 허용한 경우, 이는 해당 특허품의 국내 판매에 대한 허용과 구별되고 따라서 국내에서의 특허품 판매는 특허권 침해를 구성한다고 판시한 적이 있습니다. 반면, 2013년 대법원은 저작권의 국제적 소진을 다룬 Kirtsaeng사건에서, 해외에서

게임쇼 및 리얼리티 TV 쇼의 방청객이 투표를 할 수 있도록 도와주는 입력장치에 관한 특허인 7,434,243 특허와 7,730,506 특허의 특허권자인 Edwin Lyda는 미국의 메이저 지상파 방송국 중 하나인 CBS Corp.와 그 자회사인 CBS Interactive 를 상대로 특허권 침해의 소를 제기했습니다. 바로 CBS가 방영한 빅 브라더(Big Brother)라는 리얼리티쇼에서 자신의 특허기술이 사용되었다는 것이 이유였습니다. Lyda는 소를 제기하면서 18호 서식(Form 18)이라는 서식을 사용하여 청구의 취지를 기술하였는데 CBS는 이 소장에 흠결이 있다는 점을 제기하자 Lyda는 소장을 보정하였습니다. 여기서 보정된 소장은 “피고 CBS Interactive가 고용한 독립적 수급인(independent contractor)의