2019년 6월 24일, 미국 연방대법원은, 특허심판원 (Patent Trial and Appeal Board: PTAB)이IPR 신청(petition) 제척 기간의 초과를 이유로 IPR 개시를 거절한 것에 대하여, IPR 신청인이 연방순회항소법원에 항소할 수 있는지 여부 그리고 제척기간은 취소된 소송에도 적용 되는지를 판단해 달라는 상고허가신청(writ of certiorari)을 허가했습니다. 이 케이스는 Click-to-Call Technologies, LP v. Ingenio, Inc.에서 비롯되었습니다.

여기서, IPR 신청 제척기간 (one year time-bar)이란 35 U.S.C. § 315(b)[1]에 명시된 것으로서, 법원에 소송이 제기 되고 소장(complaint)이 피고에게 전달된 날(service date)로부터 IPR 신청서(petition)을 제출할 수 있는 일 년간의 기간을 말합니다.

지난 2018년 1월 9일자 Hello IP 블로그에서는, Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corp. 케이스에서, 연방순회항소법원이 특허 심판원의 IPR 개시 결정에 대해, IPR 신청 제척기간 초과에 따른 IPR 개시 불가를 항소사유로 인정한다는 판결을 소개해드린 바 있습니다. 이는 얼핏보면 IPR 개시 결정은 항소가 불가능하다고 명시한 35 U.S.C. §314(d)[2]에 반하는 결정처럼 보입니다.  하지만 소개해드린 바와 같이Wi-Fi One 에서 연반순회항소법원은 행정부의 결정은 사법심사가 가능하다는 기본 원칙을 다시 확인하면서 이러한 기본 원칙이 적용되지 않기 위해서는 명확하고 설득력 있는 증거(clear and convincing evidence)가 필요하다고 강조하였습니다. 그런데 § 315(b)의 1년 제척기간에 관한 결정에는 사법심사를 배제한다는 의회의 의도가 나타나지 않기 때문에 사법심사가 불가하다는 예외로 볼 수 없다고 하였습니다. 또한 § 314(d)에서의 “[t]he determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable”의 의미는 항소가 불가능한 특허청의 개시 결정은 청구항의 발명이 무효가 될 합리적인 가능성(reasonable likelihood)이 있는지 밀접하게 관련된 개시 결정에 한한 것이라고 해석하였습니다. 따라서 청구항 발명의 무효 가능성 여부와 관련 없는 § 315(b)의 제소기간(time bar)에 관한 특허청의 개시 결정은 항소가 가능한다고 본 것입니다.

또한 2018년 8월 29일자 Hello IP 블로그에서는, 이번 Dex Media상고허가신청의 바탕이 된Click-to-Call Technologies, LP v. Ingenio, Inc.에서 연방순회항소법원이 35 U.S.C. § 315(b)의 제척기간 조항은 원고가 소송을 자발적이며 편견없이 취소한(voluntarily dismiss without prejudice) 것과 상관없이 적용된다는 판결을 했다고 소개해드린 바 있습니다. 연방순회항소법원은315(b)조는 소송이 제기되면 그로부터 제척기간의 기산이 시작됨을 밝히고 있을 뿐 그 소송이 이후 취소되었는지 여부에 대해 아무런 예외 또는 면제를 포함하지 않는다고 보았습니다.

이러한 연방순회항소법원의 결정에 대해 Dex Media로 합병된 Ingenio는 대법원에 상고하게 됩니다.

Dex Media는 상고허가신청을 하면서, 위에서 언급한 연방순회항소법원의 Wi-Fi One 케이스 결정(IPR 개시가 제척기간 초과에 따라 불허된 경우를 항소사유로 인정)은, 대법원이 Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee 에서 특허심판원의 IPR 개시 결정은 일반적으로 항소가 가능하지 않지만, 아주 예외적으로 특허심판원이§ 314(d) 범위를 넘는 특허청의 결정을 하거나 헌법상의 이슈 또는 법정 권한을 넘어서는 특허청의 행위에 대해서만 항소가 가능하다고 한 판결에 반하는 결정이라고 주장했습니다.

또한 Dex Media는 Wi-Fi One 케이스는 미국 개정 특허법(AIA)에서 특허심판원의 IPR개시 여부에 대한 결정은 항소가 가능하지 않다는35 U.S.C. 314(d) 조항에 반하는 결정으로 잘못된 결정이라고 주장하며 대법원이 상고허가신청을 받아들여 줄 것을 주장했습니다. 

이에 맞서 Click-to-Call은315(b) 조항은 모든 IPR 개시 불허 결정에 대한 항소를 제한하는 조항은 아니라고 주장하며 Dex Media의 상고허가신청은 받아들여지면 안된다고 주장했습니다.

이번 상고허가신청이 받아들여짐에 따라 수차례에 결정에 따라 기준의 변화를 겪은 IPR 개시 불가에 대한 항소 가능성 여부에 대한 대법원의 명백한 답이 나오길 기대 해봅니다.

[1] 35 U.S.C. § 315(b): An inter partes review may not be instituted if the petition requesting the proceeding is filed more than 1 year after the date on which the petitioner, real party in interest, or privy of the petitioner is served with a complaint alleging infringement of the patent.

[2] 35 U.S.C. § 314 (d) No Appeal. The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.