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지난 1월 4일, 미국 특허청은 기능식 청구항[1]에 대한 35 U.S.C. §112 요건의 새로운 심사지침을 발표하였습니다.  금번에 발표된 심사지침은 비록 법적 효력은 없지만 (특허심판원이나 법원을 기속하는 효력은 없음) 심사관들이 새로운 지침에 따라 교육을 받고 특허출원을 심사할 것이므로 종국적으로 특허청의 심사과정에 변화를 가져올  것으로 보입니다. 금번에 발표된 지침은 소프트웨어 특허를 겨냥한 것입니다. 이와 관련하여, 미국 연방순회항소법원은 청구범위에 기재된 기능식 용어에 상응하는구조를 명세서에 충분히 설명하지 않은 특허에 대한 문제점을 제기해왔습니다.  일반적으로 미국 특허법에선 “means”나 “steps”라는 용어를 청구범위에 기재하게 되면 이를 기능식 청구항으로보고 §112(f)에 따라

Diebold Nixdorf(이하 “디볼드”)는 현금지급기 조립생산을 위하여 해외에서 부품을 조달하였으나 이 부품이 노틸러스 효성 아메리카의 미국 특허 제 8,523,235호(이하 “‘235 특허”의 일부 청구항을 침해한다는 이유로 관세법(Tariff Act of 1930) 제 337 조를 근거로 하여 미국 국제무역위원회(ITC)의 제재를 받았습니다. 이에 디볼드는 ITC의 결정에 불복을 하였고 ‘235 특허 청구항의 “cheque standby unit(수표 대기 유닛)”이란 용어가 불명확(indefinite)하여 무효라고 주장했습니다. 이 이슈는 결국 미국 연방순회항소법원까지 올라와 Diebold Nixdorf, Inc. v. ITC 사건에서 다투어졌습니다. 235 특허의 제 1 청구항에는 다음과 같은 내용이 기술되어 있었습니다. a cheque standby unit placed in the

이번 달 초 미국 연방순회항소법원은 Zeroclick, LLC v. Apple Inc. (Fed. Cir., June 1, 2018)에서 지방법원이 기능적인 의미를 포함하는 용어를 사용한 청구항을 기능식 청구항으로 판단하고 명세서에 충분한 구조적 기술이 없다는 점을 이유로 무효라고 한 결정은 잘못된 판단이라며 이를 파기 환송했습니다. Zeroclick은 Apple사가 자신들의 U.S. Patent No. 7,181,691(이하 “’691 특허”)의 청구항 2 와 U.S. Patent No. 8,549,443(이하 “’443 특허”)의 청구항 9를 침해한다며 소송을 제기했습니다. 청구항들을 살펴보면 다음과 같습니다. ’691특허 청구항2 2. A graphical user interface (GUI), which may comprise an update of an existing program,