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미국 특허실무에서 발명의 진보성을 부정하기 위해서는 발명의 모든 구성요소들이 선행 문헌에 기재되어 있어야 합니다. 여기서 기재 란 명시적 기재를 일반적으로 의미하지만, 명시적으로 기재되어 있지 않은 경우라도 진보성을 부정할 수 있는 법 논리가 있습니다. 이는 내재성(inherency)에 기초한 경우 입니다. 즉, 선행 문헌이 명시적으로 발명의 구성요소를 언급하고 있지는 않지만, 그 내용에 비추어 보았을 때 발명의 구성요소가 필연적으로 선행 문헌의 구성 상에 존재할 수 밖에 없는 경우입니다. 이러한 경우, 선행 문헌이 발명의 구성요소를 내재적으로(inherently) 개시하고 있다는 논리를 펼쳐서 진보성흠결을 주장할 수 있습니다. 2019년 12월

미국 특허실무에서 발명의 진보성을 부정하기 위해서는 발명의 모든 구성요소들이 선행문헌에 기재되어 있어야 합니다. 여기서 기재란 명시적 기재를 일반적으로 의미하지만, 명시적으로 기재되어 있지 않은 경우라도 진보성을 부정할 수 있는 법 논리가 있습니다. 이는 내재성(inherency)에 기초한 경우 입니다. 즉, 선행문헌이 명시적으로 발명의 구성요소를 언급하고 있지는 않지만, 그 내용에 비추어 보았을 때 발명의 구성요소가 필연적으로 선행문헌의 구성상에 존재할 수 밖에 없는 경우입니다. 이러한 경우, 선행문헌이 발명의 구성요소를 내재적으로(inherently) 개시하고 있다는 논리를 펼쳐서 진보성 흠결을 주장할 수 있습니다. 지난 주 금요일 (2019년 3월 8일) 발행된

2013년 AIA 개정이전 미국 특허법 102(b)는 미국 특허출원일로부터 1년 이전에 미국에서 발명을 판매(sale)한 경우, On-Sale Bar의 적용을 받아 특허를 받을 수 없음을 규정하고 있었습니다. 본 규정에서의 판매는 판매의 제안 (offer for sale) 행위를 포함하며, 공개된  판매행위 (public sale)와 비밀리에 진행된 판매행위 (secret sale) 모두에 적용되는 것으로 해석되어 왔습니다. AIA 개정이후, 미국 특허법은 102(a)(1)에서 다음과 같이 On-Sale Bar를 규정하고 있습니다. A person shall be entitled to a patent unless the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on

수치범위를 발명의 특징으로 기술하는 것은 다양한 기술분야의 명세서 작성에 있어 활용되며, 실무상 이는 수치한정발명으로 일컫어집니다.  수치한정발명과 관련된 미국 특허실무는 본 블로그의 2017년 3월 21일자 및 2017년 4월 4일자 포스팅에서 소개한 바 있습니다. 본 지면에서는 연방순회항소법원이 수치한정발명의 진보성을 구체적으로 판단한 사례(In Re Brandt)를 소개하고자 합니다. 상기 사건에서 발명은 지붕 구조물에 대한 것으로, 청구항에서 밀도가 2.5 pounds per cubic foot 초과, 6 pounds per cubic foot 미만(greater than 2.5 pounds per cubic foot and less than 6 pounds per cubic foot)인 커버보드를 포함하는 것을 발명의

심사단계에 있어 심사관이 청구범위를 구성하는 개개의 요소들을 선행문헌들로부터 찾고 이들을 결합할 수 있는 논리를 제시하게 되면, prima facie case of obviousness(정당한 진보성 거절이유)를 확립했다고 표현합니다.  이 경우 출원인은 거절이유를 극복하기 위하여 선행문헌에 개시되어 있지 않은 구성요소를 청구항에 추가하는 보정을 행하거나, 제시된 선행문헌의 결합논리를 부정하거나, 상업적 성공 또는 발명의 현저한 효과와 같은 2차적 고려요소(secondary consideration)를 주장할 수 있습니다. 본 지면에서는 발명의 현저한 효과 주장 실무를 소개하고자 합니다. 1. 현저한 효과의 종류 현저한 효과는 크게 두 가지로 나누어 볼 수 있습니다. 먼저 해당 기술분야에서 이미 알려진 효과이지만 그

지난 9월 8일 미국 연방순회항소법원은 Southwire Co. v. Cerro Wire LLC사건에서 특허심판원의 내재성(inherency)에 근거한 진보성 판단이 잘못되었음을 인정하면서도, 진보성을 부정할 수 있는 사실관계와 그에 따른 결론 자체에는 오류가 없음을 이유로 특허심판원의 심결을 지지하는 판결을 하였습니다. 본 사건의 발명은 전선의 제조방법에 대한 것으로 윤활제를 전선의 바깥 부분에 포함시켜 전선 설치 시 필요한 전선을 끌어당기는 힘(마찰)을 줄여 주는 것을 특징으로 하고 있었습니다. 구체적으로, 청구항에서는 윤활제를 전선의 바깥 부분에 포함시키지 않은 경우와 비교할 때, 본 발명이 끌어당기는 힘을 적어도 30% 이상절감시켜줌을 발명의 특징으로 포함하고 있었습니다.

지난 8월 미국 연방순회항소법원은 거절결정불복심판에 대한 미국 특허심판원(PTAB)의 심결을 취소, 환송하였습니다 (In re Stepan Co.). 본 사건에서 선행문헌은 출원발명의 모든 구성요소를 개시하고 있지 않았지만, 특허청 심사관은 이러한 구성요소는 당업자가 선행문헌에 개시된 내용으로부터 통상적인 최적화를 위해 선택할 수 있는 내용에 불과하다고 하며, 출원발명이 선행문헌으로부터 자명하다고 판단하였습니다. 특허 심판원은 이러한 심사관의 판단을 지지하였지만, 연방순회항소법원은 견해를 달리 하였습니다. 구체적으로 본 사건에서의 청구항은 다음과 같았습니다. 1. An ultra-high load, aqueous glyphosate salt-containing concentrate comprising: a. water; b. glyphosate salt in solution in the water in an amount greater

I. 특허발명의 배경 본 사건에서 무효의 대상이 된 특허는 다발성 골수종 및 외투세포림프종 치료제인 벨케이드(Velcade®)에 대한 것으로, 공지의 화합물인 보르테조밉(bortezomib)이 D-만니톨(D-mannitol)과 에스터 결합을 하고 있는 형태의 화합물(D-mannitol ester of bortezomib)을 청구하고 있었습니다. 보르테조밉은 프로테아좀 억제제로서 기존에 그 약리활성이 알려져 있었습니다. 하지만 보르테조밉 화합물 자체로는 수용성 부형제에 용해되지 않고, 액상 조성물 형태에서 빠르게 분해되는 등 불안정하여 미식약청(FDA)으로부터 허가를 받지 못하였고, 따라서 약으로 시장에 출시되지 못하였습니다. 하지만 상기 특허의 발명자는 다양한 연구 및 시도 끝에 보르테조밉을 공지의 증량제(bulking agent)인 만니톨을 첨가하여 동결건조할 경우, 기존에 알려지지 않은

미국 특허법 § 284조는 특허 침해가 인정되는 경우 법원의 재량에 의해 손해 산정액의 세 배까지 배상액을 부과할 수 있다고 규정하고 있습니다. 이에 따라 법원은 악의 또는 고의로 특허를 침해한 침해자에게 § 284의 규정에 근거하여 징벌적 목적으로 가중된 손해 배상액을 부과하여 왔습니다. 본 블로그를 통해 소개해드린 2016년 6월 13일 대법원 사건인 Halo Electronics에서 고의적 특허침해에 대해 징벌적 손해 배상의 적용 요건이 완화되었습니다. 즉, 특허 침해자가 특허침해에 대한 “객관적인 무모함(objective recklessness)”이 있어야한다는 요건을 없애고, 특허 침해자가 침해 행위를 알았거나 아는 것이 명백하다는 “주관적인 인식(subjective

비자명성 조각그림 맞추기 미국 특허법에서 35 U.S.C. § 103은 특허를 받는 기술이 종래의 기술에 비추어 보았을 때 해당 분야의 통상의 기술을 가진 자에게 자명(obvious)하지 않을 것을 요구합니다. 이것은 세상에 이미 알려진 바와 비교했을 때 너무 “뻔한” 기술한테는 특허라는 이름의 독점적인 사용권을 주지 않겠다는 의도이기도 합니다. 이러한 요건을 미국 특허법에서는 non-obviousness라고 부르는데 우리말로는 비록 국어사전에는 없는 표현이지만 “비자명성(非自明性)”이라고 옮기기도 합니다. 대한민국 특허법이나 유럽 특허법에서는 이에 상응하는 특허요건을 진보성(inventive step)이라고 표현합니다. 누가 봐도 자명한(obvious) 발명은 인류기술의 진보(inventive step)를 가져다 주지 않으므로 의미상으로 서로 맞닿아