수치범위를 발명의 특징으로 기술하는 것은 다양한 기술분야의 명세서 작성에 있어 활용되며, 실무상 이는 수치한정발명으로 일컫어집니다.  수치한정발명과 관련된 미국 특허실무는 본 블로그의 2017년 3월 21일자 및 2017년 4월 4일자 포스팅에서 소개한 바 있습니다. 본 지면에서는 연방순회항소법원이 수치한정발명의 진보성을 구체적으로 판단한 사례(In Re Brandt)를 소개하고자 합니다.

상기 사건에서 발명은 지붕 구조물에 대한 것으로, 청구항에서 밀도가 2.5 pounds per cubic foot 초과, 6 pounds per cubic foot 미만(greater than 2.5 pounds per cubic foot and less than 6 pounds per cubic foot)인 커버보드를 포함하는 것을 발명의 특징으로 기술하고 있었습니다.

출원과정 중 심사관은 상기 발명의 특징과 관련하여, 6 pounds per cubic foot 과 25 pounds per cubic foot 사이의 밀도(between 6 lbs/ft³ and 25 lbs/ft³)를 지니는 커버보드를 기술하고 있는 선행문헌을 언급하며 진보성 요건흠결을 사유로 거절이유통지서를 발행하였습니다.

출원인은 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 심사관의 판단을 지지하였습니다. 이에 출원인은 연방순회항소법원에 심결취소소송을 제기하기에 이릅니다.

출원인의 주된 주장은 선행문헌에 기재된 수치범위(6과 25 사이)가 청구항에 기재된 수치범위(2.5초과 6미만)와 중복되지 않기 때문에 심사관은 적절한 진보성 거절이유(a prima facie case of obviousness)를 구성하지 않았다는 것이었습니다.

연방순회항소법원은 이러한 출원인의 주장이 수치한정발명에 대한 진보성 판단 법리를 잘못 이해한 것에서 비롯되었음을 지적하였습니다. 구체적으로, 수치한정발명의 진보성은 발명의 수치범위와 선행문헌의 수치범위가 중복되는 경우 뿐만아니라, 서로 근접한 경우도 부정될 수 있음을 지적하였습니다. 따라서 출원과정 중 심사관은 발명의 수치범위와 중복되진 않지만 근접한 수치를 기재한 선행문헌을 바탕으로 적절한 진보성 거절이유(a prima facie case of obviousness)를 구성할 수 있고, 이 경우 입증책임이 출원인에게 전환되어, 미세한 수치범위의 차이가 현저한 효과의 차이로 귀결됨을 출원인이 입증할 수 있는 경우에 진보성 거절이유 극복이 가능함을 지적하였습니다. 따라서 본 사안의 경우 발명의 수치범위 상한치(6 미만)가 선행문헌에 기재된 수치범위 하한치(6 이상)와 근접하므로 심사관의 거절이유는 적절했고, 출원인은 발명 수치범위의 임계적 의의(criticality)를 입증하지 못하였으므로 거절결정이 타당하다고 판단하였습니다.

본 사건은 수치한정발명에 있어 진보성 거절이유가 적절히 구성될 수 있는 경우가 단순히 선행문헌에 기재된 수치범위가 발명의 수치범위와 중복되는 경우에 그치지 않음을 상기 시켜줍니다. 상기에서 살펴본 바와 같이 선행문헌이 기재하고 있는 수치 또는 수치범위가 출원발명 수치범위와 중복되지 않지만 매우 근접한 경우도 발명의 진보성이 부정될 수 있습니다. 아울러 상기 사건에서는 다루어지지는 않았지만, 선행문헌이 기재하고 있는 수치 또는 수치범위가 발명 수치범위와 중복되지 않고 매우 근접하지도 않지만 선행문헌이 수치가 정의하는 변수가 미치게 되는 영향을 기술하고 있어 통상의 기술자가 통상적인 실험을 통해 해당 수치를 최적화 할 수 있는 경우도 진보성이 부정될 수 있습니다. MPEP 2144.05 참조.

따라서 미국 특허실무에 있어서 수치한정발명의 진보성을 인정받기 위해서는 발명의 수치범위가 선행문헌에 기재되어 있는지 여부 뿐만 아니라, 해당 수치범위가 임계적 의의(criticality)를 가지는 경우인지 여부도 중요함을 인지하고 있어야 하겠습니다.