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대법원 암젠-사노피 항체특허의 실시가능요건 상고 허가 2022년 11월 4일에 미국대법원은 명세서의 실시가능 (enabling) 기재 요건을 만족시키기 못한 것을 이유로 무효된 암젠의 Repatha® 특허 소송의 상고를 허가하였다.  대법원이 심리하기로 한 이슈는 “실시가능 여부가 명세서가 청구된 발명을 "제작 및 사용"하도록 당업자에게 가르치는 법적 요건에 의해 정해지는 지, 아니면 과도한 실험 없이 당업자가 "청구된 실시예의 전체 범위에 도달"할 수 있도록 해야 하는지, 즉 실질적인 ‘시간과 노력’ 없이 발명의 모든 또는 거의 모든 구현예를 누적적으로 식별하고 만들 수 있어야 하는지” (Whether enablement is governed by the

미국 특허법의 명세서 기재요건 중에는 발명의 실시가능 기재요건(enablement requirement)이 있습니다.  이는 통상의 기술자가 특허 명세서에 기재된 설명과 특허출원 당시 (우선일까지 소급) 알려진 기술 내용을 바탕으로 과도한 추가 실험 없이 발명을 실시(make and use the invention)할 수 있을 것을 요합니다.  특허제도의 근간은 발명자가 혼자만 알고 있을 수 있는 발명의 내용을 세상에 공개하면 이에 대한 반대급부로 일정 기간 독점배타권을 부여하는 것 입니다.  하지만, 발명자가 자신의 발명을 명세서에 충분히 설명하지 않아서, 통상의 기술자가 과도한 추가 실험 없이 발명을 실시할 수 없는 경우라면 위

미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)은Endo Pharms. Sols., Inc. v. Custopharm Inc. 사건을 통해 Bayer Intellectual Property GmbH (이하 “바이엘”) 사의 특허 7,718,640와 8,338,395가 무효라는 Custopharm Inc. (이하 “Custopharm”)의 주장을 받아들이지 않고 바이엘 특허가 유효라는 지방법원의 결정을 확인(affirm)했습니다. ’640 특허와 ’395 특허는 남성호르몬인 테스토스테론(testosterone) 대체 투약 치료에 관한 특허로 관련 기술은 Endo의 Aveed라는 제품명의 약에 적용되어 왔습니다. Custopharm은 2014년에 Aveed의 복제약에 대한 Abbreviated New Drug Application(ANDA)을 신청했고, 이로부터 얼마 후 바이엘과 Endo는 델라웨어 연방법원에 Custopharm사가 자신의 ’640 특허와 ’395

미국 특허법 112 조(35 U.S.C. § 112)는 청구항에 기재된 발명의 내용이 명세서에 의해 뒷받침될 것을 요구합니다.  여기서 발명의 내용이 명세서에 의해 뒷받침된다는 것은 발명자가 출원시점에 청구항에 기재된 내용을 발명했고 또한 소유하고 있었음을 통상의 기술자가 인정할 수 있는 정도의 기재를 의미합니다. 연방순회항소법원 사건인 General Hospital Corp. v. Sienna Biopharmaceuticals, Inc., No. 17-1012 (Fed. Cir. 2018)에서는 청구항에 기재된 “about 6.6 × 1011 particles per ml”이란 한정이 명세서에 의해 뒷받침 되는지 여부가 쟁점이 되었습니다. 본 사건의 명세서는 particles per ml(밀리리터당 입자 수)가 아닌 optical density(광학 농도)로

미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)에서 정도를 나타내는 표현(term of degree)이 다시금 도마에 올랐습니다. 이번 One-E-Way, Inc. v. ITC 사건에서 쟁점이 되었던 표현은 “virtually”였습니다. 특허권자 One-E-Way는 소니(Sony), 크리에이티브 랩스(Creative Labs) 등을 상대로 미국 국제무역위원회(International Trade Commission)에 소를 제기하였으나 ITC는 대상특허의 청구항에 포함돼 있던 “간섭을 사실상 거의 받지 않는(virtually free from interference)”이란 표현이 모호하다는 이유로 해당 청구항들을 모두 무효화시켰습니다. 문제가 되었던 미국 특허 7,865,258호와 8,131,391호는 무선 헤드폰을 사용하는 사용자가 다른 헤드폰 사용자들의 신호의 간섭을 받지 않고 음악 등을 감상할 수 있도록 도와주는

선출원에 기초하여 우선권 주장을 수반한 후출원을 하는 것은 특허실무에 있어 빈번히 사용되는 전략입니다. 이의 주요한 목적은 특허요건 판단 시점을 우선일로 소급 받기 위함입니다. 하지만, 모든 경우에 있어 판단시점 소급이 인정되는 것은 아닙니다. 미국 특허법에서는 우선일로의 판단시점 소급이 이루어지기 위하여, 후출원 청구항에 기재된 발명의 내용이 선출원 명세서에 의해 명시적 (expressly), 함축적 (implicitly) 또는 내재적 (inherently)으로 뒷받침 될 것을 요합니다. 여기서 발명의 내용이 명세서에 의해 뒷받침 된다는 것은, 발명자가 출원시점에 청구항에 기재된 내용을 발명했고 또한 소유하고 있었음을 통상의 기술자가 인정할 수 있는

한때 넓은 범위의 특허를 확보하기 위해 필수적인 청구항의 형태로서 기능식 표현을 포함한 청구항 (means plus function claim)을 특허출원에 포함시키는 것이 요구되던 때가 있었습니다. 구조로 한정하지 않고 대신 기능으로 표현으로 함으로써, 장래의 침해사건에서 예상되는 기술발전과 설계변경을 포함할 수 있다고 하는 장점이 있을 수도 있기 때문입니다. 출원인으로서는 당연히 갖게 되는 기대이지만, 그런 기대와는 달리 기능식 청구항이 오히려 특허권자에게 손실을 입힐 수도 있게 되는 상황이 발생할 수 있고, 그런 상황을 피하기 위해 명세서 상에서 기능식 청구항을 뒷받침할 있는 내용(예, 구조)들을 충분히 설명해야만 하는

35 U.S.C. § 112(b) 미국 특허법은 청구항이 발명을 명확하게 한정할 것을 요구합니다. 35 U.S.C. 112 SPECIFICATION. (b) CONCLUSION.—The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention. 즉 § 112(b)에 의하면 특허청구항은 발명자 혹은 공동발명자가 발명이라 주장하는 바를 특정하여 지칭하고(particularly point out) 뚜렷하게 청구(distinctly claim)해야 합니다. 좀 더 쉽게 풀어 이야기하자면 청구항은 읽는 사람으로 하여금 발명의 내용이 정확히 무엇인지를 알 수 있게 해야 한다는 의미입니다. 특허가 보호하는