Hello IP Law

2019년 6월 10일 월요일 미국 대법원은 미 연방정부기관인 우체국은 특허 무효심판을 제기할 수 있는 청구인 적격이 없다고 판시하였습니다 (Return Mail Inc. v. United States Postal Service). AIA 개정에 따라 도입된 세 종류의 무효심판 (IPR; PGR 및 CBM)은 미국 특허심판원 내의 절차로, 무효 입증 책임의 기준 (preponderance of the evidence)이 법원에서의 무효 입증 책임의 기준 (clear and convincing evidence)보다 낮고, 그 진행속도가 빨라서 그간 인기를 얻어 왔습니다. 상기 사건에서 특허권자는 미국 우체국에 대하여 특허 침해에 대한 책임을 물었고, 우체국은 특허 무효심판(covered-business-method review)을 청구하였습니다. AIA

2018년 10월 26일, 미국 연방대법원은 미국 연방 정부 기관이 미국 개정 특허법(Leahy-Smith American Invents Act , 이하 “AIA”)에 따라 특허를 기각할 수 있는지 여부를 결정하는 Return Mail v. U.S. Postal Service 사건에 대한 상고허가신청(writ of certiorari)을 허가했습니다. 이 사건에서 대법원은 미국 연방 정부가 AIA 에 따라 “사람(person)”으로서 미국 특허심판원(Patent Trial and Appeals Board, 이하 “PTAB”)에 영업방법 발명(covered business method. 이하 “CBM”)의 심판 청구를 할 수 있는지 여부를 판단할 듯합니다. 미국 개정 특허법 제 18조에 의하면 당사자 또는 실제 이해관계를 가진 당사자 또는 이익이 양도된

America Invents Act의 Inter Partes Review (IPR)는 특허권자를 제외하고는 누구나 신청 (petition)할 수 있습니다.  그러나, IPR에서 실패했다고 해서, 누구나 특허심판원의 IPR 결정에 대해  항소 (appeal)할 수 있는 것은 아닙니다.  항소할 수 있는 자격이 있어야 합니다.  미국 헌법이 명시하고 있는 당사자 적격 (Article III  Standing) 이슈이지요.  여기서 Article III Standing이란  사법부의 구성과 권한을 명시하고 있는 미국연방헌법 3조와 관련된 것입니다.  사법부를 통해서 이해를 다툴 만한 자격, 즉, 실질적인 피해 (actual injury)가 있느냐는 것이 그 요점이라고 할 수 있습니다. 이 Standing 이슈는 작년에 본 Hello

미국에서 등록특허의 무효를 다투기 위한 IPR(Inter Partes Review)은 특허청의 PTAB(Patent Trial and Appeal Board)에서 심리되지만, 그에 대한 항고심 및 상고심은 연방 사법권을 가지는 미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit; CAFC) 및 대법원이 관할을 가집니다. 그런데 연방 정부의 조직 체계상 특허청은 미국 상무부(Department of Commerce)의 산하 기관이므로 PTAB의 결정에 대한 CAFC로의 항고는 결국 사건이 행정부 관할의 영역에서 사법부 관할의 영역으로 변경됨을 의미합니다. 이로 인해 IPR의 청구인(petitioner)은 이 두 영역의 경계에서 미처 예기치 못한 상황에 처해질 수 있습니다. IPR 단계에서는