2018년 10월 26일, 미국 연방대법원은 미국 연방 정부 기관이 미국 개정 특허법(Leahy-Smith American Invents Act , 이하 “AIA”)에 따라 특허를 기각할 수 있는지 여부를 결정하는 Return Mail v. U.S. Postal Service 사건에 대한 상고허가신청(writ of certiorari)을 허가했습니다. 이 사건에서 대법원은 미국 연방 정부가 AIA 에 따라 “사람(person)”으로서 미국 특허심판원(Patent Trial and Appeals Board, 이하 “PTAB”)에 영업방법 발명(covered business method. 이하 “CBM”)의 심판 청구를 할 수 있는지 여부를 판단할 듯합니다.

미국 개정 특허법 제 18조에 의하면 당사자 또는 실제 이해관계를 가진 당사자 또는 이익이 양도된 당사자가 특허 침해 소송을 당하거나 특허 침해 혐의로 기소된 경우를 제외하고는 미국 특허심판원에 영업방법 발명 심판 청구할 수 없게 되어 있습니다. 이에 좀 더 부연 설명을 하자면, 미국 개정 특허법AIA § 18(a)(1)(B) 에는 당사자가 “person” 으로 기재 되어 있는 관계로 미국 연방 정부가 “person” 에 포함될 수 있는지가 관건입니다.

AIA § 18(a)(1)(B)의 구체적인 조문은 아래와 같습니다.

“a person may not file a petition for a transitional proceeding with respect to a covered business method patent unless the person or the person’s real party in interest or privy has been sued for infringement of the patent or has been charged with infringement under that patent.”

사건의 배경은 이렇습니다. 2011 년 2월, Return Mail은 미국 우편국(United States Postal Service, 이하 “USPS”)이 미국 특허 제 6,826,548호(이하 “‘548 특허”)를 무단 불법 사용 및 침해하였다고 주장하는 소송을 제기했습니다. 이에 USPS는 CBM 검토를 위해 특허심판원에 청원서를 제출했으며 미국 특허법 35 U.S.C. § 101, 35 U.S.C. § 102와 35 U.S.C. § 103에 따른 주장을 포함하여 특허 무효화에 대한 근거를 제기했습니다. 이에 특허심판원은 USPS가 CBM 검토를 받을 당사자 적격(standing)이 있다고 판단하여 심판 개시를 결정하였고, 심판 개시 이후 Return Mail은 계속적으로 USPS가 CBM 검토를 받을 자격이 없다고 주장하였으나 특허심판원은 AIA § 18(a)(1)(B)에 의해 USPS가 CBM 검토를 받을 자격이 충분하며 모든 ‘548 특허 청구항들이 35 U.S.C. § 101 아래 특허적격성이 없다고 판단하였습니다.

항소심에서 Return Mail은 USPS가 CBM 검토를 요구할 자격이 부족했으며 정부는 “사람”이 아니고 의회가 “사람”의 의미에 정부를 포함 시키려는 의도가 없었다는 주장을 하면서 특허심판원은 USPS가 제출한 CBM 청원서를 인정할 권한이 없다고 주장했습니다. 연방순회항소법원은 특허심판원의 35 U.S.C. § 101에 근거한 특허 부적격을 이유로 ‘548 특허를 무효화하는 결정에 2-1로 지지하였고 정부가 “사람”에 포함되는지에 대한 이슈에 대해 AIA § 18(a)(1)(B)이 적용되는지 여부는 청구인이 정부일지라도 바뀌지 않는다고 판단하였습니다. 하지만 반대 의견으로 Newman 판사는 “사람”이라는 단어에 정부와 정부 기관이 포함되어 있지 않으므로 정부는 AIA § 18(a)(1)(B)에 의거하여 CBM 검토 요청을 할 수 없다고 주장했습니다.

미국 개정 특허법 AIA가 “사람”이라는 용어를 명확하게 정의하지 않았으며 이 점에 관련된 입법 기록이 존재하지 않기 때문에 본 쟁점을 미국 대법원이 어떻게 판결할지에 큰 관심이 쏠리고 있습니다.