Hello IP Law

미국 연방 대법원의 KSR 판례 이후에 미국 특허를 받기 어려워졌고 또 무효화가 쉬워졌었다는 것은 이제는 아주 오래된 이야기입니다, 이 판례가 2007년에 나왔으니까요.  KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007).  KSR 판례는, 기존의 자명성(obviousness) 판단 기준이었던 teaching-suggestion-motivation (TSM) 테스트가 지나치게 유연성이 없다(rigid)하여, 몇가지 다른 판단 기준을 제시했습니다.  예를 들어, 알려진 선행 기술들을 찾아서 조합할 때, 굳이 TSM 조건을 만족하지는 않더라도, 그러한 조합이 당업자가 충분히 실시할 만 하고 예측 가능한 결과(해당 발명)에 도달할 수 있다고 판단되면 그 발명은 자명하다는 것입니다. 그런데,

미국 특허심판원 (Patent Trial and Appeal Board (이하 PTAB))에 특허무효심판(Inter partes review (이하 IPR))을 개시하기 위해선 IPR 청원서에 제기 된 적어도 하나의 청구항(claim)에 대해 청구인이 우세할 가능성이 있는지 여부를 고려합니다.[1] 본 IPR에서 PTAB은 특허의 청구 언어가 불명확(ambiguous and unclear)하고 청구인의 특허 무효 근거를 평가하기 불충분하다며 35 U.S.C. § 314(a)에 따라 IPR 개시를 거부하였습니다. Uniloc은 미국 특허 7,016,676 (이하 ‘676 특허)를 보유하고 있으며, Microsoft, Google, Verizon 및 AT&T에 대해 별도로 특허 침해 소송을 제기한 상태입니다. Microsoft는 Uniloc이 제기한 두 건의 특허 침해

발명의 구성요소를 물리적 구조나 재료 등의 직접적 구성요소가 아니라 그 구성요소에 의해 나타나는 기능, 효과 등으로 표현하는 경우가 있습니다. 이와 같이 특허청구항이 구조적인 구성이 아니라 그 구성을 이루는 기능으로 설명하는 경우를 기능적 한정요소(functional limitation)라고 합니다. 특허심사지침서(the Manual of Patent Examination Procedure, MPEP) 2173.05(g)에서 아래와 같이 기능적 한정요소의 사용을 허용하고 있습니다. ”There is nothing inherently wrong with defining some part of an invention in functional terms. Functional language does not, in and of itself, render a claim improper.” 하지만 청구항의 권리범위를 해석함에 있어 기능적

파리조약에 따른 우선권을 인정받기 위한 여러 요건 중에, 최초 우선권 출원일로부터 1년 이내에 제2국 출원을 하여야 하는 요건과 더불어 “동일 출원인” 요건과 “동일 발명” 요건이 있습니다.  그외에도 우선권 주장을 하는 절차/형식 상의 요건을 국가마다 달리 규정하고 있습니다. 이중 “동일 출원인”과 “동일 발명”의 요건에 대해 최근에 있었던 유럽특허청 이의신청부 이의결정과 미국특허청 항고심판원의 IPR 개시결정을 들어 다루어보고자 합니다. “동일출원인”요건 미국 특허법에서는 “동일 출원인” 요건은 우선권 주장의 기초가 되는 제1출원과 우선권 주장을 포함하는 제2 출원사이에 적어도 한명의 발명자가 공통으로 포함되어 있으면 동일 출원인 요건을 만족하는 것으로

작년 4월 Oil States v. Greene’s Energy에서 미국 대법원은 미국 개정 특허법 (이하 AIA)의 IPR 제도는 합헌이라고 판단했다고 소개해드린 바 있습니다. 하지만 당시 대법원은 IPR제도가 AIA이전에 이슈된 특허 (이하 pre-AIA 특허) 에 소급 적용 되는 것인 합헌인지 여부에 대해서는 판단하지 않았습니다. Celgene Corp v. Peter (Fed. Cir. 2019) 에서 미국연방순회항소법원은 이 문제에 대한 답을 제시하며 pre-AIA 특허에 IPR 제도를 적용하는것은 헌법에 반하지 않는다고 판단했습니다. Celgene은 항소시에 헌법 수정 제 5호의 수용조항(takings clause)은 사적 소유물은 공적인 사용을 위해 정당한 보상이 없이 수용되면 안된다고 명시하고 있는 점을

개정 발명법(America Invents Act; AIA)에 의해 새롭게 도입된 IPR (Inter Partes Review), PGR (Post-Grant Review), CBM (Covered Business Method Patents) 리뷰로 가장 바빠진 곳이 바로 특허청 심판원(PTAB)일 것입니다. 이는 2011년 기준 100여명 남짓하던 심판원 판사들 숫자가 AIA개정안이 통과된 2011년 9월 16일 직후부터 급격히 증가하여 현재 약 270여명에 이르고, AIA가 실행된 2012년 9월 16일 이후부터 현재까지 약 1만 여개의 AIA 심판이 신청(약 90%는 IPR)되었다는 통계가 보여주고 있습니다. 특허청은 AIA 심판 절차를 설명하는 심판실무지침(이하 “지침”)을 2012년 8월에 최초로 발간하였으며 2018년 8월 지침 업데이트를

2019년 6월 24일, 미국 연방대법원은, 특허심판원 (Patent Trial and Appeal Board: PTAB)이IPR 신청(petition) 제척 기간의 초과를 이유로 IPR 개시를 거절한 것에 대하여, IPR 신청인이 연방순회항소법원에 항소할 수 있는지 여부 그리고 제척기간은 취소된 소송에도 적용 되는지를 판단해 달라는 상고허가신청(writ of certiorari)을 허가했습니다. 이 케이스는 Click-to-Call Technologies, LP v. Ingenio, Inc.에서 비롯되었습니다. 여기서, IPR 신청 제척기간 (one year time-bar)이란 35 U.S.C. § 315(b)[1]에 명시된 것으로서, 법원에 소송이 제기 되고 소장(complaint)이 피고에게 전달된 날(service date)로부터 IPR 신청서(petition)을 제출할 수 있는 일 년간의 기간을 말합니다. 지난

지난 2019년 6월 14일, 연방순회항소법원에서는 주(州)정부에게 주어지는 주권면책특권(State Sovereign Immunity)이 IPR(Inter Partes Review) 절차에서도 적용될 수 있는지에 대한 중요한 판결을 내렸습니다. 저희 블로그에서, 부족 주권면책특권이 IPR 방어에 적용될 수 있는지 여부에 대해서 앨러간(Allergan)의 모호크 부족으로의 특허 양도 이야기와 함께 2018년 연방순회항소법원 판결(Saint Regis Mohawk Tribe v. Mylan Pharm.)을 소개한 바 있습니다. 주권면책특권은 미국수정헌법 11조에 기반하고 있고, 그 내용은 다음과 같습니다. The Judicial power of the United States shall not be construed to extend to any suit in law or equity, commenced or

IPR 제도하에서 두 개 이상의 IPR을 병합(joinder)하여 진행하는 것이 가능합니다. 그런데 § 315(b) 조항에 따라 특허침해소송에서 피고인은 소장을 송달받은 날로부터 1년 이내에 IPR을 신청해야하는 제척 기간이 있습니다. 하지만 § 315(c) 조항에 따른 IPR의 병합을 요청하는 경우에는 특허침해의 소장을 송달받은 날로 부터 1년이 지난 시점에도 IPR 심리를 요청할 수 있음을 명시하고 있습니다 (Section 315(b): “The time limitation set forth in the preceding sentence shall not apply to a request for joinder under subsection (c)“). 이와 같은 예외 조항은 1년의 제척기간을 도과한 이후에도 자신이

AIA에서 새롭게 도입된 PTAB(Patent Trial and Appeal Board)의 무효심판 절차인 CBM(Covered Business Method)은 102조, 103조 뿐만 아니라 101조와 112조 등의 다른 무효사유 또한 다툴 수 있다는 점에서 IPR에 비해 장점이 있습니다. CBM 절차를 신청할 수 있는 요건에 대한 CAFC 케이스(Secure Axcess v. PNC Bank)를 소개한 적이 있는데요, 이번에 CBM 리뷰를 신청할 수 있는 기준에 관하여 PTAB의 폭넓은 “금융 활동” 의미의 해석을 인정한 연방순회항소법원 사건이 12월 10일 나왔습니다(Unisone v. Life Techs). AIA 18(d)(1)조에 명시돼 있는 CBM의 자격요건은 다음과 같습니다. For purposes of this

2018년 미연방대법원에서 결정된 특허 케이스들 중에는 IPR이 위헌이 아니라고 결정한 Oil States 케이스(Oil States Engery Services, LLC v. Greene’s Energy Group, LLC et al.)와 IPR이 개시된 이후 신청된 모든 청구항에 대해 유무효를 판단해야 한다는 SAS 케이스(SAS Institute Inc. v. Iancu, Director, United States patent and Trademark Office, et al.)가 있습니다.  이 두 개의 케이스는 모두 지난 4월24일 판결이 났었습니다.  만약 Oil States 케이스에서 IPR 제도가 위헌으로 결정되었더라면 모든 IPR이 중단되고 더 이상 관련 이야기를 할 이유가 없었을 것이니, 그 판결의

2018년 10월 26일, 미국 연방대법원은 미국 연방 정부 기관이 미국 개정 특허법(Leahy-Smith American Invents Act , 이하 “AIA”)에 따라 특허를 기각할 수 있는지 여부를 결정하는 Return Mail v. U.S. Postal Service 사건에 대한 상고허가신청(writ of certiorari)을 허가했습니다. 이 사건에서 대법원은 미국 연방 정부가 AIA 에 따라 “사람(person)”으로서 미국 특허심판원(Patent Trial and Appeals Board, 이하 “PTAB”)에 영업방법 발명(covered business method. 이하 “CBM”)의 심판 청구를 할 수 있는지 여부를 판단할 듯합니다. 미국 개정 특허법 제 18조에 의하면 당사자 또는 실제 이해관계를 가진 당사자 또는 이익이 양도된

미국 특허청은 America Invents Act(AIA) 개정법 하의 심리 절차 개정에 관한 의견을 요청하는 공문을 연방정부 공보(Federal Register)에 발표했습니다. 이번에 공시된 개정법안은Inter Partes Review(IPR), Post-Grant Review(PGR), Covered Business Method Patent Review(CBM)에서 청구항 보정(Amendment)에 관한 절차의 변경에 관한 것으로, 이 법안이 통과되면 청구항 보정에 대해 양 당사자가 특허 심판원(Patent Trial Appeal Board, 이하 PTAB)의 예비심사를 받고 이후 이를 다시 보정할 수 있는 절차가 마련됩니다. 이번에 제시된 개정법안에 따르면 특허권자는 심리 개시 결정(Institution Decision)으로부터 6주 내에 청구항 보정 신청을 할 수 있으며, 이에 대해

미국 특허청은 2018년 10월 11일 발행된 시행규칙(Federal Register)을 통하여, 특허심판원 무효심판 절차에서 청구 범위를 해석함에 있어 미 법원에서 이미 사용되고 있는 Phillips 청구범위 해석기준을 사용한다고 발표하였습니다. AIA 개정 이후, 미국 특허심판원의 무효심판절차(IPR; Inter Partes Review, PGR; Post-Grant Review, CBM; Covered Business Method patents)에서는 청구범위 해석기준으로 “최광의 합리적 해석기준(broadest reasonable interpretation; 이하 “BRI”)”을 채택하여 왔습니다. BRI해석 기준은 미국 특허청 심사 시에 사용되고 있기도 한 기준으로, 청구범위에 기재된 용어를 일반적으로 그 용어가 갖는 통상의, 관습상의 의미로 해석하되, 청구범위 용어의 정의를 발명자가 명세서 내에서 별도로

중요한 발명에 대해 선 출원들을 기초로 다수 개의 우선권 주장을 포함하는 후 출원을 진행하게 되는 것은 매우 흔합니다. 우선일 확보 후 발명의 상용화 과정에서 청구 범위를 변경하거나 새로운 구성 요소 추가 등의 개량이 있기 마련이므로 선출원을 기초로 계속 출원(continuation application) 또는 일부 계속 출원(continuation-in-part; CIP)을 릴레이식으로 진행하는 것이 발명의 효과적 보호를 위해 바람직합니다. 우선권 주장 요건을 갖추었음에도 불구하고 우선권 주장의 형식적 요건을 제대로 갖추지 않으면 출원인의 선 출원에 의해 후 출원이 특허 거절이 되는 치명적인 결과가 있게 되어 주의가 필요합니다. 최근

IPR 청원을 할 수 있는 시기와 관련하여 315(b)조에 의한 1년의 제척기간 요건(one-year time bar)이 있습니다. 본 블로그에서도 몇 번 다룬 바 있는 주제인데 특허 침해의 소가 제기된 이후, 즉 침해소송의 소장이 송달된 후 1년 이내에 IPR을 신청하지 않으면 제척기간 도과를 이유로 개시가 불허될 수 있기 때문에 소장 송달 이후 방어 방법으로 IPR을 활용하기 위해서는 제척 기간 이슈를 정확히 파악하고 주의를 기울이는 것이 매우 중요합니다. 최근 8월 16일에 IPR 신청이 각하(dismiss)된 소 제기에 의해서도 제척 기간이 적용되는지 여부에 대해 연방순회항소법원의 전원합의체 판결(Click-To-Call v. Ingenio)이

작년 가을에 자사의 특허를 보호할 목적으로 인디언 부족에게 특허권을 양도한 제약회사에 대한 이야기를 전해 드린 바 있습니다. 바로 안구건조증 치료제인 레스타시스(Restasis)에 관한 여섯 건의 특허를 뉴욕 주 외지에 떨어져있는 세인트레지스모호크(St. Regis Mohawk) 부족(이하 “모호크 부족”)에게 양도한 대규모 다국적 제약회사 엘러간(Allergan)에 대한 내용이었습니다. 이 일련의 특허의 공격을 받은 마일런(Mylan), 테바(Teva), 에이콘(Akorn) 등의 제약사는 이 특허들의 무효를 주장하며 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board; PTAB)에 inter partes review(IPR) 심판을 청구하였고, 엘러간과 모호크 부족은 주권면책특권을 앞세우며 IPR 심판을 저지하려고 했습니다. 모호크 부족은 고유의 자치권을

2018년 5월 8일, 미국 특허청은 특허심판원(PTAB)에서 AIA 절차에서 만료되지 않은 특허 청구항 및 보정된 청구항의 유무효를 판단하는데 있어 청구항을 해석하는 기준을 바꾸는 것을 제안하는 규칙 제정 통지(Notice of proposed rulemaking)를 발표했습니다. 골자는 바로 특허심판원에서 AIA 절차에서 도입된 IPR (Inter Partes Review), PGR (Post-Grant Review), 그리고 CBM (Covered Business Method patents) 절차에서 최종결정을 내리기 전에 만료하지 않은 특허청구항에 대해서 그동안 적용되어왔던 최광의 합리적 해석기준(broadest reasonable interpretation; BRI)을 버리고 앞으로는 법원에서와 같이 통상적이고 관습적인 의미(소위 Phillips 기준)를 적용하도록 제안하는 것입니다. 도입된 이후 지금까지 약

미국 연방대법원은 4월 24일 America Invents Act(AIA) 하의Inter Partes Review(IPR) 제도는 합헌이며 IPR를 개시하는 경우 IPR 청구 대상인 청구항 모두에 대해 특허 유무효 여부를 최종 결정에 포함해야 한다고 판결했습니다. 연방대법원은 AIA 하의 IPR 제도는 헌법에 반하지 않으며 미국 특허청의 Patent Trial and Appeal Board(이하 PTAB)는 IPR을 통해 이미 등록 받은 특허의 무효 여부를 판단할 수 있다고 판결했습니다. 또한 또다른 판결에서 연방대법원은 PTAB은 IPR 을 개시하기로 결정한 경우 청구권자로부터 IPR이 청구된 청구항 모두에 대해 유무효 여부에 대한 판단을 최종 결정에 포함해야 한다고

피고 Thales Visionix(이하 “Thales”)는 “움직이는 플랫폼에 대한 상대적 운동을 추적하는 방법”을 골자로 하는 미국 특허 제 6,474,159호(이하 “’159 특허”)의 특허권자입니다. ’159 특허는 예를 들어 비행기 조종사의 헬멧에 장착된 카메라의 움직임 등을 계산하고 추적하는 개량된 방법을 다루고 있습니다. 한편 원고인 Elbit Systems of America(이하 “Elbit”)는 ’159 특허의 3~5, 13, 24~28, 31, 34번 청구항이 선행문헌인 미국 특허 제4,722,601호(이하 “McFarlane”)에 비추어 자명하므로 따라서 이 청구항들이 무효임을 주장하며 미국 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board 혹은 “PTAB”)에 무효심판(inter partes review 혹은 “IPR”)을 청구하였습니다. ’159 특허의 3번 종속청구항과

지난 2017년 1월 10일자 블로그 글에서 제척기간(time-bar)에 관한 특허심판원의 IPR 개시결정이 항고 가능한 것인지 연방항소순회법원에서 전원합의체에 의해 재심리할 것을 설명한 바 있습니다. 사건의 배경을 간단히 요약하자면, Broadcom이 Wi-Fi One의 특허(US Patent No. 6,772,215)의 무효성을 주장하며 IPR 신청을 하였는데, 이에 Wi-Fi One은 Broadcom이 Wi-Fi의 해당 특허의 침해소송을 당한 피고 회사들과 협업 관계였으므로 당사자 관계(privy)에 해당하고, 침해소송이 제기된 이후 § 315(b)하의 1년의 제척기간을 도과하여 IPR을 신청하였으므로 불허해야한다고 주장했습니다. 하지만 특허심판원은 Broadcom이 해당 피고 회사들과 privy 관계에 해당한다고 볼만한 가능성이 존재함을 Wi-Fi One이 충분히

미국특허청의 특허심판원에 해당하는 Patent Trial and Appeal Board(이하 PTAB)는 지난 5년 간 Inter Partes Review(IPR) 등 무효심판제도를 통해 연방법원의 소송보다 신속하고 저렴한 구제수단을 제공해 왔습니다. 연방법원을 통한 소송과 달리 PTAB의 무효심판에서는 심판대상 청구항에 대한 보정을 신청하는 것이 가능합니다. 특허권자는 이 보정 신청(motion to amend)을 통해 대체 청구항(substitute claims)을 제출하고 무효심판 청구인이 제기한 무효주장을 극복할 수가 있습니다. 연방법원을 통한 소송 과정에서도 청구항을 보정하는 것이 전혀 불가능한 것은 아니지만 법원이 아닌 특허청을 통하여 재발행 출원(reissue application)이나 보충 심사(supplemental examination)를 신청해야 하는 등 번거로움이 있고 제약사항이

2012년 9월 16일 발효된 America Invents Act (AIA)의 핵심이 Inter Partes Review(IPR)라는 것에 대한 이견은 없습니다.  미국 특허소송의 지형을 완전히 바꾸어 놓은 입법이자 그에 따른 정책 변화였습니다.  특허 소송의 한 축을 차지하는 특허 무효성 판단을 법원에서 행정부인 미국특허청 (USPTO)으로 옮겨왔다고 해도 틀린 말이 아니기 때문입니다.   그런데 이 IPR 제도가 Oil States Energy Services, LLC v. Green’s Energy Group, LLC 사건을 통해서 그 합헌성이 도전을 받게 되었고, 예고되었던 바, 지난주 11월27일, 미연방대법원이 과연 IPR이 미국 헌법에 반하는 것이 아닌지에 대한 구두심리(Oral Hearing)를 열었습니다.

지난 10월 4일 미국 연방순회항소법원은 Aqua Products Inc. v. Matal, No. 2015-1177 (Fed. Cir.)을 통해 미국 특허청의 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board; 이하 “PTAB”)에서의 Inter Partes Review(이하 “IPR”) 심리 중 특허권자가 청구항의 보정을 요청할 경우 보정항의 특허가능성에 대한 증명책임은 IPR청구인이 부담한다고 판결했습니다. 이는 현재까지 PTAB에서 증명책임을 특허권자에게 부담시켜온 것과 이를 인정하는 연방순회항소법원의 이전 결정들(가령, Microsoft Corp. v. Proxyconn, Inc., 789 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2015), Prolitec, Inc. v. ScentAir Techs., Inc., 807 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2015), Synopsys, Inc. v. Mentor Graphics Corp., 814

지난 9월, 유명 제약회사 엘러간(Allergan)은 자사의 베스트셀러 안구건조증 치료제인 레스타시스(Restasis)에 관한 여섯 건의 특허를 세인트레지스모호크(St. Regis Mohawk) 부족에게 양도한다고 발표하여 관련업계를 놀라게 했습니다. 세인트레지스모호크는 미국 뉴욕 주에 위치한 아메리카 원주민(인디언) 부족으로서 누가 보아도 엘러간이나 하이테크 제약회사랑은 상당히 거리가 멀어 보이기 때문에 고개가 갸우뚱해질 수밖에 없는 소식이었습니다. 아일랜드 더블린에(적어도 서류상으로) 본사를 두고 있는 엘러간이 자사의 인공눈물 관련 특허를 보호하기 위해 자사와 하등의 연관성이 없어 보이는 뉴욕 주 시골의 한 인디언 부족에게 특허를 통째로 넘긴 데는 복잡한 사연이 숨어 있었습니다. 엘러간의 “눈물”겨운 특허 보호 전략 안구건조증 치료제로 쓰이는 엘러간의 시클로스포린(ciclosporin)계

미국 연방순회항소법원은 Nidec Motor Corp. v. Zhongshan Broad Ocean Motor Co., 판결을 통해 미국 특허청의 항고심판원(Patent Trial and Appeal Board; 이하 “PTAB”)의 Inter Partes Review(이하 “IPR”) 제도에서 시행되고 있는 청원 결합(joinder) 제도에 대한 우려를 표명했습니다. 이 사건에서 연방순회항소법원은PTAB이 IPR에서 내린 특허 무효 최종 결정을 확정하는 과정에서 부수 의견 (dicta)를 통해 IPR 청원 결합 제도에 대한 문제점을 지적했습니다. 현재 IPR 제도의 경우 청원을 결합 할 수 있는 제도(joinder)가 있는데, PTAB은 IPR 심리에 대한 청원 결합 요청이 있을 경우 이를 받아들일지에 대한 재량권을 지니고

미 형평법상 특허에 대한 권리를 양도한 자가 이후에 양도된 권리가 무효라고 주장할 수 없다는 양도인 금반언(Assignor Estoppel)의 원칙이 있습니다. 특허권을 매매하는 행위는 자신이 양도하는 특허권이 무가치한 것이 아님을 암묵적으로 전제하는 것이라고 보는 것입니다. 2016년 9월 23일에 나온 연방순회항소법원의 판결 Husky Injection Molding Sys. Ltd. v. Athena Automation Ltd.에서 양도인 금반언 원칙이 Inter Partes Review (IPR)에도 적용되어야 하는지, 즉 특허권을 양도한 양도인이 추후 특허권에 관해 IPR을 신청하는 것이 금지되는지 여부, 그리고 양도인 금반언 원칙을 배제하고 IPR 절차를 개시한 특허심판원(PTAB)의 결정에 대한 연방순회항소법원에의 항소 가능 여부가

지난 6월 12일, 대법원은 특허 무효성을 현 Inter Partes Review (IPR)에 의해 미국 특허청에서 결정하는 것이 위헌인지 여부에 대해 대법원 상고허가신청(petition for certiorari)을 허가하였습니다. 분쟁을 적은 비용으로 신속하게 처리할 수 있어 각광받아온 IPR 제도의 존폐 여부를 결정할 이번 사건에 많은 관심이 대법원으로 쏠리고 있습니다. 대법원 상고허가는 지난해 특허심판원 심결로 특허가 무효화된 석유/가스업체 Oil State Energy Service가 특허 무효 결정에 반발, 무효 심판의 위헌성을 제기한 것에 따릅니다. Oil의 주장은 특허권은 개인의 사적 재산권(private property right)에 해당하고, 따라서 정부 기관에 의해 철회될 수

출원 과정에서 출원인이 권리를 포기한 부분이 있다면 등록 이후 청구항 발명을 해석할 때 다시 포함시킬 수 없다는 청구항 해석 원칙이 있습니다. 바로 출원경과의 권리포기 원칙(Doctrine of Prosecution Disclaimer)으로서 포대금반언(File Wrapper Estoppel)의 원칙과 괘를 같이 합니다. 즉, 출원 과정에서 수행한 출원인의 행위와 모순되는 주장을 특허소송에서 하는 것을 금지하는 것입니다. 출원경과의 권리포기 원칙은 출원인이 행한 청구항 보정 뿐만 아니라 특허성을 설명하기 위해 제시한 의견내용에도 적용이 됩니다. 출원인이 권리를 포기한 것으로 인정하기 위해서는 출원 과정에서 제출한 진술이 명료하고 착오가 없는 권리포기(clear and unmistakable disclaimer)일

미국에서 특허 침해의 의심을 받는 당사자가 이를 다툴 수 있는 방법에는 크게 두 가지가 있습니다. 하나는 연방법원에서 해당 특허가 무효이기 때문에 효력이 없다고 주장하거나 설령 특허가 유효하다고 할지라도 그 특허에 대한 침해행위를 하지 않았음을 입증하는 것이고, 또 한 가지는 특허청의 심판기관인 PTAB(Patent Trial and Appeal Board)에서 Inter Partes Review(IPR)를 통해 특허의 무효 여부를 다투는 것입니다.연방법원과 PTAB 모두 특허에 관한 동일한 법(U.S. Code: Title 35)을 다룬다는 공통점이 있지만 연방법원은 사법기관이며 PTAB은 행정기관이라는 차이가 있고, 절차와 기준에 있어서도 적지 않은 차이를 보입니다. PTAB의

CBM (Covered Business Method) review는 미국 특허법이 America Invents Act(AIA)에 의해 개정되면서 2012년 9월 16일에 신설된 새로운 무효심판 제도로서 영업방법(business method) 특허의 유효성을 다툴 수 있는 주요 수단을 제공합니다. CBM review는 시기상 Inter Partes Review(IPR)처럼 Post-Grant Review(PGR)의 신청기간이 종료된 이후에 신청을 할 수 있지만 IPR과는 달리 101조, 102조, 103조, 112조를 포함한 특허요건 전반에 관하여 특허의 유효성을 다툴 수 있다는 장점이 있습니다. 한편 CBM review에 관한 법률은 8년 일몰로 통과된 과도기적 법안이기 때문에 2020년 9월 16일에 만료된 후 새로운 제도로 대체될

미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)은 D’Agostino v. MasterCard 사건에서 청구항 해석 기준 중 하나인 최광의(最廣義)의 합리적 해석(broadest reasonable interpretation)의 올바른 적용 방법을 보여 주었습니다.  미국특허법 하에서는 청구항을 해석하는 두 가지 기준이 있는데, 침해소송 및그에 대응하는 항변으로서의 무효소송을 다루는 법원에서는 Phillips 사건에서 정리된 소위 통상적 의미(ordinary meaning)의 기준이 적용되고, 출원의 심사과정 혹은 심판원에서의 재심사나 IPR 절차에서는 최광의 합리적 해석 기준이 적용됩니다. 신용카드 결제 시 판매자에게 신용카드 번호가 노출되는 것을 방지함으로써 보안을 향상시키는 발명에 관한 7,840,486 특허와 8,036,988 특허의 특허권자인

AIA(America Invents Act) 하에서 신설된 특허심판원의 IPR(Inter Partes Review)은 지금까지 특허 소송에 대한 실효적인 방어 수단으로 각광을 받아왔습니다. AIA 이전에는 당사자들은 등록된 특허의 유효성을 특허청에서 다투기 위해서는 두 가지 형태의 재심사, 즉 ex parte 재심사 (reexamination) 및 inter partes 재심사(reexamination)를 통해서 가능했습니다. 하지만 이들 재심사 절차들은 지나치게 시간이 많이 소요되고, 특허권자가 재심사 중 청구항을 보정할 수 있어, 오히려 특허권자의 특허 방어 수단으로 이용된다는 등의 단점이 있었습니다. 이러한 단점을 획기적으로 개선하고 소송에 비해서 비용부담이 적고 18개월 이내의 짧은 시간 이내에 특허청

지난 한 해 동안 숨가쁘게 진행된 많은 특허 사건들이 있었습니다. 이들 중 향후 특허 시스템의 판도를 가르는 중요한 대법원 및 연방항소순회법원 판례들 중 몇 개를 골라 정리해 보고자 합니다. Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Inc. 미국 대법원은 지난 6월 13일 만장일치로 특허침해 징벌적 손해 배상 판단 기준을 완화했습니다. 즉, 기존의 “씨게이트 (Seagate)” 사건에서 제시한 판단 기준을 낮춘 것입니다. 미국 특허법 제284조에 의하면, 고의적 특허침해에 대해 징벌적으로 손해 배상 금액을 세 배까지 할 수 있습니다. 기존 씨게이트 판단 기준 하에서는, 징벌적 손해배상을 적용하려면

미국 특허출원 심사절차에서 심사관이 출원발명이 진보성을 결여하고 있음을 이유로 하여 적법한 거절(prima facie case of obviousness)을 한 경우, 출원발명이 진보성을 갖추었음을 보여주어야 할 입증책임은 출원인에게 전환됩니다. 그렇다면 AIA 개정 이후 도입된 미국 무효심판 (Inter Partes Review; IPR) 절차 에 있어, 진보성 결여를 이유로 한 무효의 입증 책임은 심판청구인과 피청구인 중 누가 지게 될까요? IPR은 IPR 심리개시(institution) 여부를 결정하는 단계와, 심리개시 이후의 단계를 포함하고 있고, 심리개시 여부를 결정하는 단계에서 심판청구인은 특허가 무효가 될 수 있음을 보여주어야 하는 입증책임을 지게 되는데, 이러한 입증책임을 충족하여 심리가