2012년 9월 16일 발효된 America Invents Act (AIA)의 핵심이 Inter Partes Review(IPR)라는 것에 대한 이견은 없습니다.  미국 특허소송의 지형을 완전히 바꾸어 놓은 입법이자 그에 따른 정책 변화였습니다.  특허 소송의 한 축을 차지하는 특허 무효성 판단을 법원에서 행정부인 미국특허청 (USPTO)으로 옮겨왔다고 해도 틀린 말이 아니기 때문입니다.   그런데 이 IPR 제도가 Oil States Energy Services, LLC v. Green’s Energy Group, LLC 사건을 통해서 그 합헌성이 도전을 받게 되었고, 예고되었던 바, 지난주 11월27일, 미연방대법원이 과연 IPR이 미국 헌법에 반하는 것이 아닌지에 대한 구두심리(Oral Hearing)를 열었습니다. IPR을 통해서 특허 유무효성에 대한 사법판단(adjudication)을 특허청이 하는 것이 위헌인지 아니면 이러한 판단이 사법부 법원(Article III federal courts)의 고유 권한인지에 대한 판결을 앞두고, 소송의 양측 대리인과 USPTO를 대리하는 법무성 차관보(Deputy Solicitor General)의 변론을 청취한 것입니다.

(Source: Brenda Sandburg)

본 건은 올해 있었던 대법원의 다른 두 개의 특허 사건인 TC Heartland(소송 Venue 결정)나 Impression Product(특허소진)와 함께, 그 판결 결과, 즉, IPR의 위헌성 여부가 미국 특허소송에 미칠 영향이 너무 클 것인 바, 세간의 주목을 끌고 있습니다. IPR이 위헌으로 판결나기를 더없이 바라고 있는 Non-Practicing Entity(NPE)들을 비롯하여Samsung, Apple, Microsoft, Google 등NPE들의 특허소송 단골 피고들, 심지어는 IPR이 없어지면 직장을 잃을 수 있는 USPTO의 Patent Trial and Appeal Board(PTAB) 판사들, IPR 관련 책을 쓰거나 출판한 사람들에 이르기까지 2018년 초에 있을 최종선고가 어떻게 될지 궁금해하고 있는 사람들은 아주아주 많습니다.

지난주 구두심리로만 보아서는 9명의 대법관들이 누구의 손을 들어줄지 가늠하기 어렵게 되었다고 하는 사람도 있습니다. 그러나 중론은 여전히IPR의 합헌성이 확인될 것이라는 것입니다. 그러나 9-0의 판결이 날 것 같지는 않다는 것도 중론입니다.

이번 사건의 이슈는 크게 세 가지로 볼 수 있습니다.

첫번째는 IPR의 역할인 특허유무효성에 대한 사법판단(adjudication)이 과연 연방헌법 3조에서 규정한 법원의 권한을 행사하는 것이며, 따라서 위헌이냐는 것입니다. 먼저 일부 판사들은 특허청에서 계속 실시해오는 특허재심사(Ex parte re-examination)와 IPR이 공히 제 3자의 이의제기로 개시되는 등 특허수정(error correction)의 성격이 강한데, 왜 IPR만 위헌이 되어야 하느냐는 질문을 상고인 측인 Oil States 변호사인 Allyson Ho에게 집중했습니다. 이에 대하여 Ho 변호사는 특허재심사(re-examination)는 근본적으로 심사(“fundamentally examinational”)이고 IPR 은 discovery 등을 포함하는 사법판단적 성격(“adjudicational in nature” and “looks too much like a court proceeding”)이 강하다고 주장했습니다. Ho 변호사는 또 피상고인 측인 Green’s Energy 변호사가 특허청의 특허재심사 제도는 40년 이상 존속해왔다고 주장한 데에 대해, 법원이 특허 유무효를 다루어 온 것은 400년이 된다고 반박했습니다. 그러나 적어도 이번 구두심리 기록에 의하면 이 두 제도의 차이점으로 IPR의 위헌을 주장하는 것에는 판사들이 동의하는 것 같지 않아 보였습니다..

두 번째는 특허권이 공적권리(public right)인지 사적권리(private right)인지에 관한 논쟁이었습니다. 판사들은 특허권이 사적권리이기 때문에 법원에서 그 존재의 유무효성을 다루어야 한다면, 왜 특허청 재심사에서 사적권리인 특허를 무효화 시킬 수 있느냐, 즉, 행정부가 이러한 사적권리를 박탈해도 되느냐는 질문을 던졌습니다. 사실 여기에 대해서도 시원한 답변은 양쪽 변호인들로부터 나오지 않았습니다. 다만, 상고인측은 수 백년 전부터 영국에서는 법원에서 배심원들이 특허권자의 권리를 다루어 왔다고 주장한데 반해, 피상고인측은 영국에서도 이러한 특허권에 대한 판결을 법원 단독이 아닌 행정관청(Privy Council)과 공동으로 해왔었다고 반박했습니다. 많은 다른 연방대법원 특허 사건들과 마찬가지로 이번에도 영국의 오랜 특허관련 법이나 사례가 미국의 사법판단에 영향을 미친다는 것은 여전히 흥미가 있습니다. 지난 5월 연방대법원의 특허소진 사건(Impression Prod. v. Lexmark)에서도 특허소진의 기원을 영국의 권리소진 이론(first sale doctrine)으로 인정하였으니까요.

세번째 이슈는 Taking과 Due Process입니다. 굳이 번역하자면 “박탈”과 “정당한 법집행 절차”라고 해야 할까요? 양측 변호사들이 이 문제를 거론하지는 않았지만, 대법원장인 John Roberts는 특허청의 IPR 주관기관인 Patent Trial and Appeal Board(PTAB)가 특허청의 목적에 부합하는 판결을 의도하여 임의로 판사들을 배정하는 “panel stacking”을 비판하면서, 현 IPR 절차를 비판하는 입장을 보였습니다. 그리고 행정부가 허가한 특허를 믿고 10년간 400억불의 엄청난 투자를 했는데 어느 날 행정부가 나서서 그 특허가 무효라면서 뺏어 가는 것이 과연 정당한 것이냐는 예를 들면서 IPR의 문제점을 지적하였습니다.

늘 그래왔듯이 대법원 판결은 판사들의 정치적 성향에 좌우되는 경우가 많습니다. 이번 구두심리에서도 특허권자들을 옹호하는 편인 공화당 정권에서 임명한 신임 대법관인 Neil Gorsuch(Donald Trump)와 대법원장인 John Roberts(George W. Bush)가 IPR제도에 대해 부정적인 입장을 가장 강하게 보였으며, 반대로 Stephen Breyer 대법관(Bill Clinton)을 비롯한 Elena Kagan 대법관과 Sonia Sotomayor 대법관 (Barack Obama)들은 IPR의 합헌성에 조준한 질문과 논쟁을 주도했습니다.

아무튼 이번 구두심리에서 일부 대법관들이 IPR에 대한 부정적인 입장을 보이긴 했어도, 대세는 IPR의 존속에 문제가 없을 것이라고 봅니다.  다만 IPR 절차상의 일부 문제점에 대한 지적은 내년 초에 있을 최종선고에서 다룰 것이라는 의견도 많습니다.

끝으로 지난주에 있었던 이 Oil States 케이스의 구두심리는 아직 선고가 몇 달 남아 있는데도 불구하고 미국의 모든 주요 신문방송들이 구두심리 전후에 주요 뉴스로 이를 보도하는 열의를 보여주었습니다. 예를 들어 워싱턴 포스트는 3면의 상당 부분을 아래와 같이 할애하여 각 판사들의 논쟁 포인트를 자세히 전하였습니다. 특허청의 PTAB을 Patent and Trade Advisory Board로 오기한 것 빼고는.

(Washington Post)