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최근 USPTO(미국특허청) Inter Partes Review(IPR) 절차의 급격한 변화에 따라 IPR 신청 건수가 급감하는 대신 Ex Partes Reexamination(Reexam) 신청 건 수가 눈에 띄게 증가하고 있습니다.  통계에 따르면 2025년 첫 9개월 동안 Reexam 신청 건 수는 사상 최고치를 기록했습니다.  이는 2025년 3월 이후 USPTO가 IPR 신청(petition) 에 대한 재량적인 기각 권한(discretionary denial authority)을 크게 확대했기 때문인 것이 분명합니다. 1.  2025년 3월 이전의 재량적 IPR 신청 기각 2025년 3월 USPTO의 Patent Trial and Appeal Board(PTAB: 특허심판원)이 재량적인 IPR 신청 기각 정책을 변경하기 전까지, IPR 개시율(IPR

최근에 나온 특허 무효 심판원 (Patent Trial and Appeal Board: PTAB)의 효력 판례(precedential decisions) 두 개에 따라, 특허 문헌이 아닌 출판물을 선행기술(prior art)로 인용하여 특허 무효심판(Inter partes Review: IPR)을 신청하려는 신청인들(IPR Petitioners)은 그들의 전략을 재검토해야 할 수도 있습니다.  이 효력 판례들은, 특허 출원중 선행 출판물 때문에 청구항 거절을 당한 출원인들에게도 영향이 있습니다. 지난 12월 결과가 나온 IPR 2018-01039 (Hulu LLC v. Sound View Innovations LLC: 이하 “Hulu”)에서 PTAB은, 출판물이 선행기술로 사용되려면, 그 출판물이 IPR 대상 특허가 출원된 날짜 이전에 대중에 의한

지난 1월 22일 퀄컴(Qualcomm)과 애플(Apple)간 특허 소송들의 부산물(副産物)이라고 할 수 있는 특허 무효심판(Inter Partes Review: 이하 IPR) 한 개의 결과가 나왔습니다. 이 IPR은 지난 2017년 11월 퀄컴의 소송에 대응하여 애플이 소송 대상 특허들 중 한 개에 대하여 무효화를 시도했던 것에 대한 결과입니다.  해당 특허는 US 8,683,362이고 IPR 번호는 IPR 2018-01252입니다. 우선, 간단히 퀄컴과 애플의 분쟁 경과를 살펴보면, 지난 2017년 1월 미국 연방무역위원회(Federal Trade Commission: FTC)가 퀄컴을 무선통신 칩셋 관련 반독점법(Antitrust) 위반으로 미국 캘리포니아 산호세의 연방법원에서 제소하고, 여기에 편승하여 애플이 퀄컴을 상대로

미국 특허심판원 (Patent Trial and Appeal Board (이하 PTAB))에 특허무효심판(Inter partes review (이하 IPR))을 개시하기 위해선 IPR 청원서에 제기 된 적어도 하나의 청구항(claim)에 대해 청구인이 우세할 가능성이 있는지 여부를 고려합니다.[1] 본 IPR에서 PTAB은 특허의 청구 언어가 불명확(ambiguous and unclear)하고 청구인의 특허 무효 근거를 평가하기 불충분하다며 35 U.S.C. § 314(a)에 따라 IPR 개시를 거부하였습니다. Uniloc은 미국 특허 7,016,676 (이하 ‘676 특허)를 보유하고 있으며, Microsoft, Google, Verizon 및 AT&T에 대해 별도로 특허 침해 소송을 제기한 상태입니다. Microsoft는 Uniloc이 제기한 두 건의 특허 침해

특정 항원에 결합하는 항체나 일반화학식으로 정의할 수 있는 다수의 화합물을 포함하는 발명에 관한 특허출원을 함에 있어서, 실시예나 데이터를 어느 만큼 명세서에 기재하여야 하는가 하는 질문은 지극히 중요하면서도  쉽게 하나의 정답을 낼 수 없는 어려운 질문이기도 합니다. 특히 동일한 형태의 청구항에 대해 기재요건이나 실시가능요건을 만족시키기 위해 필요한 양의 실시예와 실험 데이터가, 관련 기술의 발달이나 다양화에 따라 달리 요구될 수 있기 떄문에, 연구자나 특허실무자의 업무를 더 어렵게 하기도 합니다. 명세서 기재요건 (written description)과 실시가능 요건 (enablement)은 상호 중복이 되는 부분이 많긴 하지만 서로 별개의

발명의 구성요소를 물리적 구조나 재료 등의 직접적 구성요소가 아니라 그 구성요소에 의해 나타나는 기능, 효과 등으로 표현하는 경우가 있습니다. 이와 같이 특허청구항이 구조적인 구성이 아니라 그 구성을 이루는 기능으로 설명하는 경우를 기능적 한정요소(functional limitation)라고 합니다. 특허심사지침서(the Manual of Patent Examination Procedure, MPEP) 2173.05(g)에서 아래와 같이 기능적 한정요소의 사용을 허용하고 있습니다. ”There is nothing inherently wrong with defining some part of an invention in functional terms. Functional language does not, in and of itself, render a claim improper.” 하지만 청구항의 권리범위를 해석함에 있어 기능적

파리조약에 따른 우선권을 인정받기 위한 여러 요건 중에, 최초 우선권 출원일로부터 1년 이내에 제2국 출원을 하여야 하는 요건과 더불어 “동일 출원인” 요건과 “동일 발명” 요건이 있습니다.  그외에도 우선권 주장을 하는 절차/형식 상의 요건을 국가마다 달리 규정하고 있습니다. 이중 “동일 출원인”과 “동일 발명”의 요건에 대해 최근에 있었던 유럽특허청 이의신청부 이의결정과 미국특허청 항고심판원의 IPR 개시결정을 들어 다루어보고자 합니다. “동일출원인”요건 미국 특허법에서는 “동일 출원인” 요건은 우선권 주장의 기초가 되는 제1출원과 우선권 주장을 포함하는 제2 출원사이에 적어도 한명의 발명자가 공통으로 포함되어 있으면 동일 출원인 요건을 만족하는 것으로