미국 특허심판원 (Patent Trial and Appeal Board (이하 PTAB))에 특허무효심판(Inter partes review (이하 IPR))을 개시하기 위해선 IPR 청원서에 제기 된 적어도 하나의 청구항(claim)에 대해 청구인이 우세할 가능성이 있는지 여부를 고려합니다.[1] 본 IPR에서 PTAB은 특허의 청구 언어가 불명확(ambiguous and unclear)하고 청구인의 특허 무효 근거를 평가하기 불충분하다며 35 U.S.C. § 314(a)에 따라 IPR 개시를 거부하였습니다.

Uniloc은 미국 특허 7,016,676 (이하 ‘676 특허)를 보유하고 있으며, Microsoft, Google, Verizon 및 AT&T에 대해 별도로 특허 침해 소송을 제기한 상태입니다. Microsoft는 Uniloc이 제기한 두 건의 특허 침해 소송들에 대응하기위해 PTAB에 Uniloc의 ‘676 특허에 대한 IPR 청원서를 제출하였습니다.
‘676 특허는 “동일한 주파수 대역에서 서로 다른 표준의 무선 시스템을 교대로 제어하는 방법”에 관한 것입니다.  예를 들어, 다른 표준으로는 IEEE802.11a 및 ETSI BRAN HiperLAN/2 등을 포함합니다.  아래에 재현된 ‘676 특허 도면 3에서는 첫 번째 무선 인터페이스 표준과 두 번째 무선 인터페이스 표준에 따른 두개의 무선 근거리 통신망을 보여줍니다.

첫 번째 무선 근거리 네트워크는 3개의 스테이션 10, 11 및 12를 포함하고 있고, 이 세개의 스테이션 10, 11 및 12는 HiperLAN/2 표준 혹은 첫번째 무선 인터페이스 표준 A에 따라 작동한다고 명시 되어있습니다.[2]  두 번째 무선 근거리 네트워크는 4개의 스테이션 14, 15, 16 및 17을 포함하며, 이 네 개의 스테이션들은 IEEE802.11a 표준 혹은 두번째 무선 인터페이스 표준 B에 따라 작동한다고 명시 되어있습니다.[3]  또한 명세서에서 중앙 제어 스테이션 13은 교대로 첫번째 무선 네트워크와 두번째 무선 네트워크를 공통 주파수 대역에 제어 할 수 있다고 명시합니다.

PTAB은 ‘676 특허의 종속 청구항 5항에 인용된 “radio systems”라는 용어가 불명확하다고 판단하며 이번 IPR 개시를 거절하게 됩니다.  청구항 5항은 아래와 같습니다.

5.  The method as claimed in claim 1, wherein the control station also carries out functions which cause radio systems in accordance with the first radio interface standard to interpret the radio channel as interfered and to seize another radio channel for its own operation.

여기서 PTAB은 종속 청구항 5항은 구체적으로 복수의 “radio systems”를 지칭하며, “radio system”은 유일하게 독립 청구항 1항에 정의되 있다고 말합니다. 일부 독립 청구항 1항은 아래와 같습니다.

1.   An interface-control protocol method for a radio system […], the radio system comprising:

stations which operate in accordance with a first radio interface standard and/or a second radio interface standard, and

a control station which controls the alternate use of the frequency band…

독립 청구항 1항에서 “radio system”은 스테이션들을 포함하며 이 스테이션들은 첫번째 무선 인터페이스 표준 및 또는 두번째 무선 인터페이스 표준에 따라 작동한다고 명시되어 있습니다.

PTAB은 문제의 용어가 “radio systems”가 아니라 “stations”인 경우 청구항 1항이 여러 개의 스테이션들이 첫번째 무선 인터페이스 표준에 따라 작동할 수 있음을 명시함으로 문제가 되지 않는다고 했지만 용어가 “radio systems”인 경우엔 복수의 radio systems가 첫번째 혹은 두번째 인터페이스 표준들에 따라 작동할 수 있음이 불명확함으로 청구 언어가 불명확하다고 판단하였습니다. 또한, PTAB은 다른 청구항들 또는 명세서에서 radio system과 station이 교체적으로 쓰이지 않았다는 점을 지적하며 이와 같은 청구항들의 불명확함은 적절한 청구 범위를 확인할 수 없게 하며 청구 범위의 자명성 평가를 더 힘들게 한다고 판단하였습니다.

이에 PTAB은 불명확한 청구항들로 인해 어려움과 추측이 발생할 수 있으며, 해결에 도달하는데 불필요한 자원과 노력을 희생시켜야 할 수 있다고 판단하며 35 U.S.C. § 314(a)에 의해 IPR개시를 거부 하였습니다.

위의 청구항은 아마도 출원심사과정에서 35 U.S.C. § 112에 의해 거절 되었어야 할 청구항으로 보이긴 하나 적어도 IPR 개시 판결에서 Uniloc은 불명확한 청구항 덕을 본 것 같습니다. 하지만, Microsoft가 다른 청구항들에 또 다른 IPR들을 요청했고 다른 회사들 역시 PTAB에 무효 심판 요청을 한 상태이므로, ‘676 특허의 무효화는 좀 더 지켜봐야 할 것 같습니다. 또한, IPR에서 그 무효를 다루지 않은 바, estoppel도 없을 것이고, 따라서, 법원에서 Microsoft는 ‘676특허를 35 U.S.C. 112(a)나 112(b)로 무효화 시킬 근거가 마련되어, 차라리 Microsoft에게는 더 잘된 것일 수도 있어 보입니다.

[1] See35 U.S.C. § 314(a) – The Director may not authorize an inter partes review to be instituted unless the Director determines that the information presented in the petition shows that there is a reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the petition.

[2] Seethe ‘676 patent at 5:22-30. A first wireless local area network comprises three stations 10, 11 and 12.  These three stations 10, 11 and 12 work in accordance with the first radio interface standard A, for example, in accordance with the HiperLAN/2 standard.

[3]  See id. A second wireless local area network includes four stations 14, 15, 16 and 17. These four stations 14, 15, 16 and 17 work in accordance with the second radio interface  standard B, for example, in accordance with the IEEE802.11a standard.