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미국 연방순회항소법원은 이번 달 초 American Axle & Manufacturing v. Neapco Holdings에서 특허 적격성을 판단하는 새로운 판결을 제시했습니다. 이번 사건의 쟁점이 되는American Axle & Manufacturing Inc. (AAM)의 미국 7,774,911 특허 (‘911 특허)는 자동차의 구동축 (drive-shaft) 기술에 관한 것입니다. 자동차의 구동축에 관한 기술은 오랫동안 개발 되어왔으며 구동축이 회전하며 발생하는 다양한 모드의 진동과 그에 따른 소음을 줄이려는 다양한 해결책 또한 개발되어 왔습니다. 자동차의 구동축은 일반적으로 진동을 줄이기 위한 라이너 (liner)와 함께 만들어집니다. 구동축의 진동은 세가지 모드가 있는데 세로 방향으로 에너지가 전달되며 생기는 bending mode, 접선

지난 2019년 6월 25일, 미국 연방순회항소법원은 셀스핀이 제기한 특허침해 소송을 민사소송규정(Federal Rule of Civil Procedure) 12(b)(6)[1] 조항에 의거해 각하한 캘리포니아주 북부 연방지방법원의 판결을 뒤집었습니다.  좀 더 구체적으로, 연방순회항소법원은 셀스핀이 소유한 네 개의 특허[2]가 특허적격성이 있다고 판결하였고 연방지방법원이 내린 소송 각하 결정은 기존Aatrix[3]와 Berkheimer[4] 판례들과 일치하지 않는다고 판결하였습니다. 셀스핀의 네 개의 특허들은 동일한 명세서에 기준한 것으로서, 일반적으로 데이터 캡처 장치를 모바일 장치에 연결하여 사용자가 데이터 캡처 장치의 콘텐츠를 웹사이트에 자동으로 게시 할 수 있도록하는 것과 관련 되있습니다.  구체적으로는, ‘794 특허의 첫번째 청구항은

샌프란시스코에 위치한 생명과학 스타트업 회사인 Emigen Molecular Sequencing은 환자의 유전자 정보를 통해 질병을 치료할 수 있는 유전정보 mapping 기술을 갖고 있습니다. 창업자이자 CEO인Lisa Ruiz-Donovan은 본인과 가족, 친구들로부터 돈을 빌려 창업을 하고 2기 임상까지 성공적으로 마칩니다. 식품의약청(Food and Drug Administration: FDA) 허가를 받기 위한 3기 임상과 그 이후의 상업화를 위한 투자를 받기 위해 성과없이 수많은 투자자를 찾아다닌후, 비밀에 둘려싸여 있는 전설적인 투자자이자 베스트셀러 “At Any Cost”의 저자인 Anne Montgomery로부터 투자를 받고 이 기술을 수많은 환자들에게 제공하여 치료받을 수 있게 할 수

지난 4월 18일, 전자거래 시스템(electronic trading system)에서의 유저 인터페이스에 관한 발명에 대해 특허적격성이 없다고 판시한 연방순회항소법원 판결이 나왔습니다 (Trading Technologies International Inc. v. IBG, LLC). 그런데 이 판결에 대해 흥미로운 점은 비슷한 발명내용(즉, 전자거래 시스템의 유저 인터페이스)을 가진 여러 개의 특허에 대해 연방순회항소법원에서 특허적격성 및 CBM(Covered Business Method) 적격성과 관련하여 서로 다른 판결을 내렸다는 점입니다. 특허권자 Trading Technologies는 주식을 거래하는 전자거래 시스템에 관한 다수의 특허를 소유하고 있고 2010년부터 여러 피고를 상대로 특허권 침해를 주장하는 소송을 진행하고 있었습니다. 이들 특허는 미국 특허 제6,772,132호(이하 ‘132

미국 특허청은 최근 2019년 2월 1일, Patent and Trial Appeal Board (“PTAB”)에서 결정한 거절결정불복심판에 대한  Ex Parte Smith (Appeal 2018-000064)를 지난 1월 발표했던 수정된 35 § 101 에 따른 특허적격성 가이드라인 (Revised Subject Matter Eligibility Guidance)을 적용한 참고적 결정(informative decision)으로 지정했습니다. 이번 PTAB의 결정은 청구항이 추상적 아이디어에 해당하는 내용을 담고 있더라도 그 추상적 아이디어가 실질적 활용(practical application)에 통합될 경우 특허적격성을 지닐수 있다는 점을 보여줍니다. 이번에 쟁점이 된 청구항은 하이브리드 트레이딩에 관한것으로 아래와 같습니다: A method of trading derivatives in a hybrid exchange system

저희 블로그에서 올 1월 7일 미국 특허청에서 발표한 35 U.S.C. §101의 수정된 가이드라인(2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance; “2019 PEG”)에 관한 내용을 소개해드린 바 있습니다. 수정된 가이드라인의 주요 골자는, 청구항이 사법적 예외에 해당하는지를 판단하는 Step 2A를 2단계(2-prong)로 나누어 Step 2A의 Prong 1에서 청구항이 사법적 예외를 명시적으로 기술하는지 판단하고, 만약 명시할 경우 Step 2A의 Prong 2에서 그 사법적 예외가 유용한 적용(practical application)으로 통합되는지를 판단하는 것입니다. 만약 청구항이 사법적 예외를 기재하고 있고, 그 사법적 예외가 유용한 적용으로 통합되지 않을 경우에는 Alice/Mayo Step

미국 특허청은 지난 1월 7일 35 U.S.C. §101에 따른 특허적격성과 관련된 수정된 가이드라인을 발표했습니다. 2014년 미국 대법원이 Alice Corp. v. CLS Bank International 판결을 내린 뒤로 특히 소프트웨어와 관련된 청구항들의 경우 미국 연방순회항소법원의 특허 유/무효 판단 기준과 특허청의 특허적격성 심사기준은 많은 혼선을 빚어왔으며 이에 대해 미국 특허청은 수차례 수정된 가이드라인을 발표해왔습니다. 특히 최근 미연방순회항소법원은 데이터 처리와 관련된 유사한 기술에 관한 특허 청구항들의 특허적격성 여부에 대해 상이한 결론을 내리는 등 불분명한 가이드라인을 제시하여 특허청 심사관과 출원인은 각각에게 유리한 판결을 근거로 제시하며 종종

소프트웨어 관련 특허적격성을 인정한 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)의 최근 판례를 두 건 소개해 드리고자 합니다. 바로 10월에 판결문이 나온 Data Engine Techs. LLC v. Google LLC와 11월에 판결문이 나온 Ancora Technologies, Inc. v. HTC America, Inc.입니다. 첫 사건의 원고인 Data Engine Technologies(이하 “DET”)는 미국 특허 제5,590,259호, 제5,784,545호, 제6,282,551호, 제5,303,146호의 특허권자였습니다. 이 특허들은 3차원 전자 스프레드 시트를 탭으로 나타내는 방법에 관한 것이었습니다. 이는 오늘날 마이크로소프트 엑셀이나 구글 시트 등에서도 널리 사용되고 있는 방식으로서 공책의 옆면에 달려 있는 분류탭의 모양에 착안하여 다수의 스프레드시트를 중첩적으로 표시하는 방법입니다.

2010년부터 2014년에 걸쳐 미국대법원은 특허보호의 대상이 되는(patent eligible) (혹은 보다 정확하게는, 특허의 대상이 되지 않는) 발명의 종류에 대하여 여러 판결을 내렸습니다. 그 중 자연산물 혹은 자연법칙에 기초한 현상을 특허 청구하는 경우 특허의 대상이 되는지의 여부는2013년 Association for Molecular pathology v. Myriad Genetics사건과2012년 Mayo v. Prometheus사건에서 각각 다루어진 바 있습니다.  Mayo 사건에서 판시된 바에 따르면, 특허대상 여부의 판단은 다음의 분석단계들을 포함합니다. 즉, 먼저 청구항에 기술된 발명이 미국특허법에 명시된 발명의 카테고리(즉, 공정(process), 기계(machine), 제조물(manufacture), 또는 조성물(composition of matter – 화합물 포함))에 속하는지를

지난 2월에 특허적격성을 이유로 내려진 지방법원의 약식판결(summary judgement)과 Rule 12(b)(6)호의 소 각하(motion to dismiss) 결정을 각각 파기하고 하급심으로 사건을 환송한 Berkheimer와 Aatrix 사건에 대해 본 블로그에서 소개하고 그 판결의 중요성을 설명한 바 있습니다. 즉 특허 발명이 널리 알려지고 일상적, 관용적(well-known, routine, conventional)이어서 적격성이 없는지 여부는 사실관계에 기반하여 판단하여야 한다는 것이었는데 이는 특허적격성에 대한 판단을 보다 엄격하게 요구하는 것으로 특허권자에게 유리한 판결이었습니다. 위 판결들에 불복하면서 피고 HP와 Green Shades는 각각 연방순회항소법원에 전원체 합의로 재심리를 요청하였습니다. 그런데 5월 31일 연방순회항소법원에서는 HP와 Green Shades 요청을

특정 질병의 치료제로 알려진 약물의 투여량을 환자 개인의 체질에 따라 최적화 하는 기술은 환자별 맞춤 치료에 있어 중요한 축에 해당합니다. 하지만 2012년 Mayo 판결 이후, 이러한 발명은 특허적격성 결여를 이유로 특허성을 인정받기 어렵게 되었습니다. 구체적으로 Mayo 사건에서 문제가 된 청구항은 다음과 같았습니다. A method of optimizing therapeutic efficacy for treatment of an immune-mediated gastrointestinal disorder, comprising: (a) administering a drug providing 6-thioguanine to a subject having said immune-mediated gastrointesti­nal disorder; and (b) determining the level of 6-thioguanine in said subject having said immune-mediated

지난 1월, 미국특허청(USPTO)은 최근 판례법 동향 및 바뀐 규정을 포함하는 개정된 심사지침서를 발표하였습니다(https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html). MPEP의 여러 챕터에 걸쳐 실질적인 변경이 있었는데, 예상대로 최근 판례 내용을 반영하기 위한 개정이 특허 적격성 심사에 관한 Chapter 700 (Examination of Applications)와 Chapter 2100(Patentability)에서 가장 두드러졌습니다. 특허 적격성 이슈에 대해서는 2014년 Alice 판결 이후 특허청에서는 지속적으로 가이드라인 업데이트 및 메모 등을 통해 특허 적격성 테스트 적용 및 예등을 제공해왔었는데 이번 개정 내용에서 눈에 띄는 내용은 기존의 2단계 테스트 외에도 간소화한(streamlined) 분석을 통한 적격성 판단을 가능하게 했다는 점입니다.

올해 들어 Alice/Mayo 테스트를 적용, 특허적격성 인정이 가능함을 시사한 미국연방순회항소법원의 판결이 벌써 여러 개 나왔습니다. 지난 기고에서 다룬 1월 25일자 판결 Core Wireless Licensing v. LG Electronics 이후 벌써 세 개의 판결이 더 있었는데, 아래와 같습니다. 두 사건 모두 그 배경이 중요한데, Berkheimer의 경우 지방법원은 청구항 발명이 특허적격성이 없음을 이유로 약식판결(Summary Judgement)을 내렸었고, Aatrix의 경우는 청구항 발명이 특허적격성이 없기 때문에 연방민사소송법(Federal Rule of Civil Procedure) 12(b)(6)호의 요건을 만족하지 않는다는 이유로 지방법원이 피고의 소 각하 신청(Motion to Dismiss)을 받아들였습니다.  이에 특허권자들은 연방순회항소법원에

Finjan 사건 이후 또 다시 특허적격성에 관한 미국연방순회항소법원의 판결이 나왔습니다. 지난 1월 25일에 내려진 Core Wireless Licensing v. LG Electronics 판결입니다. 사건의 발단은 Core Wireless Licensing가 LG의 휴대폰이 디스플레이 인터페이스에 관한 자신의 미국 특허 8,434,020호(이하 ‘020특허) 및 8,713,476호(이하 ‘476 특허)를 침해했음을 주장하며 텍사스동부지방법원에 소를 제기했으며, 지방법원 배심원단은 LG의 특허 침해가 인정된다고 결정하였습니다. LG는 1심에서 심리에 들어가기 전, Core Wireless의 ‘020 특허 및 ‘476 특허가 101조의 특허적격성을 결여한다는 이유로 약식판결(Summary Judgment)을 신청하였습니다. 약식판결은 핵심적인 사실관계에 관한 당사자 간에 다툼이 없는 경우 판사의 법적인 판단만으로

미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)에서 소프트웨어 기술의 특허적격성을 놓고 또 한 번의 공방이 벌어졌습니다. 이번 사건 Finjan, Inc. v. Blue Coat Systems, Inc. 에서 다루어진 이슈는 인터넷 등에서 다운로드 받은 프로그램에서 컴퓨터 바이러스를 탐지하는 기술에 관한 것이었습니다. 특허권자 Finjan의 미국 특허 6,154,844호(이하 ‘844 특허)의 첫 번째 청구항의 내용은 다음과 같습니다. 1. A method comprising: receiving by an inspector a Downloadable; generating by the inspector a first Downloadable security profile that identifies suspicious code in the received Downloadable; and linking by the inspector

미국연방순회법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)의 Smart Systems Innovations v. Chicago Transit Authority 사건에서 미국특허법 101조의 특허적격성을 놓고 또 한 번의 공방이 벌어졌습니다. 우리나라의 교통카드와 유사한 교통결제 시스템에 관한 특허권자인 스마트 시스템즈(Smart Systems Innovations; 이하 “SSI”)가 시카고 교통 공사(Chicago Transit Authority)를 상대로 특허침해소송을 냈습니다. 지방법원 1심을 맡은 일리노이 주 북부 지방법원(U.S. District Court for the Northern District of Illinois)은 심리 대상이 된 네 건의 미국특허 제 7,566,003호(이하 “’003 특허”), 제 7,568,617호(이하 “’617 특허”), 제 8,505,816호(이하 “’816 특허”), 제 8,662,390호(이하 “’390 특허”)에

미국 연방대법원의 Alice Corp. v. CLS Bank Int’l, 134 S. Ct. 2347 (2014) 판결은 추상적 개념(abstract idea)의 특허 적격성을 판단하는 매우 중요한 판례 중 하나입니다. 이 판례에 의하면 추상적 개념의 특허 적격성의 판단은 첫 번째 단계(청구항이 추상적 개념에 관한 것인지 여부)와 두 번째 단계(창의적 개념(inventive concept)을 담고 있는지 여부)로 나뉘어지는데 이는 앨리스 테스트(Alice Test)라고 불립니다. 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)이 Visual Memory LLC v. Nvidia Corp. 사건에서 앨리스 판례를 인용하며 원심의 판결을 뒤엎고 특허 적격성을 인정하였습니다. 특허의 대상이 된 발명은

지난 7월 14일, 미국특허청(USPTO)에서는 Technology Center (TC) 2600에서 “Customer Partnership Meeting” 행사가 개최되었습니다. 특허청은 GAU(Group Art Unit)에 따라 실무자들과 특허청의 심사 가이드라인 업데이트등 다양한 이슈들을 논의하는 파트너십 미팅을 가지고 있는데, 이번 파트너십 미팅은 TC 2600 에서는 처음으로 마련된 자리였습니다. TC 2600은 통신관련분야의 심사를 하며, 주된 영역으로 디지털 통신, 광 통신, 위성 통신, 텔레비젼, 영상 분석(image analysis), 컴퓨터 그래픽 등을 다룹니다. 이번 미팅에서는 전기•전자 분야에서 주요하고 빈번하게 나타나는 § 101 (특허적격성)과 § 112(f)(기능성 청구항 해석) 이슈에 관해 USPTO의 심사관 교육 내용 및 가이드라인

지난 6월 16일, 미국 연방순회항소법원은 진단방법 발명의 특허적격성에 대한 또 다른 판례를 내놓았습니다. 본 사건(Cleveland v. True Health)에서의 특허발명은 미엘로페록시데이스 (myeloperoxidase; 이하, “MPO”)의 체내 수치를 측정하고, 측정된 수치로부터 심혈관 질환의 위험성을 진단하는 방법에 대한 것 이었습니다. 이는 동맥에 손상이 생기면 체내에서 MPO를 분비하게 되고, 이것이 심혈관 질환의 표지인자가 될 수 있음에 기초한 것이었습니다. 쟁점이 된 대표 청구항은 다음과 같습니다. A method of assessing a test subject’s risk of having atherosclerotic cardiovascular disease, comprising comparing levels of myeloperoxidase in a bodily sample from the

2014년 Alice 연방 대법원 판결 이후에 소프트웨어 발명뿐만 아니라 자연법칙(law of nature), 자연현상(natural phenomena), 추상적 아이디어(abstract idea)를 이용한 발명의 특허 적격성 심사가 엄격해졌습니다. 특히 의료방법발명의 특허 적격성이 논의되었던 Mayo 판결에서 대법원은 수학 공식과 같은 자연법칙에서 충분한 “발명적 응용(inventive application)”이 있는지를 기준으로 특허 적격성을 판단하여야한다고 하였습니다. Mayo 판결에서 대법원은 수학식을 이용한 방법에 관한 기존의 대법원 판례인 Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978)와 Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981)에 대해서 언급하였습니다. Flook와 Diehr 모두 수학 공식은 자연법칙과 다름없어서 그 자체만으로는 특허적격성이 없다는

지난 한 해 동안 숨가쁘게 진행된 많은 특허 사건들이 있었습니다. 이들 중 향후 특허 시스템의 판도를 가르는 중요한 대법원 및 연방항소순회법원 판례들 중 몇 개를 골라 정리해 보고자 합니다. Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Inc. 미국 대법원은 지난 6월 13일 만장일치로 특허침해 징벌적 손해 배상 판단 기준을 완화했습니다. 즉, 기존의 “씨게이트 (Seagate)” 사건에서 제시한 판단 기준을 낮춘 것입니다. 미국 특허법 제284조에 의하면, 고의적 특허침해에 대해 징벌적으로 손해 배상 금액을 세 배까지 할 수 있습니다. 기존 씨게이트 판단 기준 하에서는, 징벌적 손해배상을 적용하려면

미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)은 Synopsys, Inc. v. Mentor Graphics Corp. 사건에서 미국 특허법 101조에 의거한 추상적 개념(abstract idea)의 적용범위를 다시금 다루었습니다. 대법원 판례인 Mayo와 Alice Corp.를 통해 탄생하고 최근 연방순회항소법원 판례인 Enfish와 McRo와 BASCOM에서 다듬어진 법리를 다시금 미세하게 조율한 것입니다. 이 사건의 원고이자 항소인인 Synopsys는 논리회로의 기능적 기술사항(functional description)을 논리회로의 하드웨어 부품에 관한 기술사항으로 변환시켜 주는 방법에 관한 세 가지 특허 5,530,841; 5,680,318; 5,748,488(이하 “그레고리 특허”)의 특허권자였습니다. 이 그레고리 특허는 복잡도가 높은 회로의 설계를 용이하게 하기 위하여 제어

2016년 11월 1일 미국 연방순회항소법원(CAFC)에서 소프트웨어 관련 발명의 특허 적격성 (patent eligibility)을 인정한 판례가 나왔습니다(Amdocs (Israel) Ltd. v. Openet Telecom, Inc., No. 15-1180 (Fed. Cir. Nov. 1, 2016)).  미국 연방대법원은 2014년 Alice 판결에서 특허법 제 101조의 특허 보호대상을 판단하는 기준으로, 첫째 단계로 청구항이 추상적인 아이디어에 관한 것인가 (directed to an abstract idea)를 판단하고, 둘째 단계로 청구항에 있는 부가적인 요소들 (additional elements)이 추상적인 아이디어를 특허 보호 대상으로 변환(transformation)시키는가를 판단하는2단계의 판단 기준을 제시하였습니다. 이번 Amdocs 판결은 Alice 판결 이후에 연방항소법원이 특허 적격성을 인정한 DDR, Bascom, McRo 사건과

Alice 이후 35 U.S.C. § 101 이슈에 관한 가이드라인을 제공한 연방순회항소법원(CAFC) 최근 판결들에 이어, 미국 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board; PTAB)에서 이들을 인용하는 결정들을 내놓고 있습니다. 오늘은 이들 중 하나인 Ex Parte Carvalho 사건(Appeal No. 2015-001076, 2016년 7월 8일 결정)을 소개하고자 합니다. 실무상 심사관으로부터35 U.S.C. §101에 근거한 특허적격성 없음을 이유로 하는 거절을 받았을 때 Ex Parte Carvalho 사건을 응용하여 심사관을 성공적으로 설득하기 위해서는, 최근에 연방순회항소법원에서 방법 클레임이 특허적격성을 인정했던 Enfish 사건을 먼저 설명드려야 할 것으로 보입니다. Alice 와 Mayo 사건에서 방법특허의 특허적격성을 판단함에

소프트웨어 발명의 특허적격성을 인정한 또 하나의 연방순회항소법원(CAFC) 판결(McRo v. Bandai Namco Games America)이 2016년 9월 13일에 내려졌습니다. 연방순회항소법원은 지방법원의 판결을 뒤집고 3D 애니메이션 기술에 관한 McRO의 특허 발명이 § 101 하에서 요구되는 Alice 1 단계 테스트를 만족하여 추상적 아이디어가 아니라고 판시하였습니다. McRO의 발명은 애니메이션 캐릭터의 입 모양과 얼굴 표정의 동기화에 관한 것이었습니다. 기존의 기술에서는 애니메이션 작업자가 수동적으로 필요한 타이밍(즉, “키 프레임”)에 맞추어 캐릭터의 얼굴상의 다양한 꼭지점들에 관한 벡터 값(“모핑(morph) 가중치”)을 입력해서 컴퓨터 시스템이 그 모핑 가중치를 이용하여 각각 나타내는 소리에 맞는 캐릭터의 얼굴

미국연방항소법원은 지난 7월 복수동결보존처리된 간세포 조성물의 제조방법 (미국특허 제 7,604,929)이 특허법상 보호대상이 된다고 판시하였습니다 (Rapid Litigation Management v. Cellzdirect, INC., No. 2015-1570). 미국 특허청은 판결 이후 곧바로, 상기 판시내용이 현재의 심사기준에 부합함을 확인하는 메모렌덤을 발행하였습니다. 본 사건의 심리대상이 된 특허에서, 발명자들은 다수의 동결 및 해동 처리 후에도 생존할 수 있는 간세포가 존재함을 발견하였습니다. 이는 간세포가 1회의 동결 및 해동에 대해서만 생존할 수 있고, 2회 이상의 동결 및 해동 과정을 거치는 경우 생존할 수 없다는 기존의 정설을 뒤집는 새로운 발견 이었습니다. 발명자들은

추상적 아이디어를 컴퓨터 시스템에 연계한 소프트웨어 발명의 특허 적격성을 인정한 소수의 판결 중 하나가 최근 연방항소법원(CAFC)에서 나왔습니다. 바로 컨텐츠 필터링에 관한 Bascom의 특허 발명으로서, 연방항소법원은 §101 Alice 테스트에 의한 특허적격성 심사를 충족한다고 판시하였습니다 (Bascom Global Internet Servs., Inc. v. AT&T Mobility LLC, No. 15-1763 (Fed. Cir. June 27, 2016). 본 사안에서 쟁점이 된 Bascom 의U.S. Patent No. 5,987, 606 (606′ patent)의 발명은 인터넷 서비스 제공사업자(Internet Service Provider)가 인터넷으로부터 얻은 정보를 사용자 맞춤으로 컨텐츠 필터링을 허용하는 방법 및 시스템에 관한 것이었습니다. 기존의 컨텐츠