지난 7월 14일, 미국특허청(USPTO)에서는 Technology Center (TC) 2600에서 “Customer Partnership Meeting” 행사가 개최되었습니다. 특허청은 GAU(Group Art Unit)에 따라 실무자들과 특허청의 심사 가이드라인 업데이트등 다양한 이슈들을 논의하는 파트너십 미팅을 가지고 있는데, 이번 파트너십 미팅은 TC 2600 에서는 처음으로 마련된 자리였습니다.

TC 2600은 통신관련분야의 심사를 하며, 주된 영역으로 디지털 통신, 광 통신, 위성 통신, 텔레비젼, 영상 분석(image analysis), 컴퓨터 그래픽 등을 다룹니다.

이번 미팅에서는 전기•전자 분야에서 주요하고 빈번하게 나타나는 § 101 (특허적격성)과 § 112(f)(기능성 청구항 해석) 이슈에 관해 USPTO의 심사관 교육 내용 및 가이드라인 공개하고, 실제 이해당사자들인 출원인 및 특허 변호사/변리사 등 실무자들과 의견을 나누는 시간을 가졌습니다. 본 블로그에서는 § 101 에 관해 미팅에서 다뤄진 내용을 중점적으로 소개하고자 합니다(본 미팅의 모든 발표자료들은, USPTO의 홈페이지에서 열람이 가능합니다).

먼저 TC 2600에서는 심사관 교육에 사용되는 자료를 공유하면서 특허대상여부를 판단하는 Alice 2단계 프레임에 대해 설명하였습니다.  잘 아시다시피, Alice 1단계에서는 청구항이 특허대상이 아닌 추상적 아이디어와 직접적으로 관련이 있는지의 여부를 판단하고,  관련이 있다면 2단계에서 추상적 아이디어를 발명적 개념(Inventive concept)으로 변환시킬 수 있는 추가적 구성요소가 청구항에 있는지의 여부를 판단합니다.

TC2100은 사실상 거의 모든 발명이 추상적인 아디이어(Abstract Idea)와 연관이 있다고 전제하면서, 다만 추상적인 아이디어를 직접적으로 기술/기재하고 있는지 여부가 1단계 관문에서 핵심이 된다고 하였습니다. 예컨대, 청구항의 기재가 “A machine comprising elements that operate in accordance with F=ma” 인 경우 자연법칙인 F=ma을 기재하고 있으므로 추상적인 아이디어에 해당하나, 청구항의 기재가 “A teeter-totter comprising an elongated member pivotably attached to a base member, having seats and handles attached at opposing sides of the elongated member”인 경우에는 발명이 지레의 받침점을 이용한 지렛대 원리를 기반으로 하고 있으나 이러한 지렛대 원리라는 자연 법칙을 청구항에서 직접 기재하고 있는 것은 아니므로 추상적인 아이디어가 아니라고 하였습니다.

또한, 법원 판결을 통해 확인된 (i) 추상적 아이디어가 아닌 발명, (ii) 추상적 아이디어에 해당하지만 추가적 구성요소(significantly more)를 포함한 발명, 그리고 (iii) 각 카테고리에 따른 추상적 아이디어의 구체적인 예들을 설명하였습니다 (USPTO에서 2017년 6월 28일자로 업데이트한 Interim Eligibility Guidance Quick Reference Sheet 참조).

† indicates a non-precedential decision that was issued with a written opinion

† indicates a non-precedential decision that was issued with a written opinion

위와 같은 차트를 기반으로 청구항 발명이 법원에서 특허적격성이 있다고 인정한 청구항 발명과 유사한지, 또는 특허적격성이 없다고 인정한 청구항 발명과 유사한지 판단하고 이에 따라 § 101 대응을 해야한다고 하였습니다.

특허청의 프리젠테이션 이후, 실무자들과 심사관들간의 자유로운 의견 개진 및 앞으로 개선해야할 점들에 관한 패널 토의가 있었습니다. 실무자들의 제안한 의견 사항 중 몇가지를 간추리자면  다음과 같습니다.

• 가이드라인에 따른 Step 1 (statutory category 여부 판단), Step 2A (judicial exception 여부 판단), 및 Step 2B (significantly more 여부 판단) 각각의 분석을 생략한 심사관의 101조 거절의 부적절함
• 청구항의 구성요소를 분석함에 있어 전체적인 고려가 아닌 개별적인 구성요소 각각에 초점을 맞추어 추상적 아이디어로 결론 짓는 심사를 품질 관리를 통해 여과해줄 것을 주문
• 잘 알려지고 관습적인 내용(well-understood, routine, and conventional activity)에 관한  기준 및 심사관의 입증 책임이 불명확함
• 집중심사(compact prosecution)를 위해 의견제출통지서에 101조 거절시 이를 극복할 수 있는 심사관의 제안을 포함할 것을 권유
• 101조 거절의 효과적인 대응을 위해서 인터뷰 요청에 대해 심사관측에서 적극적으로 준비, 참가하도록 교육 및 권장의 필요

Alice 이후 제101조의 특허 적격성의 불명확한 판단기준으로 현장에서는 많은 실무적인 관점의 질의 응답이 이어졌습니다. 실무자들의 의견을 수렴하고 기존 심사실무에 장기적으로 반영함으로써 심사의 질을 높이라는 기대감을 가지게 합니다. ‘추상적 아이디어’와 ‘발명적 개념’의 판단을 둘러싼 혼란이 아직도 존재하지만 심사 가이드라인의 꾸준한 업데이트 및 실무자의 의견 수용 등의 노력을 통해 추상적 아이디어의 판단 기준을 구체화하려는 특허청의 노력이 돋보입니다.