Hello IP Law

미국특허출원에는 별도의 심사청구가 필요없고, 모든 출원은 원칙적으로 미국에서의 현실적 출원일의 순서대로 심사가 진행된다. 물론 기술분야 (art unit)와 담당 심사관의 docket, PCT 국제출원의 국내단계진입 출원인 지 혹은 일반적인 출원인 지의 여부에 따라 실제로 최초의 심사결과를 받는 날짜는 반드시 출원일의 순서에 따르지 않는 경우도 있다. 미국특허청 통계에 따르면, 지난 2년 동안, 출원 후 최초 심사결과를 통지 받을 때까지의 기간 (흔히 “first action pendency”라고 부른다)이 증가하여 2022년 6월 평균 20.4개월로 정점을 찍었다가 2022년 10월 현재 17.7개월로 단축되었다. 약 18개월의 기간이 길지 않을 수도 있고 때론

얼마전에 영국의 Surrey 대학교에서 미국과 그외 여러 국가에 수색/구조작업에 사용할 수 있는 플래쉬 기구와 음료 용기에 대한 특허출원을 했는데, 이 두가지 발명 모두 사람의 개입이 전혀 없이 AI 시스템만에 의해 발명이 이루어졌다고 하는 발표가 있었습니다. 순전히 AI에 의해 만들어진 발명에 대한 특허출원을 각국 특허청이 어떻게 심사를 하고 정책을 운영할 것인지에 대한 테스트 케이스가 될 수 있을 것으로 보입니다. AI나 완전 자동화된 기계에 대한 열망이나 두려움은 생각보다 상당히 오래된 역사(?)를 갖고 있는 것 같습니다. 예를 들면, 그리스 신화에는 제우스의 명령으로 크레타 섬에

작년 4월 Oil States v. Greene’s Energy에서 미국 대법원은 미국 개정 특허법 (이하 AIA)의 IPR 제도는 합헌이라고 판단했다고 소개해드린 바 있습니다. 하지만 당시 대법원은 IPR제도가 AIA이전에 이슈된 특허 (이하 pre-AIA 특허) 에 소급 적용 되는 것인 합헌인지 여부에 대해서는 판단하지 않았습니다. Celgene Corp v. Peter (Fed. Cir. 2019) 에서 미국연방순회항소법원은 이 문제에 대한 답을 제시하며 pre-AIA 특허에 IPR 제도를 적용하는것은 헌법에 반하지 않는다고 판단했습니다. Celgene은 항소시에 헌법 수정 제 5호의 수용조항(takings clause)은 사적 소유물은 공적인 사용을 위해 정당한 보상이 없이 수용되면 안된다고 명시하고 있는 점을

개정 발명법(America Invents Act; AIA)에 의해 새롭게 도입된 IPR (Inter Partes Review), PGR (Post-Grant Review), CBM (Covered Business Method Patents) 리뷰로 가장 바빠진 곳이 바로 특허청 심판원(PTAB)일 것입니다. 이는 2011년 기준 100여명 남짓하던 심판원 판사들 숫자가 AIA개정안이 통과된 2011년 9월 16일 직후부터 급격히 증가하여 현재 약 270여명에 이르고, AIA가 실행된 2012년 9월 16일 이후부터 현재까지 약 1만 여개의 AIA 심판이 신청(약 90%는 IPR)되었다는 통계가 보여주고 있습니다. 특허청은 AIA 심판 절차를 설명하는 심판실무지침(이하 “지침”)을 2012년 8월에 최초로 발간하였으며 2018년 8월 지침 업데이트를

저희 블로그에서 올 1월 7일 미국 특허청에서 발표한 35 U.S.C. §101의 수정된 가이드라인(2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance; “2019 PEG”)에 관한 내용을 소개해드린 바 있습니다. 수정된 가이드라인의 주요 골자는, 청구항이 사법적 예외에 해당하는지를 판단하는 Step 2A를 2단계(2-prong)로 나누어 Step 2A의 Prong 1에서 청구항이 사법적 예외를 명시적으로 기술하는지 판단하고, 만약 명시할 경우 Step 2A의 Prong 2에서 그 사법적 예외가 유용한 적용(practical application)으로 통합되는지를 판단하는 것입니다. 만약 청구항이 사법적 예외를 기재하고 있고, 그 사법적 예외가 유용한 적용으로 통합되지 않을 경우에는 Alice/Mayo Step

지난 1월 4일, 미국 특허청은 기능식 청구항[1]에 대한 35 U.S.C. §112 요건의 새로운 심사지침을 발표하였습니다.  금번에 발표된 심사지침은 비록 법적 효력은 없지만 (특허심판원이나 법원을 기속하는 효력은 없음) 심사관들이 새로운 지침에 따라 교육을 받고 특허출원을 심사할 것이므로 종국적으로 특허청의 심사과정에 변화를 가져올  것으로 보입니다. 금번에 발표된 지침은 소프트웨어 특허를 겨냥한 것입니다. 이와 관련하여, 미국 연방순회항소법원은 청구범위에 기재된 기능식 용어에 상응하는구조를 명세서에 충분히 설명하지 않은 특허에 대한 문제점을 제기해왔습니다.  일반적으로 미국 특허법에선 “means”나 “steps”라는 용어를 청구범위에 기재하게 되면 이를 기능식 청구항으로보고 §112(f)에 따라

미국 특허청은 지난 1월 7일 35 U.S.C. §101에 따른 특허적격성과 관련된 수정된 가이드라인을 발표했습니다. 2014년 미국 대법원이 Alice Corp. v. CLS Bank International 판결을 내린 뒤로 특히 소프트웨어와 관련된 청구항들의 경우 미국 연방순회항소법원의 특허 유/무효 판단 기준과 특허청의 특허적격성 심사기준은 많은 혼선을 빚어왔으며 이에 대해 미국 특허청은 수차례 수정된 가이드라인을 발표해왔습니다. 특히 최근 미연방순회항소법원은 데이터 처리와 관련된 유사한 기술에 관한 특허 청구항들의 특허적격성 여부에 대해 상이한 결론을 내리는 등 불분명한 가이드라인을 제시하여 특허청 심사관과 출원인은 각각에게 유리한 판결을 근거로 제시하며 종종

한국 특허제도에 있어서 우선 심사제도와 유사하게, 미국 특허제도에도 특허출원 심사기간을 단축시켜주는 제도들이 있습니다. Track One Prioritized Examination, Patent Prosecution Highway (PPH) 그리고Accelerated Examination이 흔히 알려져있고 이용되는 제도입니다. 본 지면에서는 면역요법에 기반한 암치료 관련 특허출원의 심사를 단기간에 받을 수 있도록 하여 심사기간을 단축시켜주는 제도를 소개해드리고자 합니다. 이 제도의 이름은 Patents 4 Patients (환자를 위한 특허 파일럿)로 Cancer Immunotherapy Pilot Program으로 지칭되기도 합니다. 본 제도는 암치료관련 연구를 촉진하기 위한National Cancer Moonshot initiative를 지원하기 위하여 2016년 2월 1일 미국 특허청에서 마련한 제도로서, 최근 2020년

미국에서는 소송의 승패에 상관없이 소송 당사자가 각자 소송 비용을 부담하는 것이 원칙입니다. 이른바 ‘아메리칸 룰(American Rule)’이라고 불리는 법칙인데요, 모든 법칙이 그러하듯이 예외가 있습니다. 특허법 285조(35 U.S.C. 285)에서 “예외적인 경우에 승소한 측은 패소한 측으로부터 변호사 비용을 받아낼 수 있다”고 명시하고 있습니다. 그리고 잘 아시다시피 2014년 Octane Fitness 사건에서 미 연방대법원은 ‘예외적인 경우’에 해당하는 기준을 많이 낮추었고, 그에 따라 소송 비용 전가(fee shifting)를 신청하고 인정받는 경우가 예전보다 높아지는 추세입니다. 지난 주 7월 27일, 연방순회항소법원은 미국 특허청(US Patent and Trademark Office)이 출원인과의 민사 소송에서 들인

2018년 6월 27일, USPTO는 특허협력조약(PCT)에 따라 공동 조사 및 심사(Collaborative Search and Examination (CS&E))에 관한 IP5 파일럿 프로그램(시범 사업)을 발표하는 연방등록고시(Federal Register Notice)를 발행했습니다. 골자는 PCT 출원에 대해 모든 IP5 특허청들, 즉 미국 특허청(USPTO), 한국 특허청(KIPO), 유럽 특허청(EP), 일본 특허청 (JPO) 및 중국 특허청(SIPO)의 심사관들이 협업을 통해 PCT 국제조사보고서(International Search Report) 및 의견서(Written Opinion) 작성을 하는 것입니다. 큰 틀을 보자면 PCT 출원인이 국제조사기관(International Search Authorities; ISA)을 선택하여 ISA로부터 국제조사보고서/의견서를 받는다는 점은 종전과 동일합니다. 하지만 내부 절차를 들여다보면, 파일럿 프로그램에서는 (i) ISA에

2018년 5월 8일, 미국 특허청은 특허심판원(PTAB)에서 AIA 절차에서 만료되지 않은 특허 청구항 및 보정된 청구항의 유무효를 판단하는데 있어 청구항을 해석하는 기준을 바꾸는 것을 제안하는 규칙 제정 통지(Notice of proposed rulemaking)를 발표했습니다. 골자는 바로 특허심판원에서 AIA 절차에서 도입된 IPR (Inter Partes Review), PGR (Post-Grant Review), 그리고 CBM (Covered Business Method patents) 절차에서 최종결정을 내리기 전에 만료하지 않은 특허청구항에 대해서 그동안 적용되어왔던 최광의 합리적 해석기준(broadest reasonable interpretation; BRI)을 버리고 앞으로는 법원에서와 같이 통상적이고 관습적인 의미(소위 Phillips 기준)를 적용하도록 제안하는 것입니다. 도입된 이후 지금까지 약

지난 1월, 미국특허청(USPTO)은 최근 판례법 동향 및 바뀐 규정을 포함하는 개정된 심사지침서를 발표하였습니다(https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html). MPEP의 여러 챕터에 걸쳐 실질적인 변경이 있었는데, 예상대로 최근 판례 내용을 반영하기 위한 개정이 특허 적격성 심사에 관한 Chapter 700 (Examination of Applications)와 Chapter 2100(Patentability)에서 가장 두드러졌습니다. 특허 적격성 이슈에 대해서는 2014년 Alice 판결 이후 특허청에서는 지속적으로 가이드라인 업데이트 및 메모 등을 통해 특허 적격성 테스트 적용 및 예등을 제공해왔었는데 이번 개정 내용에서 눈에 띄는 내용은 기존의 2단계 테스트 외에도 간소화한(streamlined) 분석을 통한 적격성 판단을 가능하게 했다는 점입니다.

지난 11월 14일, 미국 특허청에서는 특허청 관납료를 대폭적으로 조정하는 내용을 연방관보(82 FR 52780)에 발표하였습니다. AIA하에서 2013년 처음 특허청의 관납료 개정 이후 이번이 두 번째입니다. 변경된 관납료는 2018년 1월 16일부터 적용되기 때문에 인상된 관납료 납부를 피하기 위해서는 해당 관납료 납부를 가능하다면 1월 16일 이전에 제출하도록 서둘러야 할 것입니다. 이번 조정안으로 조정되거나 새롭게 도입되는 특허청 수수료 항목은 무려 202 개나 됩니다( Table of Patent Fees 참조). 소규모 단체(small entity)와 초소규모 단체(micro entity)에 대해서 각각 50%, 75% 감면을 해주는 것은 종전과 동일합니다. 연방관보에서 특허청은 매년

지난 7월 14일, 미국특허청(USPTO)에서는 Technology Center (TC) 2600에서 “Customer Partnership Meeting” 행사가 개최되었습니다. 특허청은 GAU(Group Art Unit)에 따라 실무자들과 특허청의 심사 가이드라인 업데이트등 다양한 이슈들을 논의하는 파트너십 미팅을 가지고 있는데, 이번 파트너십 미팅은 TC 2600 에서는 처음으로 마련된 자리였습니다. TC 2600은 통신관련분야의 심사를 하며, 주된 영역으로 디지털 통신, 광 통신, 위성 통신, 텔레비젼, 영상 분석(image analysis), 컴퓨터 그래픽 등을 다룹니다. 이번 미팅에서는 전기•전자 분야에서 주요하고 빈번하게 나타나는 § 101 (특허적격성)과 § 112(f)(기능성 청구항 해석) 이슈에 관해 USPTO의 심사관 교육 내용 및 가이드라인

미국특허출원의 심사 중에 심사관으로부터 최종거절결정(Final Office Action)을 받은 이후 출원인이 취할 수 있는 방안에는 여러가지가 있습니다. 예를 들면,  (i) 항소(appeal)를 하거나, (ii) 항소 청구서와 함께 Pre-Appeal Brief Review를 요청하여 심사관 3인으로 구성된 패널의 리뷰를 받아보는 방안, 그리고 (iii) 재심사 청구(Request for Continued Examination; RCE)나 계속출원 (Continuation application)을 통해 심사를 계속 받아 볼 수 있습니다. 그리고, 최종거절결정에 대한 간단한 보정 (청구항에 대한 형식적 요건의 보정, 항소에 합당한 형태로의 보정 등 아주 제한적인 범위내에서 청구범위를 보정하는 보정) 및/또는 의견안으로 답변서를 제출하는 방법도