지난 1월, 미국특허청(USPTO)은 최근 판례법 동향 및 바뀐 규정을 포함하는 개정된 심사지침서를 발표하였습니다(https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html). MPEP의 여러 챕터에 걸쳐 실질적인 변경이 있었는데, 예상대로 최근 판례 내용을 반영하기 위한 개정이 특허 적격성 심사에 관한 Chapter 700 (Examination of Applications)와 Chapter 2100(Patentability)에서 가장 두드러졌습니다.

특허 적격성 이슈에 대해서는 2014년 Alice 판결 이후 특허청에서는 지속적으로 가이드라인 업데이트 및 메모 등을 통해 특허 적격성 테스트 적용 및 예등을 제공해왔었는데 이번 개정 내용에서 눈에 띄는 내용은 기존의 2단계 테스트 외에도 간소화한(streamlined) 분석을 통한 적격성 판단을 가능하게 했다는 점입니다. 바로 심사관의 효율적인 101조 심사를 위해 이번 개정에서 새롭게 도입된 내용인데요 아래 순서도에 “Pathway A”로 표시된 부분입니다.

“Pathway A”의 경우는 발명이 § 101의 법정 특허 대상에 해당하고 적격성이 자명한 경우로써, 법률상 인정된 예외(judicially recognized exception)가 청구항에 기재되었는지 아닌지 상관 없이 Alice 1 단계 및 2 단계 테스트를 거치지 않고 바로 적격성이 있는 것으로 판단이 가능하게 되었습니다.

신설된 MPEP § 2106.06에서 적격성이 자명한 경우는 예컨대 기술 또는 컴퓨터 기능의 향상을 가져오는 경우라고 설명하고 있습니다. 법원이 발명이 기존 문제점을 해결하는 기술적 향상을 가져오는지 여부를 적격성 판단에 핵심 판단 기준으로 삼고있는 점 (대표적으로 Enfish)을 반영한 것이겠습니다. 여기서 더 나아가 MPEP는 judicial exception에 해당하는 발명의 경우에도 적격성이 명백한 경우 Alice 1, 2단계 테스트를 생략하고 바로 적격성 인정을 할 수 있도록 길을 열어두었습니다.

또한 신설된 MPEP 2106.06(a)는 발명이 선취(tying up) 목적이 없고 구체적인 적용으로 한정된 발명의 경우 Pathway A 분석이 적용될 수 있다고 기술합니다. 일례로 특정한 수학적 관계를 이용하여 작동하는 제어 시스템을 가진 로봇 팔 조립체(robotic arm assembly)의 경우 Pathway A 분석을 통해 적격성 인정이 가능하다는 것입니다. 수학적 공식에 기반한 청구항 발명에 대해 거의 무조건적으로 추상적 개념으로 보고 적격성을 부정하는 심사 관행에 변화가 생기기를 기대하게 됩니다. 또한 McRO 판례에서 분명 선취(preemption) 여부가 적격성을 결정하는데 중요한 고려 요소로 작용했음에도 불구하고 심사 과정에서 적격성을 다투면서 발명이 선취 우려가 없다는 주장을 심사관들이 거의 받아들이지 않았던 점에 비추어 더욱 그러합니다.

마지막으로, 신설된 MPEP 2106.05(a)에서 발명이 컴퓨터 기능 또는 다른 기술적 향상을 가져오는지 판단하기 위해서는 명세서 검토가 반드시 필요하다고 명시하고 있습니다. 명세서에 설명된 기술적 향상을 이유로 발명의 적격성이 있음을 주장하면 그 기술적 향상이 청구항에 직접적으로 기재되지 않았기 때문에 설득력이 없다는 심사관의 반박 주장을 종종 접하게 됩니다. 이들 심사관들 주장은 명세서의 내용은 청구항의 구성 요소로 해석(import)될 수 없다는 것인데요, 특허 적격성 심사에 대해서는 신설된 MPEP 2106.04(a)에서 심사관들은 명세서와 청구항 모두를 고려해야한다고 하고 분명히 언급하고 있습니다. 따라서 위와 같은 심사관의 주장은 맞지 않음을 신설된 MPEP 규정에 따라 강하게 피력할 수 있겠습니다.