Hello IP Law

작년 4월 Oil States v. Greene’s Energy에서 미국 대법원은 미국 개정 특허법 (이하 AIA)의 IPR 제도는 합헌이라고 판단했다고 소개해드린 바 있습니다. 하지만 당시 대법원은 IPR제도가 AIA이전에 이슈된 특허 (이하 pre-AIA 특허) 에 소급 적용 되는 것인 합헌인지 여부에 대해서는 판단하지 않았습니다. Celgene Corp v. Peter (Fed. Cir. 2019) 에서 미국연방순회항소법원은 이 문제에 대한 답을 제시하며 pre-AIA 특허에 IPR 제도를 적용하는것은 헌법에 반하지 않는다고 판단했습니다. Celgene은 항소시에 헌법 수정 제 5호의 수용조항(takings clause)은 사적 소유물은 공적인 사용을 위해 정당한 보상이 없이 수용되면 안된다고 명시하고 있는 점을

개정 발명법(America Invents Act; AIA)에 의해 새롭게 도입된 IPR (Inter Partes Review), PGR (Post-Grant Review), CBM (Covered Business Method Patents) 리뷰로 가장 바빠진 곳이 바로 특허청 심판원(PTAB)일 것입니다. 이는 2011년 기준 100여명 남짓하던 심판원 판사들 숫자가 AIA개정안이 통과된 2011년 9월 16일 직후부터 급격히 증가하여 현재 약 270여명에 이르고, AIA가 실행된 2012년 9월 16일 이후부터 현재까지 약 1만 여개의 AIA 심판이 신청(약 90%는 IPR)되었다는 통계가 보여주고 있습니다. 특허청은 AIA 심판 절차를 설명하는 심판실무지침(이하 “지침”)을 2012년 8월에 최초로 발간하였으며 2018년 8월 지침 업데이트를

지난 2019년 6월 14일, 연방순회항소법원에서는 주(州)정부에게 주어지는 주권면책특권(State Sovereign Immunity)이 IPR(Inter Partes Review) 절차에서도 적용될 수 있는지에 대한 중요한 판결을 내렸습니다. 저희 블로그에서, 부족 주권면책특권이 IPR 방어에 적용될 수 있는지 여부에 대해서 앨러간(Allergan)의 모호크 부족으로의 특허 양도 이야기와 함께 2018년 연방순회항소법원 판결(Saint Regis Mohawk Tribe v. Mylan Pharm.)을 소개한 바 있습니다. 주권면책특권은 미국수정헌법 11조에 기반하고 있고, 그 내용은 다음과 같습니다. The Judicial power of the United States shall not be construed to extend to any suit in law or equity, commenced or

AIA에서 새롭게 도입된 PTAB(Patent Trial and Appeal Board)의 무효심판 절차인 CBM(Covered Business Method)은 102조, 103조 뿐만 아니라 101조와 112조 등의 다른 무효사유 또한 다툴 수 있다는 점에서 IPR에 비해 장점이 있습니다. CBM 절차를 신청할 수 있는 요건에 대한 CAFC 케이스(Secure Axcess v. PNC Bank)를 소개한 적이 있는데요, 이번에 CBM 리뷰를 신청할 수 있는 기준에 관하여 PTAB의 폭넓은 “금융 활동” 의미의 해석을 인정한 연방순회항소법원 사건이 12월 10일 나왔습니다(Unisone v. Life Techs). AIA 18(d)(1)조에 명시돼 있는 CBM의 자격요건은 다음과 같습니다. For purposes of this

2018년 5월 8일, 미국 특허청은 특허심판원(PTAB)에서 AIA 절차에서 만료되지 않은 특허 청구항 및 보정된 청구항의 유무효를 판단하는데 있어 청구항을 해석하는 기준을 바꾸는 것을 제안하는 규칙 제정 통지(Notice of proposed rulemaking)를 발표했습니다. 골자는 바로 특허심판원에서 AIA 절차에서 도입된 IPR (Inter Partes Review), PGR (Post-Grant Review), 그리고 CBM (Covered Business Method patents) 절차에서 최종결정을 내리기 전에 만료하지 않은 특허청구항에 대해서 그동안 적용되어왔던 최광의 합리적 해석기준(broadest reasonable interpretation; BRI)을 버리고 앞으로는 법원에서와 같이 통상적이고 관습적인 의미(소위 Phillips 기준)를 적용하도록 제안하는 것입니다. 도입된 이후 지금까지 약

지난 11월 14일, 미국 특허청에서는 특허청 관납료를 대폭적으로 조정하는 내용을 연방관보(82 FR 52780)에 발표하였습니다. AIA하에서 2013년 처음 특허청의 관납료 개정 이후 이번이 두 번째입니다. 변경된 관납료는 2018년 1월 16일부터 적용되기 때문에 인상된 관납료 납부를 피하기 위해서는 해당 관납료 납부를 가능하다면 1월 16일 이전에 제출하도록 서둘러야 할 것입니다. 이번 조정안으로 조정되거나 새롭게 도입되는 특허청 수수료 항목은 무려 202 개나 됩니다( Table of Patent Fees 참조). 소규모 단체(small entity)와 초소규모 단체(micro entity)에 대해서 각각 50%, 75% 감면을 해주는 것은 종전과 동일합니다. 연방관보에서 특허청은 매년

미국특허청은 미국특허대리인(patent agent) 혹은 해외 법률대리인(해외 변리사 및 해외 변호사 포함)과 고객 사이에 있었던 소통에 대해서도 미국변호사-고객 사이의 소통에 대해 적용되는 비밀유지특권(attorney-client privilege)을 미국특허청 특허심판원에서 행해지는 trial 절차(즉, IPR, PGR, CBM, derivation 절차)에 적용한다고 하는 규칙을 발표했습니다. 82 Fed. Reg. 51570-75 (2017년 11월 7일). 이 규칙은 2017년 12월 7일부터 적용이 됩니다. 특권의 보호를 받는 소통의 범위는 미국 특허대리인 혹은 해외 법률대리인과 고객 간에 있었던 소통으로서 그 미국 특허대리인이나 해외법률대리인의 자격/권한(authority)에 합리적으로 필요하고 부가적 (reasonably necessary and incident to the scope of

CBM (Covered Business Method) review는 미국 특허법이 America Invents Act(AIA)에 의해 개정되면서 2012년 9월 16일에 신설된 새로운 무효심판 제도로서 영업방법(business method) 특허의 유효성을 다툴 수 있는 주요 수단을 제공합니다. CBM review는 시기상 Inter Partes Review(IPR)처럼 Post-Grant Review(PGR)의 신청기간이 종료된 이후에 신청을 할 수 있지만 IPR과는 달리 101조, 102조, 103조, 112조를 포함한 특허요건 전반에 관하여 특허의 유효성을 다툴 수 있다는 장점이 있습니다. 한편 CBM review에 관한 법률은 8년 일몰로 통과된 과도기적 법안이기 때문에 2020년 9월 16일에 만료된 후 새로운 제도로 대체될