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AIA에서 새롭게 도입된 PTAB(Patent Trial and Appeal Board)의 무효심판 절차인 CBM(Covered Business Method)은 102조, 103조 뿐만 아니라 101조와 112조 등의 다른 무효사유 또한 다툴 수 있다는 점에서 IPR에 비해 장점이 있습니다. CBM 절차를 신청할 수 있는 요건에 대한 CAFC 케이스(Secure Axcess v. PNC Bank)를 소개한 적이 있는데요, 이번에 CBM 리뷰를 신청할 수 있는 기준에 관하여 PTAB의 폭넓은 “금융 활동” 의미의 해석을 인정한 연방순회항소법원 사건이 12월 10일 나왔습니다(Unisone v. Life Techs).
AIA 18(d)(1)조에 명시돼 있는 CBM의 자격요건은 다음과 같습니다.
For purposes of this section, the term “covered business method patent” means a patent that claims a method or corresponding apparatus for performing data processing or other operations used in the practice, administration, or management of a financial product or service, except that the term does not include patents for technological inventions.
지난 기고글에서 다룬 2017년 2월 21일 Secure Axcess 판결에서 연방순회항소법원은 CBM 신청이 가능하기 위해서는 해당 특허가 금융과 관련된 수많은 활동 중 어느 하나를 요하고 있으면 된다고 하였습니다. 즉, 청구항이 금융에 관련된 광범위한 행위(“wide range of finance-related activities”) 중 단 하나만이라도 명시적으로 요구한다면 CBM 신청 대상에 포함될 수 있습니다.
즉, Secure Axcess 판결은 명시적인 금융 관련 행위를 청구항에서 언급하고 있을 것을 요구한다는 점에서 CBM 리뷰 기준을 다소 좁혔다고 볼 수 있습니다. 다만 금융상품이나 서비스 범위가 제한적이지 않고 넓은 범위의 행위 중 어느 하나라도 그 요건을 만족한다고 보았던 것입니다. 이러한 Secure Axcess 판결 기준에 따라 Unisone의 특허도 CBM 리뷰가 가능한지가 검토되었습니다.
Unisone은 실시간 재고 추적 시스템에 관한 미국특허 제6,996,538호(이하 ‘538 특허)를 보유하고 있습니다. Unisone이 ‘538 특허 침해를 이유로 Life Technologies (이하 LifeTechs)에게 소송을 제기하자 LifeTechs는 제101조를 이유로 특허무효를 주장하며 CBM 신청을 합니다. 특허심판원(PTAB)은 ‘538 특허의 CBM 자격을 인정하고 절차를 진행하여 제101조에 의해 특허 무효를 결정하게 됩니다.
항소심에서 Unisone은 청구항 발명이 어떠한 금융 상품이나 서비스와 연관성이 없으며 단순히 재고를 관리하는 방법에 불과하다고 주장하였습니다. 그리고 물건(goods)을 이용한 모든 발명을 금융적 내용이라고 보는 것은 상업과 관련 있는 모든 발명을 CBM 대상으로 하는 지나치게 넓은 해석이라고 논리를 펼쳤습니다. 하지만 이러한 Unisone의 주장은 구두변론에서 판사들로부터 많은 질문 공세를 받았고(주로 청구항에서 재고를 “주문”하는 단계가 있는데 “주문”이 금융 거래에 해당하지 않는지에 대해) 따라서 Unisone의 주장이 받아들여지지 않을 것이라고 점쳐졌었습니다. 예상대로 12월 10일 연방순회항소법원은 별도의 의견서 없이 법정 결정(per curiam order)으로 PTAB의 CBM 심결을 확정하였습니다. 즉 물건 주문은 반드시 판매가 있을 것을 요하며 이는 본질적으로 금융 활동에 해당한다는 PTAB의 의견에 동의한 것입니다.
Secure Axcess 사건에서 연방순회항소법원은 금융상품 혹은 금융서비스에 부수적(“incidental”)이거나 보충적인(“complementary”) 기술은 CBM 적용을 받기에 충분하지 않다고 명시한 바 있습니다. 본 사안에서 연방순회항소법원은 ‘538 특허가 금융에 부수적인 활동이 아니라 본질적으로 금융 활동에 해당한다고 보았습니다. 따라서 Secure Axcess의 기준을 변경하거나 새로운 내용을 추가하지는 않았습니다. 어떠한 활동이 본질적인 금융 활동인지 또는 부수적인지 여부는 사안마다 사실 관계를 바탕으로 판단해야겠지요. 다만 본 사건에서 볼 수 있듯이 물건을 판매(또는 주문)하는 단계가 재고 관리하는 여러 단계 중 하나로 언급되어 있는 경우에도 청구항 발명이 CBM 대상이 되는 것을 보면 “본질적인 금융 활동”의 범위를 PTAB 과 연방순회항소법원 모두 상당히 폭넓게 보고 있음을 주목해야할 것입니다.
