지난 11월 14일, 미국 특허청에서는 특허청 관납료를 대폭적으로 조정하는 내용을 연방관보(82 FR 52780)에 발표하였습니다. AIA하에서 2013년 처음 특허청의 관납료 개정 이후 이번이 두 번째입니다. 변경된 관납료는 2018년 1월 16일부터 적용되기 때문에 인상된 관납료 납부를 피하기 위해서는 해당 관납료 납부를 가능하다면 1월 16일 이전에 제출하도록 서둘러야 할 것입니다.

이번 조정안으로 조정되거나 새롭게 도입되는 특허청 수수료 항목은 무려 202 개나 됩니다( Table of Patent Fees 참조). 소규모 단체(small entity)와 초소규모 단체(micro entity)에 대해서 각각 50%, 75% 감면을 해주는 것은 종전과 동일합니다. 연방관보에서 특허청은 매년 증가하는 연도별 특허 누적 출원 건수, 심사 기간, 2018년 특허청 예산안 및 필요한 지출 비용 등의 다양한 통계와 데이터를 통해 심사 품질 향상 맟 기술혁신 육성을 위해 수수료 조정이 반드시 필요함을 자세히 설명하고 있습니다. 하지만 출원인의 입장에서는 어찌되었건 수수료 인상이 달갑지 않은 소식인데요, 먼저 눈에 띄는 변경 내용은 아래와 같습니다 (utility, large entity기준).

• Application Filing (Filing + Search + Examination) $1,720 (up from $1,600).
• Extra independent claim/dependent claim: $460/$100 (up from $420 and $80)
• Issue Fee: $1,000 (up from $960).
• Inter Partes Review: (request + post-institution) $30,500 (up from $21,000).
• Ex Parte Reexamination: (request) $6,000 (down from $12,000)
• Submission of 800mbor moreof Sequences: $10,000 (new).

그럼 항목별로 자세한 변경 내용을 살펴보겠습니다(large entity기준).

• Basic Filing, Search, Examination and Issue Fees

<Utility>

<Design>

상기 표에서 보이듯이 실용특허와 디자인 특허 모두 출원료, 조사비용, 심사비용 및 등록료가 인상되었습니다. 하지만 등록유지료(maintenance fee)는 등록일로부터 3.5년, 7.5년, 11.5년 납기 모두 종전 금액과 동일합니다.

디자인 특허의 인상폭이 실용특허보다 큰 것을 알 수 있습니다. 이는 디자인 특허는 등록유지료가 없고, 등록 디자인 특허권자가 실용특허보다 상대적으로 소규모 또는 초소규모 단체의 비중이 높기 때문에 비용을 만회하기 위한 것으로 보입니다.

• Excess Claims

현재 excess claim fee는 출원 당시의 청구항 개수에 기초하여 납부하게 되어 있는데, 이번 수수료 개정안에 대해 Patent Public Advisory Committee (PPAC)는 심사관의 한정요구(restriction requirement)에 의해 삭제하게 된 청구항에 대해 excess claim fee를 출원인에게 환불할 것을 권고했었고, 특허청은 이 권고를 따르는 것에 대해 검토할 것을 약속했습니다. 심사관들이 심사 부담을 이유로 한정요구를 하는 경우가 빈번한데 이와 같은 권고 사항이 받아진다면 출원인에게는 반가운 소식이겠지요.

• Information Disclosure Statements (IDS)

출원인의 정보개시의무에 따라 IDS(Information Disclosure Statement) 제출을 출원일로부터 3개월 이내 또는 최초거절이유통지 이전에 하게 되면 관납료 제출은 필요하지 않습니다. 하지만 최초거절이유통지 이후 등록결정통지 이전에 IDS를 제출하는 경우에는 37 CFR 1.97(e) 규정에 의한 진술서, 즉 그 정보가 해외 대응 출원의 심사 보고서에 인용된 날짜 또는 그 정보를 알게 된 날로부터 3개월 이내라는 진술서를 제출하거나 37 CFR 1.17(p) 규정에 의한 수수료를 납부하여야 합니다. 또한 등록결정통지 이후 등록료 납부 전까지37 CFR 1.97(e) 진술서와 37 CFR 1.17(p) 수수료를 함께 제출하여야합니다. 본 개정에 의해37 CFR 1.17(p) 수수료가 인상되어 출원인의 정보공개에 따른 전반적인 비용 부담이 늘게 될 것입니다.

• Request for Continued Examination (RCE)

첫 계속심사청구(Request for Continued Examination; RCE)의 unit cost는 2015년 회계연도 기준으로 $2,187으로 꽤 높은 것을 알 수 있습니다. 하지만 2차 이후의 RCE의 unit price는 $1,540으로 비교적 낮습니다. 당초 특허청은 첫 RCE에 대해 $1,500 수수료를 제안했으나 PPAC의 권고에 따라 $1,300으로 낮추는 대신 2차 이후 RCE의 수수료로써 비용을 만회하려는 시도로 보입니다. 또한 누적된 RCE 신청 건수로 특허청의 심사 지연이 문제가 되고 있어 RCE를 줄이고 신속한 심사를 촉진하기 위한 일환으로 보이기도 합니다.

• IPR, PGR, and CBM

AIA에 의한 IPR (Inter Partes Review), PGR (Post-Grant Review), CBM (Covered Business Method Review) 절차에 대해 처음 시행했을 때보다 비용과 관련된 축적된 데이터가 생기고 이에 따라 2015년 회계연도 기준으로 unit cost가 모든 절차에서 현재 수수료보다 많이 요구되는 것으로 판단되었습니다. 당연한 수순으로 대폭적인 수수료 인상이 결정되었고, 특히 IPR에서 가장 큰 인상폭이 있었습니다. 하지만 비용 인상에도 불구하고 법원에서의 소송 절차보다 여전히 비용 및 시간면에서 큰 장점이 있어 IPR신청 건수는 크게 영향이 없을 것입니다.

• Mega Sequence Submissions

출원인이 불필요하게 방대한 서열목록(sequence listing)을 제출함으로써 심사관의 심사 부담을 가중시키는 것을 막기 위해 처음으로 신설한 관납료 항목입니다. 실제 적용을 받게 될 출원 건수는 많지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

이외에도 주목할만한 내용으로 결정계 심사(Ex Parte Reexamination)의 관납료를 현행 $12,000에서 $6,000(large entity 기준)으로 대폭 삭감한 것과, 하나의 원특허로부터 다수개의 재발행(reissue) 특허가 등록된 경우 종전에는 다수의 재발행 특허에 대해 하나의 등록유지비 제출로 유지할 수 있었지만 개정 규칙에 의하면 각각의 재발행 특허에 대해 따로 등록유지비 제출이 필요하다는 점 등이 있습니다.

위에서도 언급한 바와 같이 이번 개정은 42 개의 새로운 수수료 및 대체되는 14 개의 수수료 등 202 개의 수수료 항목의 개정 내용을 담고 있어 출원인에게는 미치는 직접적인 영향이 큽니다. 자세한 내용은 미국특허청 관납료 개정 페이지(https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/fee-setting-and-adjusting)를 참고하시기 바랍니다.