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지난 2019년 6월 14일, 연방순회항소법원에서는 주(州)정부에게 주어지는 주권면책특권(State Sovereign Immunity)이 IPR(Inter Partes Review) 절차에서도 적용될 수 있는지에 대한 중요한 판결을 내렸습니다.
저희 블로그에서, 부족 주권면책특권이 IPR 방어에 적용될 수 있는지 여부에 대해서 앨러간(Allergan)의 모호크 부족으로의 특허 양도 이야기와 함께 2018년 연방순회항소법원 판결(Saint Regis Mohawk Tribe v. Mylan Pharm.)을 소개한 바 있습니다. 주권면책특권은 미국수정헌법 11조에 기반하고 있고, 그 내용은 다음과 같습니다.
The Judicial power of the United States shall not be construed to extend to any suit in law or equity, commenced or prosecuted against one of the United States by Citizens of another State, or by Citizens or Subjects of any Foreign State.
즉, 수정헌법 11조에 따르면 다른 州 또는 외국의 시민이 미국의 州정부를 상대로 소송을 제기할 수 없습니다. 또한 州정부에 속하는 기관, 예컨대 주립대학들에게까지 수정헌법 11조의 주권면책특권이 적용되고 있습니다. 인디언 부족으로의 앨러간 특허 양도에 대해 연방순회항소법원은 IPR이 민사소송보다는 정부의 행정처분에 더 근접하다고 결론을 내린 후 IPR 절차에서는 인디언 부족국가의 주권면책특권을 주장할 수 없다고 판시하였습니다
하지만 항소법원은 위 판결문 말미에서 “본 사건에서 판시하는 바는 어디까지나 부족국가의 면책특권이 IPR에 적용되는지 여부에만 국한”되며 미국의50개 주가 갖고 있는 주권면책특권이 IPR에 적용될 수 있는지에 관한 판단은 보류하였습니다.
이번 사건은 미네소타 주립대(Regents of the University of Minnesota; 이하 UMN)가 4G LET 기술에 대해 자신이 보유하고 있는 다수의 특허권 침해 소송을 제기하면서 시작되었습니다. 특허소송의 피고 중 하나였던 LSI는 특허 무효를 주장하며 IPR 신청을 제출하였고, UMN은 주립대학으로서의 주권면책특권을 주장하며 IPR 신청 각하를 요청하였습니다. 특허심판원(PTAB)은 주권면책특권이 IPR에 적용되지만 UMN이 특허침해 소를 제기하면서 그 면책특권을 포기(waive)한 것으로 봐야한다고 했습니다. UMN은 이러한 PTAB 결정에 대하여 연방순회항소법원에 항소하게 됩니다. 비록 UMN이 항소한 시점은 IPR 개시 결정이 나기 전이었지만 연방순회항소법원은 주권면책특권이 워낙 중요한 사안이고 따라서 주권면책특권을 부인하는 판결은 항소가 가능하다는 선례들에 따라 본 사건을 심리하게 됩니다.
이 판결에서도 연방순회항소법원은 IPR이 그 성격을 민사소송으로 봐야하는지 또는 행정처분으로 봐야하는지 여부를 살펴보았습니다. 그리고 2018년 모호크 부족의 면책특권을 부인한 논리와 비슷하게 IPR은 행정처분으로 봐야하며 州정부의 면책특권을 IPR에 적용할 수 없다고 결론을 내렸습니다. 즉, (1) IPR 개시 결정은 특허청장 단독의 권한에 속하고, (2) 당사자들이 참여하지 않기로 결정하더라도 특허청은 IPR 진행을 계속할 수 있으며, (3) 민사소송과는 다른 절차적 특성들(예컨대 민사소송법이 적용되지 않고 청구항 보정이 가능하다는 점) 때문에 IPR을 민사소송으로 볼 수 없다고 하였습니다. 또한 Oil States 사건에서 대법원이 특허권을 공적 권리(public right)로 본 점을 들어 IPR 절차는 당사자간의 절차라기보다 정부와 개인들간의 절차로 보아야한다고 결론내렸습니다.
판결문을 작성한 Dyk 판사는 이번 사건에서는 IPR을 회피하기 위해 의도적으로 특허권 양도를 한 사안이 아니지만, 州정부의 주권면책특권을 IPR에 인정한다면 앨러간과 같이 의도적으로 주권면책특권을 행사할 수 있는州정부 기관에 특허권 양도를 하는 조작행위(manipulation)를 막을 수 없게 되고 이는 IPR을 신설한 국회의 노력을 무너뜨리게 할 것이라고 의견을 피력했습니다.
미국내에는 수백개의 주립대학이 있고 미네소타 주립대처럼 R&D에 선도적인 대학들이 다수 있습니다. 만약 주립대학이 주권면책특권을 IPR 방어로 주장할 수 있다면 주립대학들의 기술이전, 라이센싱, 투자유치 등에 있어 아주 유리하게 작용했을 것입니다. 또한 이번 판결 이전까지는 PTAB은 공립 대학의 특허는 주권면책특책에 의해 IPR 대상이 될 수 없다고 한 바 있습니다 (본 사안에서도 동일한 PTAB 판단이 있었음). 이번 연방순회항소법원의 판결로 미국 주립/공립 대학교, 연구기관에서는 특허권 행사를 함에 있어 IPR 방어 전략을 반드시 염두해야 할 것입니다.
