개정 발명법(America Invents Act; AIA)에 의해 새롭게 도입된 IPR (Inter Partes Review), PGR (Post-Grant Review), CBM (Covered Business Method Patents) 리뷰로 가장 바빠진 곳이 바로 특허청 심판원(PTAB)일 것입니다. 이는 2011년 기준 100여명 남짓하던 심판원 판사들 숫자가 AIA개정안이 통과된 2011년 9월 16일 직후부터 급격히 증가하여 현재 약 270여명에 이르고, AIA가 실행된 2012년 9월 16일 이후부터 현재까지 약 1만 여개의 AIA 심판이 신청(약 90%는 IPR)되었다는 통계가 보여주고 있습니다.

특허청은 AIA 심판 절차를 설명하는 심판실무지침(이하 “지침”)을 2012년 8월에 최초로 발간하였으며 2018년 8월 지침 업데이트를 한 차례 발표한 적이 있습니다. 이번 7월 15일 두 번째 업데이트를 발간하였는데 주요 내용은 아래와 같습니다.

Claim Construction

지난 해 11월부터 시행된 바와 같이 심판원의 무효심판절차에서 적용하는 청구범위 해석기준은 종래의 최광의 합리적 해석기준(“broadest reasonable interpretation)이 아닌, 법원에서와 마찬가지로 Phillips 청구범위 해석기준을 적용한다고 밝히고 있습니다. 따라서 청구항 기재 내용 자체 뿐만 아니라 명세서, 출원경과, 및 관련 외부증거(extrinsic evidence)의 내용을 추가로 고려하여 청구범위를 해석하게 됩니다. 또한 청구항 발명과 관련된 민사 소송이나 무역위원회(ITC : International Trade Commission) 절차에서 사용된 청구항 해석기준도 사건의 유사성에 따라 가중치를 반영하여 고려할 수 있습니다.

또한, 청원당사자(petitioner)는 청구항 해석기준 및 이를 뒷받침하는 증거를 제출하거나 별도의 청구항 해석기준이 필요하지 않다는 진술서를 청원서에 제출하여야합니다. 이후 특허권자의 답변서가 제출된 이후 새로운 청구항 해석기준을 주장할 수 없고, 특허권자나 심판원에서 제시한 새로운 청구항 해석기준에 대한 대응만 할 수 있게 됩니다. 절차의 효율성과 심판개시(institution) 결정의 합리성을 위함입니다.

Testimonial Evidence

무효심판이 신청되면 특허권자는 예비적 답변서 제출 기회를 갖게 됩니다. 이때 특허권자는 주장된 무효사유가 근거 없음을 주장하게 되는데 기존 절차에 의하면 증언 증거(testimonial evidence), 즉 전문가 증언을 제출하는 것이 허용되는데 이는 특허권자의 방어 전략을 노출시키고 심판청구인으로부터 반대심문(cross-examination) 기회를 주게 되므로 잘 사용되지 않았습니다. 개정 지침에서는 예비적 답변서에 제출되는 증언 증거는 향후 절차에서 철회(withdraw)될 수 있고 반대심문 대상이 되지 않게 됩니다. 또한 예비적 답변서에 제출된 증언에 대해 심판청구인이 대응(reply)하는 것도 특별한 경우에 한해 허용될 것을 암시하고 있습니다 (“the Board does not expect that such a reply will be granted in many cases due to the short time period the Board has to reach a decision on institution.”). 심판이 개시되기 전의 특허권자의 적극적인 방어 전략을 장려하려는 뉘앙스로 보입니다 (심판이 개시된 경우 전문가 증인의 신빙성(credibility) 공격에 대한 우려 제거).

Multiple Petitions

개정 지침에 의하면 두 개 이상의 청원을 제출한 당사자는 (i) 인정되기를 원하는 청원 순서대로 순위를 매기고, (ii) 두 개 이상의 복수의 청원을 제출한 이유를 소명할 것이 요구됩니다. 신속한 진행이 요구되는 AIA 심판에서 동일한 당사자에 의한 복수의 심판 청원 제출을 자제하기 위한 목적입니다.

Remand

연방순회항소법원에 의해 심판 결정이 환송되는 경우, 개정 지침은 그 환송을 결정한 날로부터 6개월 이내에 심판원이 결정을 내릴것을 목표로 제시하고 있습니다. 이를 위해 환송 판결일로부터 한 달 이내로 당사자들과 심판원이 전화회의(conference call)를 실시하여 추가 브리핑이 필요한지 여부, 추가 브리핑의 범위 및 길이, 추가 증거 제출 여부 등에 대해 의논하고 합의할 것을 요구됩니다. 대법원의 SAS 판결(무효심판이 개시되면 청구가 제기된 모든 청구항에 대해 무효성을 판단해야함)에 따라 기존의 일부 청구항에 대해서만 판단된 심판 판결들이 다시 환송되어 돌아오는 사건들이 많아졌기에 심판 적체를 막기위한 일환으로 보입니다.

개정 지침의 내용은 보다 신속하고 투명, 예견가능한 심판결과를 제공하기 위한 심판원의 목적을 일관되게 가리키고 있습니다. AIA 심판절차가 특허 분쟁을 위한 효율적 도구로 자리잡은 만큼 심판원에서의 지속적인 업데이트를 잘 숙지하고 활용하는 것이 실무자들에게 필요하겠습니다.