2018년 6월 27일, USPTO는 특허협력조약(PCT)에 따라 공동 조사 및 심사(Collaborative Search and Examination (CS&E))에 관한 IP5 파일럿 프로그램(시범 사업)을 발표하는 연방등록고시(Federal Register Notice)를 발행했습니다. 골자는 PCT 출원에 대해 모든 IP5 특허청들, 즉 미국 특허청(USPTO), 한국 특허청(KIPO), 유럽 특허청(EP), 일본 특허청 (JPO) 및 중국 특허청(SIPO)의 심사관들이 협업을 통해 PCT 국제조사보고서(International Search Report) 및 의견서(Written Opinion) 작성을 하는 것입니다.

큰 틀을 보자면 PCT 출원인이 국제조사기관(International Search Authorities; ISA)을 선택하여 ISA로부터 국제조사보고서/의견서를 받는다는 점은 종전과 동일합니다. 하지만 내부 절차를 들여다보면, 파일럿 프로그램에서는 (i) ISA에 속한 심사관(main examiner)이 조사 및 심사 작업 후 예비  국제조사보고서/의견서를 작성 후 이를 ISA가 아닌 다른 나머지 IP5 오피스에 전달하고, (ii) 다른 IP5 오피스에 속한 심사관들(peer examiners)이 예비 국제조사보고서/의견서를 검토 후 자신의 독자적인 심사 결과물을 더하여 피드백을 주면, (iii) ISA의 심사관이 이를 참조하여 최종 국제조사보고서/의견서를 작성하게 됩니다. 최종 국제조사보고서/의견서만이 특허심사하이웨이(Patent Prosecution History; PPH) 참가를 결정하는 근거가 됩니다. 최종 결과물과는 별도로 peer examiners의 의견은 WIPO PatentScope에서 열람가능합니다.

USPTO와 KIPO, EPO는 이와 비슷한 파일럿 프로그램을 2010년과 2011~2012년에 시행한 바가 있는데요, 이번 파일럿에서 다른 점이라면 이전에는 특허청에서 파일럿에 참가할 출원을 결정하였던 점에 반해 출원인이 파일럿 참가를 결정하는 것입니다. 파일럿 참가를 원하는 출원인은 PCT 출원 시 참가신청서를 제출하면 됩니다 (http://www.wipo.int/pct/en/filing/cse.html). 신청은 2018년 7월 1일부터 영어로 제출된 PCT 출원에 한해 먼저 받으며 이후 다른 언어로 된 PCT 출원에 대해서도 점차 참가를 허용할 것입니다 (해당 언어의 수리관청에서 개별적으로 참가 시기를 공표). 파일럿 프로그램은 향후 3년 간 시행되고 신청 접수는 2년 동안 받습니다 (즉, 2018년 7월 1일부터 2020년 6월 30일까지). 파일럿 참가자는 ISA에게 제출하는 조사 수수료만 지불하면 되고 별도의 추가 납부료는 없습니다. 그리고 각 ISA는 100개 이상의 출원은 파일럿으로 참가시킬 수 없습니다.

IP5는 전 세계 특허 출원의 약 80% 이상을 차지하고 있는 특허청 간 합의체로 글로벌한 지적재산권 환경에 맞춰 효율적이고 비용을 절감할 수 있는 절차를 제안하고, 업무 공유 강화 등을 통해 특허 조화(patent harmonization)를 이루는 것을 목표로 하고 있습니다. 이번 CS&E 파일럿 프로그램도 특허청간 심사 협력을 추진하기 위한 중대한 첫 시작으로 보입니다. CS&E 파일럿의 장점은 무엇보다도 ISA 뿐만 아니라 다른 IP5 특허청의 심사관들로부터 서로 다른 언어의 선행기술까지 포함하는 질 높은 조사 결과를 받을 수 있어서 PCT 출원의 등록 예견 가능성이 커진다는 것입니다. 다만 연방등록고시는 최종 CS&E 결과물을 받는데 추가적인 시간이 더 필요할 수 있음을 시사하고 있지만 기존의 PCT 출원의 타임 라인을 지키도록 최대한 노력할 것이라고 하고 있습니다. 각 특허청마다 연간 신청 접수가 제한되어 있어서(USPTO를 수리관청으로 하는 PCT 연간 50 건으로 제한) 참가에 관심이 있는 출원인은 신청을 서두르는 게 좋겠습니다.

한편 위에 설명드린 CS&E 파일럿 프로그램과 별도로 미국특허청과 한국특허청 간에 공동 심사를 하는 Collaborative Search Pilot (CSP) 프로그램도 현재 활용되고 있습니다. PHP와 비슷하게 아직 출원의 심사가 시작되어 있지 않아야 하고, 미국출원의 경우 독립항 3개, 총 청구항 20개 미만이어야 하고 (다중종속항 허용 안됨), 미국출원과 대응 한국출원의 청구항들이 서로 상응하는 것을 보여주는 Claim Correspondence Table의 제출이 요구됩니다.  또한 절차적으로 중요한 것은 한국특허청과 미국특허청에 모두 CSP 신청서를 제출해야 하는데 한 나라에 제출된 후 15일 내에 다른 나라 특허청에 제출되어야만 합니다.  CSP 신청이 받아들여지면, 그 미국출원과 한국출원은 우선심사의 대상이 되고 미국특허청과 한국특허청은 독자적으로 심사를 한 후, 그 심사결과를 통합하여 미국출원과 한국출원의 출원인에게 통보합니다. 구체적으로, 미국특허청에 따르면, CSP 신청이 허가되면 그 허가일로부터 4개월 이내에 양쪽 특허청이 심사결과를 교환하고, 그로부터 2개월 이내에 첫번째 Office Action을 교환하는 신속한 심사 진행을 목표로 하고 있습니다. CS&E와 마찬가지로 CSP를 이용하기 위한 추가적인 관납료는 없습니다.