미국에서는 소송의 승패에 상관없이 소송 당사자가 각자 소송 비용을 부담하는 것이 원칙입니다. 이른바 ‘아메리칸 룰(American Rule)’이라고 불리는 법칙인데요, 모든 법칙이 그러하듯이 예외가 있습니다. 특허법 285조(35 U.S.C. 285)에서 “예외적인 경우에 승소한 측은 패소한 측으로부터 변호사 비용을 받아낼 수 있다”고 명시하고 있습니다. 그리고 잘 아시다시피 2014년 Octane Fitness 사건에서 미 연방대법원은 ‘예외적인 경우’에 해당하는 기준을 많이 낮추었고, 그에 따라 소송 비용 전가(fee shifting)를 신청하고 인정받는 경우가 예전보다 높아지는 추세입니다.

지난 주 7월 27일, 연방순회항소법원은 미국 특허청(US Patent and Trademark Office)이 출원인과의 민사 소송에서 들인 변호사 비용을 아메리칸 룰 적용을 받지 않고 출원인에게 전가할 수 있는지에 대해 전원합의체(en banc) 판결을 내렸습니다(Nantkwest, Inc v. Iancu).

사건의 배경을 살펴보면 Nantkwest는 암 치료 방법에 대한 특허 출원을 제출했으나 거절 결정을 받았고 이후 PTAB에서도 심사관의 거절 결정을 확인했습니다. PTAB에서 최종 거절된 경우 특허출원인은 (1) 특허법 141조에 따라 CAFC(연방순회항소법원)에 바로 항소를 하거나, (2)특허법 145조에 따라 특허청이 소재한 버지니아 주 동부지방법원(U.S. District Court for the Eastern District of Virginia)에 특허청장을 상대로 민사 소송을 제기할 수 있습니다. Nantkwest는 145조에 의해 Iancu 특허청장을 상대로 민사소송을 제기했는데 결국 패소하게 됩니다.

여기서 눈여겨 볼 점은 바로 특허법 145조에서 “모든 소송 경비는 출원인이 부담한다(All the expenses of the proceedings shall be paid by the applicant)”라는 단서를 달고 있다는 것입니다. 즉 145조에 따른 민사 소송을 진행 시, 소송 승패에 상관 없이 특허청에서 발생한 소송 경비까지 출원인이 부담하게 되는 것입니다. 지금까지 특허청은 여행 경비, 프린팅, 그리고 전문가증인(expert witness) 등의 실제 경비 등을 패소한 출원인으로부터 환급하는데 145조의 단서를 사용해왔었습니다. 그런데 이 사건에서 변호사 비용이 소송 경비에 포함된다고 주장하면서 7만 8천 달러 이상의 변호사 비용을 출원인으로부터 환급받을 것을 요구하였습니다. 특허청이 처리해야하는 소송이 많아지면서 변호사 비용의 부담이 커졌기 때문인 것 같습니다.

지방 법원은 아메리칸 룰에 따라 특허청에서 자신의 변호사 비용을 부담해야한다고 하며 환급 신청을 거절했고 특허청은 연방순회항소법원에 항소하였습니다. 연방순회항소심에서 3인의 판사들로 구성된 패널은 2-1로 지방 법원 판결을 취소하면서 변호사 비용은 145조에서 규정하는 소송 경비에 해당한다고 판단하였습니다. 이후 연방순회항소법원은 직권으로(sua sponte) 이 사안을 전원합의체로 다시 재판하기로 결정하였습니다.

쟁점은 바로 의회가 145조 제정 시 아메리칸 룰 원칙에 대해 예외를 제공하려고 의도했느냐였습니다. 판결문을 쓴 Stoll 판사는 먼저 아메리칸 룰이 미국의 사법체계의 근본적인 원리에 해당한다고 하면서, 1700년대 말 Arcambel v. Wiseman사건으로 거슬러 올라가 미연방대법원이 아메리칸 룰은 의회에 의해 수정되지 않는 한 근본적으로 지켜져야할 미 사법원칙이라고 밝혔음을 인용하였습니다. 즉, 전통적으로 약자를 보호하기 위한 취지(소송의 결과에 따라 변호사 비용 전가 위험 없이 가난한 자들도 소송을 제기할 수 있도록)로 마련된 아메리칸 룰 적용을 받지 않으려면 예외를 두려는 국회의 분명한 의도가 있어야한다는 것입니다.

연방순회항소법원은 의회가 1839년 145조의 전신을 마련하였을 때 당시의 “경비(expenses)”라는 용어가 가지는 통상적인 의미 및 사전적인 의미를 검토하면서 그 당시 “경비”라는 용어가 변호사 비용을 함축하는 의미로 사용되지 않았다고 하였습니다. 또한 더 분명한 증거로써 의회가 다른 법규에서 “변호사 비용”이라는 용어를 “경비”라는 용어와 함께 쓰고 있음을 들면서 이는 의회가 “경비”의 통상적 의미가 변호사 비용을 포함하는 것이 아니라고 이해하였기 때문으로 판단하였습니다. “경비”에 반드시 “변호사 수임료”가 포함 된 경우, 두 용어를 각각 사용하고 있는 수많은 법령은 의미의 중복이 있게 되는데 이는 법령 해석을 비합리적으로 만드는 것이기 때문에 바람직하지 않은 해석이라는 것입니다. 따라서 전원합의체는 특허법 145조가 아메리칸 룰의 예외를 제공하는 것이 아니며 특허청은 변호사 비용을 출원인으로부터 회수할 수 없다고 판시하였습니다.

전원합의체로 사건을 재심리하기로 결정 후 많은 단체에서(AIPLA, IPO, INTA등) 145조는 소송 비용 전가로 해석할 수 없다는 입장을 밝혔습니다. 하지만 전원합의체가 7-4 판결로 나눠지면서 반대의견(“all the expenses”에 근거)을 내놓은 판사들도 적지 않아 이번 사건이 대법원으로 상고 신청까지 이어질지는 두고 봐야겠습니다.