미국특허출원의 심사 중에 심사관으로부터 최종거절결정(Final Office Action)을 받은 이후 출원인이 취할 수 있는 방안에는 여러가지가 있습니다. 예를 들면,  (i) 항소(appeal)를 하거나, (ii) 항소 청구서와 함께 Pre-Appeal Brief Review를 요청하여 심사관 3인으로 구성된 패널의 리뷰를 받아보는 방안, 그리고 (iii) 재심사 청구(Request for Continued Examination; RCE)나 계속출원 (Continuation application)을 통해 심사를 계속 받아 볼 수 있습니다. 그리고, 최종거절결정에 대한 간단한 보정 (청구항에 대한 형식적 요건의 보정, 항소에 합당한 형태로의 보정 등 아주 제한적인 범위내에서 청구범위를 보정하는 보정) 및/또는 의견안으로 답변서를 제출하는 방법도 있습니다. 청구항의 범위를 실질적으로 변경하는 보정에 대한 심사관의 의견을 듣고 싶다면, 최종거절결정에 대한 답변서와 함께 보정안을 제출하고 이후의 Advisory Action  (심사관이 최종거절결정에 대한 답변서를 검토 후 출원 등록이 불허하다고 결정하는 경우에 통지) 에서의 심사관의 코멘트를 받는 것도 하나의 방법이 될 수 있습니다.

이들 중 어떤 방안이 가장 적절한지는 출원인이 그 출원을 통해 얻고자 하는 목적(예, 좁은 범위로라도 빨리 특허를 받을 필요가 있는지)이나 거절이유의 정확성 혹은 거절을 하는 법적 근거 등을 고려하여 결정하게 되고, 그래서 최종거절결정을 받은 이후 어떤 방안이 최선의 선택일지 분명하지 않은 경우가 종종 있습니다.

그런데 최근에 출원인의 머리를 더 복잡하게 할 수 있는 새로운 프로그램이 신설되었습니다. Post-Prosecution Pilot(P3)이란 이름의 시범적(pilot) 프로그램으로서, 항소를 하지 않고도 최종거절결정에 대한 심사관들의 패널에서의 리뷰를 요청할 수 있는 제도입니다. 특히, P3프로그램하에서 출원인은 청구범위를 넓히지 않는 보정안을 선택적으로 제출할 수 있고, 거절결정을 한 심사관을 포함한 심사관들의 패널과의 회의에서 20분간 구두 발표를 할 수 있습니다. 그 결과로서 패널은 거절결정을 지지하거나, 등록결정, 또는 심사 재개시(reopen prosecution)의 결정을 할 수 있습니다. P3 프로그램의 결과 최종거절결정이 지지되는 경우, 출원인은 출원이 포기되는 것을 피하기 위해서 최종거절결정통지일로부터 6개월 이내에 항소를 신청하거나 RCE를 신청할 수 있습니다.

위의 내용에서 추론할 수 있듯이, P3 프로그램은 Pre-Appeal Brief Review 와 기존의 After-Final Consideration Pilot (AFCP) 2.0 program 의 요소들을 가지고 있으며, 이에 더하여 출원인의 구두 발표를 통한 참여라는 새로운 요소를 넣었습니다. 최종거절결정이후의 실무의 중요성을 부각하고, RCE 및 심판원(Patent Trial and Appeal Board; PTAB)에 제출되는 항소 건수를 줄이고자 하는 일환으로 미특허청에서 시범적으로 신설한 프로그램입니다.

P3 프로그램의 주요한 특징들은 다음과 같습니다.

시행기간: P3 프로그램은 신청건수가 1,600건이 넘어가는 즉시, 혹은 2017년 1월 12일에 종료됩니다. 또한, 각 technology center 당 200건 이상의 신청건수를 받을 수 없도록 규정하고 있습니다. 현재까지 제출된 각 technology center에서의 P3 프로그램 신청건수는 다음과 같습니다 (2016년 11월 4일 기준).

Counter by Technology Center

1600_____83         1700_____152         2100_____140       2400_____179
2600_____145       2800_____158         3600_____200       3700_____200

요건: P3 프로그램을 신청하기 위해서 다음의 자격 요건을 만족해야합니다.

• 최종거절결정통지를 받은 35 U.S.C. § 111(a) 또는 35 U.S.C. § 371 하의 정규특허출원 또는 국제특허출원일 것 (Reissue, 디자인, plant, reexamination proceedings 에는 적용되지 않습니다).
• 최종거절결정통지를 받고 2개월 이내에 신청해야하며, P3 프로그램 신청 이전에 Pre-Appeal 이나 AFCP 2.0 프로그램 신청을 제출한 경우가 아니어야 합니다. 또한 P3 프로그램 신청 이후 Pre-Appeal 프로그램이나 AFCP 2.0 프로그램의 신청을 하면 P3 프로그램이 종료됩니다.

필요한 서류: P3 프로그램 신청을 위해 요구되는 서류들은 다음과 같습니다.

• 신청서 (Form PTO/SB/444)
• 출원인이 심사관 패널과의 회의에 참여하겠다는 의사를 나타내는 진술문 (신청서에 포함됨)
• 최종거절결정에 대한 답변서 (보정을 제외한, 5 페이지 이내의 argument).
• 선택적으로, 발명의 범위를 넓히지않는 하나 또는 그 이상의 청구항의 보정안
• 정부관납료 없음

다른 파일럿프로그램과의 비교

새로운 P3 프로그램을 적절히 활용하면 많은 비용과 시간이 필요한 RCE 또는 항소 신청을 통하지 않고서, 별도의 관납료 없이 심사관들의 패널을 통해 특허 등록을 받을 가능성을 높일 수 있기 때문에 P3 프로그램의 이용을 적극적으로 고려해 볼 필요가 있겠습니다.

또한, 심사관들의 패널을 통해 거절 이유가 지지된 경우에도, 심사관 패널로부터 거절 이유가 지지된 이유에 대한 입장을 들을 수 있기 때문에 추후 출원 전략 수립에도 도움이 될 것입니다.

다만 P3 프로그램에서는 담당 심사관, Supervisory Patent Examiner (SPE), 그리고 SPE가 해당 심사 unit에서 선정할 수 있는 심사관으로 패널을 구성하도록 되어 있습니다. Pre-Appeal Brief Conference 에서 담당 심사관, 담당 심사관의 SPE 및 이들과는 다른 심사 unit에 속하는 Primary Examiner로 구성된 패널이 심사를 함으로써, 다른 심사 unit에 속하는 심사관이 해당 기술을 충분히 이해할 수 없는 문제점이 있을 수도 있다는 점을 개선하기 위한 방안으로 보입니다. 하지만, 한편에선 이러한 P3 프로그램의 패널 구성 방법이 SPE가 자의적으로 자기 편을 들어 줄 수 있는 심사관을 선정하는 문제점을 야기할 수도 있다고 하는 지적도 있습니다.