올해 들어 Alice/Mayo 테스트를 적용, 특허적격성 인정이 가능함을 시사한 미국연방순회항소법원의 판결이 벌써 여러 개 나왔습니다. 지난 기고에서 다룬 1월 25일자 판결 Core Wireless Licensing v. LG Electronics 이후 벌써 세 개의 판결이 더 있었는데, 아래와 같습니다.

두 사건 모두 그 배경이 중요한데, Berkheimer의 경우 지방법원은 청구항 발명이 특허적격성이 없음을 이유로 약식판결(Summary Judgement)을 내렸었고, Aatrix의 경우는 청구항 발명이 특허적격성이 없기 때문에 연방민사소송법(Federal Rule of Civil Procedure) 12(b)(6)호의 요건을 만족하지 않는다는 이유로 지방법원이 피고의 소 각하 신청(Motion to Dismiss)을 받아들였습니다.  이에 특허권자들은 연방순회항소법원에 항소를 하였고, 항소심에서 자신들의 발명이 왜 Alice 판단기준에 비추어 특허성이 있는지를 명세서에 기술된 발명의 “향상된 효과”를 근거로 주장했습니다.이 중 Berkheimer 와 Aatrix사건은 소프트웨어 발명으로서 연방순회항소법원이 청구항 발명이 추상적 개념에 해당하지만 Alice 두 번째 단계에서 발명적 개념이 있는지 여부에 대해 사실관계를 더 살펴볼 필요가 있다고 하여 하급심으로 환송(remand)한 사건입니다.

Berkheimer에서는 특허 명세서가 기존의 디지털 자산 관리 시스템에서는 많은 문서들이 불필요한 문서 요소를 다수 포함하고 있어서 비효율적이고 비용이 많이 든다는 문제점이 있다고 언급이 되어있었고, 특허권자는 특허 발명은 이러한 문제를 해결한다고 주장하였습니다.

이에 대해 연방순회항소법원은 이러한 특허권자 주장이 옳은지 판단하기 위해서는 사실관계를 살펴봐야 한다고 하였습니다. 특히 주목할 점은 연방순회항소법원이 Alice 두 번째 단계에서 발명이 잘 알려지고(well-known), 일상적(routine), 관습적인(conventional) 발명인지를 판단하는 것은 사실관계에 기반해야 한다고 하였고, 더욱이 선행기술에 의해 공지되었는지만으로 그 기술이 주지 관용(well-known, routine, and conventional)하다고 할 수 없다고 하였습니다. Alice 판례 이후 심사관들이 선행기술을 극복한 발명에 대해서도 주지 관용을 주장하며 101조에 의해 거절 사유를 내는 경우가 왕왕 있었는데 연방순회항소법원이 이에 대해 가이드라인을 제시한 것으로 보입니다.

Aatrix에서도 연방순회항소법원은 동일하게 청구항에 업급된 “데이터 파일(data file)”이 주지 관용한지 아니면 창의적인지 여부는 사실 관계에 따라 결정해야 하며 따라서 Rule 12(b)(6)호의 소 각하 결정은 잘못된 것이라고 하였습니다.

2014년 6월 Alice 대법원 판결 이후, 소프트웨어 특허 소송에서 101조에 따른 소 각하 신청이 급증하였고 2014년에 하반기에만 소 각하율이 90%에 육박했었습니다. 그러다 2015년에는 약 71%, 2016년에는 53%, 그리고 2017년에는 약 50%으로 계속 감소하는 추세입니다. 이러한 추세를 감안하면, 그리고 소 각하 신청을 하면서 청구항 해석에 관한 피고의 전략을 원고에게 노출한다는 점에서 피고가 신중을 기하게 될 것이라 예상됩니다.

한편 Berkheimer 사건에서, 연방순회항소법원은 독립항 1항 발명은 특허적격성이 없다고 판단한 반면 종속항 4항에 대해 위에서 설명한 바와 같이 특허발명의 기술적 향상 여부가 인정되는지를 “without substantial redundancy” 측면에서 심리해야 한다고 하였는데, 청구항 1항과 4항은 아래와 같습니다.

1. A method of archiving an item comprising in a computer processing system: presenting the item to a parser; parsing the item into a plurality of multi-part object structures wherein portions of the structures have searchable information tags associated therewith; evaluating the object structures in accordance with object structures previously stored in an archive; presenting an evaluated object structure for manual reconciliation at least where there is a predetermined variance between the object and at least one of a predetermined standard and a user defined rule.

4. The method as in claim 1 which includes storing a reconciled object structure in the archive without substantial redundancy.

따라서 명세서 및 청구항을 작성 시 101조를 염두에 두어 기존 기술의 문제점 대비 청구항 발명의 기술적 효과를 기술하는 것이 필수적일 것입니다. 특히 Berkheimer의 종속항 4항과 같이 발명의 효과를 기술하는 청구항 구비가 바람직하게 보입니다.