미국 연방순회항소법원은 이번 달 초 American Axle & Manufacturing v. Neapco Holdings에서 특허 적격성을 판단하는 새로운 판결을 제시했습니다.

이번 사건의 쟁점이 되는American Axle & Manufacturing Inc. (AAM)의 미국 7,774,911 특허 (‘911 특허)는 자동차의 구동축 (drive-shaft) 기술에 관한 것입니다. 자동차의 구동축에 관한 기술은 오랫동안 개발 되어왔으며 구동축이 회전하며 발생하는 다양한 모드의 진동과 그에 따른 소음을 줄이려는 다양한 해결책 또한 개발되어 왔습니다.

자동차의 구동축은 일반적으로 진동을 줄이기 위한 라이너 (liner)와 함께 만들어집니다. 구동축의 진동은 세가지 모드가 있는데 세로 방향으로 에너지가 전달되며 생기는 bending mode, 접선 방향으로 에너지가 전달되며 발생하는 torsion mode, 정상파가 원주를 따라 전달되며 발생하는 shell mode 가 있습니다. 또한 각각의 모드는 다른 주파수에 따라 소음을 발생 시킵니다.

이번 사건에서 쟁점이 된 청구항 1과 22는 다음과 같습니다:

청구항 1

A method for manufacturing a shaft assembly of a driveline system, the driveline system further including a first driveline component and a second driveline component, the shaft assembly being adapted to transmit torque between the first driveline component and the second driveline component, the method comprising:

providing a hollow shaft member;

tuning at least one liner to attenuate at least two types of vibration transmitted through the shaft member; and

positioning the at least one liner within the shaft member such that the at least one liner is configured to damp shell mode vibrations in the shaft member by an amount that is greater than or equal to about 2%, and the at least one liner is also configured to damp bending mode vibrations in the shaft member, the at least one liner being tuned to within about ±20% of a bending mode natural frequency of the shaft assembly as installed in the driveline system.

청구항 22

A method for manufacturing a shaft assembly of a driveline system, the driveline system further including a first driveline component and a second driveline component, the shaft assembly being adapted to transmit torque between the first driveline component and the second driveline component, the method comprising:

providing a hollow shaft member;

tuning a mass and a stiffness of at least one liner, and

inserting the at least one liner into the shaft member;

wherein the at least one liner is a tuned resistive absorber for attenuating shell mode vibrations and wherein the at least one liner is a tuned reactive absorber for attenuating bending mode vibrations

AMM은 ‘911 특허에서 선행 기술이 bending mode, shell mode, torsion mode 각각의 진동을 줄이는 방법을 제시하고 있다는 점을 인정합니다. 하지만 선행기술은 다른 모드간에 발생하는 진동을 동시에 줄이는 기술은 제시하지 않으며, ‘911 특허의 발명의 핵심은 서로 다른 두 모드의 진동을 동시에 줄일 수 있는 라이너 튜닝이라고 AMM은 주장했습니다.

하지만 연방순회항소법원은 지방법원과 같은 편을 들며 문제가 되는 청구항들은 단지 Hooke의 법칙인 자연 법칙에 따라 주파수를 어떻게 선택하면 원하는 결과를 얻을 수 있는지를 청구하고 있을 뿐이라고 판단했습니다.

연방순회항소법원은 청구항은 Hooke의 법칙을 적용하는 특정한 방식을 기술하는 것이 아니라 단지 라이너가 특정 진동을 줄이기 위해 튜닝이 되어야 한다고만 제시하고 있으며 이는 대법원의 Mayo 판결의 경우와 유사하게 단지 자연법칙에 “apply it”이란 말만 덫붙인 것과 같다고 했습니다. 또한 청구항은 두가지의 모드의 진동을 줄이기 위한 특정한 구조 또는 단계에 대한 설명이 없이 Hooke의 법칙을 바로 적용하고 있으며 추가적인 발명의 컨셉이나 선행 또는 후속 해결책 (pre- and post- solution activity)을 기재하지 않았다고 판단하며 ‘911 특허는 적격성이 없다고 판단했습니다.

Moore 판사님은 이런 다수의견에 대한 강한 우려와 반대 의견을 제시했습니다. Moore 판사님은 청구항은 단지 자연법칙에 direct 된 것이 아니라고 보며 Alice test 의 Step 2A 단계에서 특허 적격성이 있다고 판단을 했습니다. 설령 청구항들이 자연 법칙을 기술하고 있다고 하더라도 종속항들은 기술의 발명의 컨셉을 자세하게 제시하고 있으며 구체적인 구조와 단계를 명시하고 있다고 보며, 다수의견은 발명의 컨셉을 제대로 고려하지 않았으며 Alice 의 Step 2B 테스트를 적용하지 않는 판결이라고 강한 반박을 제기했습니다. 또한 다수의견이 청구항은 Hooke의 법치을 어떻게 (how) 적용하는지를 제대로 명시하지 않고 있는 점을 특허 부적격성의 근거로 들었는데 이는 112 조항의 실시 가능성 (enablement) 판단과 특허적격성을 혼동하는 것이라고 했습니다.

하지만 이에 대해 다수의견을 이끈 Dyk 판사님은 특허의 명세서에 아무리 자세한 설명이 있더라도 이 점이 구체성이 떨어지는 청구항의 특허적격성 여부를 판단하는데 도움을 줄 수는 없다고 반박했습니다.

올해 초에 미국 특허청에서 특허적격성에 대한 수정된 가이드라인을 제시한 뒤로 특허적격성 여부에 대한 심사가 출원 단계에서 어느 정도 명확해지는데 도움이 되고 있습니다. 하지만 이번 판결은 여전히 특허 적격성 여부에 대한 기준이 불명확하고 불확실하게 적용될 수  있다는 점을 보여주며 앞으로 보다 명확한 기준을 제시하는 법조항 또는 대법원의 판결이 있을지 지켜봐야 할 것입니다.