미국연방순회법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)의 Smart Systems Innovations v. Chicago Transit Authority 사건에서 미국특허법 101조의 특허적격성을 놓고 또 한 번의 공방이 벌어졌습니다. 우리나라의 교통카드와 유사한 교통결제 시스템에 관한 특허권자인 스마트 시스템즈(Smart Systems Innovations; 이하 “SSI”)가 시카고 교통 공사(Chicago Transit Authority)를 상대로 특허침해소송을 냈습니다.

지방법원

1심을 맡은 일리노이 주 북부 지방법원(U.S. District Court for the Northern District of Illinois)은 심리 대상이 된 네 건의 미국특허 제 7,566,003호(이하 “’003 특허”), 제 7,568,617호(이하 “’617 특허”), 제 8,505,816호(이하 “’816 특허”), 제 8,662,390호(이하 “’390 특허”)에 대해 101조에 근거한 특허부적격을 이유로 특허를 무효화 했습니다.

그 이유인즉슨 대상특허들의 청구항이 “인터페이스”라든지 “처리 시스템” 등의 기술적인 용어들과 특허 청구항에 사용되는 상투적 문구들만 걷어내면 결국 남는 것은 “신용카드를 이용하여 지하철이나 버스 요금을 지불한다”라는 추상적인 개념뿐이라는 것이었습니다. 특히나 지방법원은 “최근 판례가 강조해 왔듯이 아무리 요란하고 거창한 장식(bells and whistles)을 두르더라도 청구항 속의 핵심 알맹이가 결국은 요금을 지불하는 것처럼 특정 금융 거래 활동에 관한 것이라면 추상적 개념을 포함하는 것으로 분류하지 않을 수가 없다”라고(앨리스 판별법 제1단계) 판시를 하였습니다. 또한 1심 법원은 대상특허들이 “프로세서”, “해시 식별자”, “메모리”과 같은 일반적인 컴퓨터 부품들을 별도의 기술적 설명 없이 나열하는 것만으로는 청구항에 발명적 특징(inventive concept)이 담겨 있다고 보기 어렵다고(앨리스 판별법 제2단계) 보았습니다.

특허의내용

심리 대상이 된 네 건의 특허 중 ’003 특허의 14번 청구항의 내용은 다음과 같았습니다.

A method for validating entry into a first transit system using a bankcard terminal, the method comprising:

downloading, from a processing system associated with a set of transit systems including the first transit system, a set of bankcard records comprising, for each bankcard record in the set, an identifier of a bankcard previously registered with the processing system, and wherein the set of bankcard records identifies bankcards from a plurality of issuers;

receiving, from a bankcard reader, bankcard data comprising data from a bankcard currently presented by a holder of the bankcard, wherein the bankcard comprises one of a credit card and a debit card;

determining an identifier based on at least part of the bankcard data from the currently presented bankcard;

determining whether the currently presented bankcard is contained in the set of bankcard records;

verifying the currently presented bankcard with a bankcard verification system, if the bankcard was not contained in the set of bankcard records; and

denying access, if the act of verifying the currently presented bankcard with the bankcard verification system results in a determination of an invalid bankcard.

즉, 이 청구항은 교통 시스템에 연계된 프로세싱 시스템으로부터 은행카드 기록을 다운로드 하고 은행카드(신용카드 혹은 직불카드) 리더를 통해 은행카드 데이터를 받아서 식별자를 결정하고 이 은행카드가 은행카드 기록에 포함되어 있는지 여부를 판별한 후 기록에 없을 경우에는 은행카드 인증 시스템을 통해 인증을 하고 이에 실패할 경우에는 액세스를 거부하는 것을 골자로 하고 있습니다.

항소법원과앨리스판별법

연방순회항소법원에서 레이나(Reyna), 월렉(Wallach), 린(Linn) 판사로 이루어진 3인 합의재판부가 이 사건을 맡았는데 이  중에서 레이나와 월렉은 1심의 판단에 하자가 없음을 확인해 준 반면 린 판사는 소수의견을 통해 부분 반대의 입장을 표명했습니다.

추상적 개념의 특허적격성의 판단은 연방대법원의 관련 최신판례인 앨리스(Alice Corp. v. CLS Bank International)에서 도입된 앨리스 판별법(Alice Test)을 통해 하게 되는데 이 판별방법은 두 가지의 판별 단계로 이루어져 있습니다. 먼저 판별 1단계에서는 청구항의 전체를 모두 고려하였을 때 청구항의 총체적인 성격이 특허를 받을 수 없는 내용(예컨대 추상적 개념)에 관한 것인지를 판단합니다.

앨리스 판별법제1단계

앨리스 판별법 1단계에 관하여 항소인 SSI는 크게 두 가지의 방어 논리를 펼쳤습니다.

첫 번째로 SSI는 ’003 특허와 ’617 특허가 “유형의 세계에서 실제로 작동”하여 보다 공중으로 하여금 교통수단을 보다 편리하게 이용할 수 있게 도와주기 때문에 이 특허들은 추상적 개념에 관한 것이 아니라고 주장했습니다.

그러나 항소법원은 이 주장을 받아들이지 않았습니다. ’003 특허와 ’617 특허는 은행카드로부터 식별 데이터를 읽어들이고 그 데이터를 이용해서 은행카드를 인증하고 이에 실패할 경우 교통수단을 이용할 수 없도록 하고, 와 ’816 특허는 은행카드의 식별 데이터를 읽어들여서 그 은행카드와 연계된 다수의 계정 잔액 중의 하나를 이용해 탑승 요금을 지불하도록 하는데, 이러한 청구항들은 대중교통이라는 특정한 분야에서 일어나는 금융거래와 이에 관련된 데이터를 수집하는 행위에 관한 것일 뿐이며, 새로운 은행카드나 개찰구나 데이터베이스를 발명한 것이 아니고 기존의 기술적 방법을 개선하는 새로운 데이터 처리 방법도 아니라고 판단하였습니다.

항소법원은 또한 기존 판례인 Enfish, DDR, McRO에 비추어 보았을 때도 대상특허에 특허적격성이 있다고 볼 수 없다고 판시하였습니다. 그 이유는, 본 청구항들이 컴퓨터 자체의 성능을 개선하는(“specific asserted improvement in computer capabilities”) 것이 아니라 컴퓨터가 단순히 하나의 매개적인 도구로서 사용되었을 뿐(“computers are invoked merely as a tool”)이고 컴퓨터 기술의 발전과 무관하기 때문에 Enfish나 DDR에 사용된 논거를 본안의 사실관계에 적용하는 것이 부적절하고, McRO의 판례가 기존의 기술적 방법을 개선하여 준 “특정 규칙을 조합하는 순서”에 관한 것이었지만 본안의 대상특허는 기술적 방법을 개선해 주는 특정 규칙의 조합 순서에 관한 것이 아니라 단순히 데이터를 수집하고 배열하기 위해 컴퓨터를 사용할 뿐이기 때문에 McRO를 통해서도 앨리스 판별법 1단계를 극복할 수 없다고 판시하였습니다.

특히나 “유형의 세계에서 실제로 작동”하는 발명품에 관한 것이므로 특허적격성이 있다는 SSI의 주장에 관하여 항소법원은 단순히 실제 사용되는 분야의 범위를 특정 환경으로 제한한다고 해서 청구항의 추상적 성격이 경감되는 것은 아니라고 일축했습니다.

두 번째로 SSI는 대상 특허가 “보다 신속한 해법(speedier solutions)”을 제시해 주므로 추상적 개념에 속하지 않는다는 논리를 펼쳤습니다. 하지만 항소법원은 추상적 개념의 적용과 사용예에 관한 사항은 앨리스 판별법의 2단계와 관련이 있기 때문에 1단계 판단 과정의 고려 대상이 아니라고 하였고, 더 나아가 자명성(obviousness)에 관련된 판례는 101조의 특허적격성 판단과는 무관하다고 설명하였습니다.

앨리스판별법제2단계

앨리스 판별법의 두 번째 단계에서는 청구항의 개별 요소와 조합의 순서에 추상적 개념을 특허적격성이 있는 특허출원으로 변환시킬 수 있는 발명적 특징(inventive concept)이 존재하는지의 여부를 가립니다. 여기에서 청구항이 발명적 특징을 갖기 위해서는 기존에 알려진 정형적 재래식 행위를 뛰어넘는 추가적인 특징이 포함되어(“‘include[s] additional features’ that are more than ‘well-understood, routine, conventional activities’”) 있어야 합니다. 청구항이 발명적 특징을 포함할 때 그 청구항이 단순한 추상적 개념을 확연하게 뛰어넘는다(“significantly more than a mere abstract idea”)고 표현하기도 합니다.

앨리스 판별법의 두 번째 단계를 만족시키기 위해서 항소인인 SSI는 대상특허가 “기존에 해당 업계에 존재하였던 기술적 문제를 해결”하여 주므로 발명적 특징을 포함한다고 주장했습니다. 특히 SSI는 연방대법원의 판례인 Diamond v. Diehr 판례와 연방순회항소법원의 판례인 DDR Holdings를 인용하면서 대상특허의 청구항이 새로운 방식으로 전자적 처리방법을 개선하여 주며 대중교통에 특정적으로 존재하는 고질적인 기술적 문제를 해결할 수 있다고 강조하였습니다.

하지만 항소법원의 태도는 완강했습니다. 항소법원은 “프로세서”, “인터페이스”, “메모리”, “데이터”, “해시 식별자” 등 기술적 용어를 나열하는 것이나 범용 컴퓨터를 사용하는 것만으로는 추상적인 개념을 확연하게 뛰어넘는다고 볼 수 없다고 보았습니다.

그밖의고려대상

SSI는 앨리스 판별법 외에도 대상특허에 특허적격성을 부여하는 다른 요소들이 존재한다고 주장했습니다. 먼저 SSI는 대상특허의 청구항이 특정 분야나 추상적 개념을 선점(preempt)하지 않으므로 특허적격성을 부정할 당위성이 없다는 논리를 제시했습니다. 하지만 이에 대해 법원은 청구항이 이미 특허적격성을 결여하는 것으로 결론이 난 시점에서 선점 여부에 관한 판단은 아무런 실익이 없다고 하였습니다. 또한 SSI는 대상특허의 청구항이 “기계 혹은 변형에 따른 판별법(machine-or-transformation test)”을 만족하므로 특허적격성이 있다고 변론하였으나, 항소법원은 기계 혹은 변형에 따른 판별법은 앨리스 판별법 제2단계에서 참고할 수 있는 유용한 근거가 될 수 있는 것은 사실이나 101조를 판단하는 데 있어 이 판별법이 반드시 사용되어야 하는 것은 아니며, 이 판별법에 따른다고 하더라도 해당 발명에 사용되는 특정한 기계(specific apparatus)의 존재 여부를 묻는 것이기 때문에 단순히 범용적 컴퓨터 부품과 기계(generic computer components and machinery)만을 사용하는 대상특허는 해당 사항이 아니라고 결론지었습니다.

소수의견

린 판사는 소수의견을 통해 판결문의 일부 내용에 반론을 제기하였습니다. 즉, 다수의견은 ’003 특허와 ’617 특허 청구항의 일부 내용은 무시한 채 전체적 내용을 모두 고려하지 않고 추상적 개념의 법리를 너무 폭넓게 적용했다는 것입니다. 린 판사는 네 건의 특허 중 ’003 특허와 ’617 특허의 경우 로컬 스토리지에 “화이트 리스트”를 저장해 놓음으로써 거래 시간을 단축시켜 주고 오프라인 상태에서도 거래를 가능하게 해 준다는 사실에 주목하며 청구항의 모든 요소를 종합적으로 고려하였을 때 앨리스 판별법의 제1단계를 만족한다는 의견을 피력했습니다.