미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)은 Synopsys, Inc. v. Mentor Graphics Corp. 사건에서 미국 특허법 101조에 의거한 추상적 개념(abstract idea)의 적용범위를 다시금 다루었습니다. 대법원 판례인 Mayo와 Alice Corp.를 통해 탄생하고 최근 연방순회항소법원 판례인 Enfish와 McRo와 BASCOM에서 다듬어진 법리를 다시금 미세하게 조율한 것입니다.

이 사건의 원고이자 항소인인 Synopsys는 논리회로의 기능적 기술사항(functional description)을 논리회로의 하드웨어 부품에 관한 기술사항으로 변환시켜 주는 방법에 관한 세 가지 특허 5,530,841; 5,680,318; 5,748,488(이하 “그레고리 특허”)의 특허권자였습니다. 이 그레고리 특허는 복잡도가 높은 회로의 설계를 용이하게 하기 위하여 제어 플로우 그래프(control flow graphs)와 치환 조건(assignment condition)이라는 개념을 도입하여 하드웨어 기술 언어(hardware description language; HDL) 기반의 기능적 기술사항을 하드웨어 부품의 조합으로 바꾸어 주는 방법을 제시했습니다.

‘841 특허의 제1청구항의 내용은 다음과 같습니다.

A method for converting a hardware independent user description of a logic circuit, that includes flow control statements including an IF statement and a GOTO statement, and directive statements that define levels of logic signals, into logic circuit hardware components comprising:

converting the flow control statements and directive statements in the user description for a logic signal Q into an assignment condition AL(Q) for an asynchronous load function AL( ) and an assignment condition AD(Q) for an asynchronous data function AD( ); and

generating a level sensitive latch when both said assignment condition AL(Q) and said assignment condition AD(Q) are nonconstant;

wherein said assignment condition AD(Q) is a signal on a data input line of said flow through latch;

said assignment condition AL(Q) is a signal on a latch gate line of said flow through latch; and

an output signal of said flow through latch is said logic signal Q.

위의 테이블 8에 나와있는 것과 같은 HDL 기반 언어로 기술된 논리회로의 구조를 아래 테이블 9과 그림에 나온 것과 같이 로직 게이트를 비롯한 하드웨어 부품으로 변환해 주는 과정입니다.

Synopsys가 주장한 특허침해에 관하여 피고인 Mentor Graphics는 그레고리 특허가 101조에 의해 무효임을 항변하였고 제1심에서 캘리포니아 북부 지방법원(U.S. District Court for the Northern District of California)은 피고의 손을 들어 주었습니다.

항소법원은 Alice Test의 제1 스텝을 적용하면서 그레고리 특허의 청구항들이 온전하게 인간의 두뇌만으로(entirely in the human mind) 실시할 수 있기 때문에 추상적 개념의 범주에 속한다고 보았습니다. 앞서 연방순회법원은 CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc. 사건에서 정신적 프로세스(mental process)가 특허부적격한 추상적 개념의 한 부류임을 확인한 바 있습니다. CyberSource에 의하면 정신적 프로세스가 일부 포함되어 있다고 해서 비정신적 프로세스까지 특허를 받을 수 없는 것은 아니지만 오로지 인간의 두뇌만으로 실시할 수 있는 완전한 정신적 프로세스는 특허보호의 범위가 아니라고 하였습니다.

이에 대해 Synopsys 측은 청구대상에 포함된 방법의 높은 복잡도(complexity)로 인해서 인간이 종이와 필기도구만 가지고 이 방법을 실시하는 것은 사실상 불가능하기 때문에 이것을 완전한 정신적 프로세스로 간주해서는 안 된다고 주장하였습니다.  이 주장을 뒷받침하기 위해서 Synopsys는 발명이 너무 복잡하여 인간의 두뇌만으로 필기도구와 종이만으로 실시하는 것이 사실상 불가능한 발명은 추상적인 개념으로 볼 수 없다고 판시한 텍사스 동부 지방법원의 TQP Development, LLC v. Intuit Inc. 판결을 인용했습니다. 하지만 그레고리 특허에 실제로 포함된 청구항은 Synopsys의 주장과는 달리 상당히 단순한 변환의 방법만을 적시하고 있기 때문에 항소법원은 인간의 두뇌만으로도 얼마든지 실시가 가능하다고 보아 이 주장을 받아들이지 않았습니다.

Synopsys는 이에 덧붙여, 그레고리 특허의 청구항의 내용이 아무리 인간의 두뇌만으로 실시하는 것이 가능하다 할지라도 실제로는 컴퓨터에 의해 실시할 것을 염두에 둔 발명임을 강조하며 추상적 개념이 아님을 주장했습니다. 하지만 항소법원은 그레고리 특허의 발명의 목적 자체가 컴퓨터를 기반으로 한 설계 도구일지라도 101조는 발명의 목적이 아닌 청구항의 내용 자체에 적용해야 함을 강조했습니다. 즉, 발명이 아무리 컴퓨터에 관한 것이라 할지라도 그레고리 특허의 청구항 자체는 특허 청구의 대상을 컴퓨터나 물리적 기계장치를 사용하는 것으로 한정을 하고 있지 않고 인간의 두뇌 작용에도 적용할 수 있을 만큼 그 청구범위가 넓기 때문에 항소인의 주장을 받아들일 수 없다고 판단했습니다. 따라서 컴퓨터 기술의 진일보를 청구항을 통해 똑똑히 명시하였던 Enfish(컴퓨터 데이터베이스의 자기참조 테이블)나 McRO(컴퓨터 애니메이션의 특정 개선사항)는 컴퓨터가 청구항에 명시돼 있지 않은 본 사건에는 적용할 여지가 없다고 선을 그었습니다.

Alice Test 제1 스텝을 만족시키기 위한 마지막 논거로서 Synopsys는 그레고리 특허의 청구항이 논리회로의 기술적 기술사항을 하드웨어 부품의 조합으로 변환하는 “모든” 가능한 방법을 빠짐없이 선취(preemption)하지 않았고 다른 방법으로 변환할 수 있는 여지를 남겨 두었기 때문에 특허를 받기에 적절하다고 주장했습니다. 하지만 항소법원은 이에 대해 Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc. 판결을 인용하면서 선취가 특허비적격에 대한 충분조건인 것은 사실이지만 그렇다고 해서 비선취가 자동적으로 특허적격을 의미하는 것은 아니라고 설명하며 그레고리 특허의 청구항이 추상적 개념에 관한 것임을 재차 확인하였습니다.

항소법원은 이어서 Alice Test의 제2 스텝(“발명적 특징(inventive concept)이 존재하는가”)을 적용하면서 102조 및 103조에 의거한 신규성과 진보성에 관한 판단은 101조의 특허적격성 판단과는 별개의 것이라고 설명하였습니다. 즉, 대법원이 Mayo에서 판시한 바대로 101조의 특허적격성 판단과 102조의 신규성 판단이 일부 겹치는 부분도 있음을 시인하는 한편, “추상적 개념은 아무리 새롭더라도 여전히 추상적 개념이다”라는 사실을 재확인하며 101조의 발명적 특징(inventive concept)과 102조의 신규성은 서로 다른 개념임을 강조했습니다. 따라서 그레고리 특허가 102조와 103조의 조건을 만족했으므로 발명적 특징을 지녔다는 Synopsys의 반론은 받아들여지지 않았습니다. 대신 항소법원은 청구항의 내용 중 원고가 발명적 특징이라고 주장하는 사항들은 추상적 개념을 수행하기 위한 중간과정에 불과하기 때문에 DDR Holdings나 BASCOM 등에서 제시된 기술적 진보나 개선사항에 해당하지 않는다고 역설했습니다.

본 사건은 컴퓨터를 사용하지 않고 인간의 두뇌만으로도 실시가 가능한 방법이 101조 특허적격성의 벽을 넘기가 얼마나 어려운지를 여실히 보여 줍니다. 또한 특허의 보호범위를 궁극적으로 결정하는 것은 명세서가 아닌 청구항이기 때문에 101조를 판단하는 주요 기준 역시 청구항임을 강조하였습니다. 따라서 실무자들은 청구항을 작성할 때 가능하면 컴퓨터 혹은 물리적 기계장치를 포함하도록 하고, 해당 컴퓨터나 기계장치의 기능을 개선해 주는 요소 역시 청구항에 빠뜨리지 않고 포함하는 것이 유리하겠습니다. 특히 Alice 판결이 나오기 이전에 출원된 출원서는 보정 등을 통하여 청구항에 상기 사항이 포함될 수 있도록 하는 것이 좋겠습니다.