Alice 이후 35 U.S.C. § 101 이슈에 관한 가이드라인을 제공한 연방순회항소법원(CAFC) 최근 판결들에 이어, 미국 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board; PTAB)에서 이들을 인용하는 결정들을 내놓고 있습니다. 오늘은 이들 중 하나인 Ex Parte Carvalho 사건(Appeal No. 2015-001076, 2016년 7월 8일 결정)을 소개하고자 합니다.

실무상 심사관으로부터35 U.S.C. §101에 근거한 특허적격성 없음을 이유로 하는 거절을 받았을 때 Ex Parte Carvalho 사건을 응용하여 심사관을 성공적으로 설득하기 위해서는, 최근에 연방순회항소법원에서 방법 클레임이 특허적격성을 인정했던 Enfish 사건을 먼저 설명드려야 할 것으로 보입니다.

Alice 와 Mayo 사건에서 방법특허의 특허적격성을 판단함에 있어서, 미국대법원은 클레임된 방법과 선행기술과의 차이점이 한 기준이 됨을 시사한 바 있습니다. 신규성과 진보성을 판단하는 별개의 조문이 있음에도 불구하고, 특허적격성 판단을 위한 기준들에 선행기술과의 차이점을 포함시키는 것이 법률적으로 정책적으로 타당한 지의 여부와는 별개로, 일단 방법특허의 특허적격성 판단에 선행기술과의 차이점도 포함되는 것이 현재 유효한 법이므로, 미국 대법원이나 국회가 Alice와 Mayo를 파기하는 새로운 판결을 내리기 전에는, 선행기술과의 차이점을 신규성, 진보성을 설득하기 위해서 뿐만 아니라 특허 적격성이 있음을 설득하는데도 적절히 이용할 필요가 있습니다.

최근에 연방순회항소법원에서 결정된 Enfish 사건은 그러한 점에서 좋은 안내 또는 지표가 될 수 있습니다. Enfish 사건에서 연방순회항소법원은 특허발명의 자기 참조(self-referential) 테이블과 관용적인 데이터베이스의 구조 사이의 기능적 차이를 명세서에서 기술하고 있고, 따라서 명세서가 관용적인 데이터베이스에 비해 발명의 특정한 이점을 개시하고 있으므로 기존 기술의 개선이 있고, 그런 점에 기초하여 특허발명이 적격성을 갖고 있다고 판단하였습니다.

이와 비슷하게, 미국특허청 특허심판원도, 아래에서 설명드리는 바와 같이, 명세서에서 기존기술의 미비점을 설명하고 이에 대비되는 본 발명의 기술적 효과를 제시한 점을 이유로 특허적격성을 인정하고 있습니다.

항소 대상인 U.S. Application No. 12/283,652 출원의 대표 청구항 14항은 다음과 같습니다.

14. A method comprising:

aligning words to a desired word boundary, wherein each of the words has a plurality of bits;

receiving from a word aligner, by a bit slipper, information regarding the aligning; and

slipping bits of the words, wherein total delay due to the aligning and the slipping is constant for all phases of a recovered clock signal,

wherein the aligning and the slipping are performed by a transceiver system.

심사관은 상기 14항에 대해 § 101 거절을 하면서, 본 발명이 단순한 아이디어를 기술한 것에 불과하고 트랜시버(transceiver) 시스템의 정렬(aligning) 및 슬리핑(slipping) 기능에 대해 특허적격성을 인정하기 미흡하다고 판단하였습니다. 특히, 심사관은 상기 14항의 발명이 워드의 정렬에 관한 정보에 따른 비트 슬리핑의 추상적 아이디어(“bit slipping according to information regarding the aligning of words”)에 해당하다고 하였습니다.

이에 대해 특허심판원은 Enfish 케이스를 인용하면서, 상기 14항의 발명이 컴퓨터의 기능을 개선하는 데 해당하는지 판단함에 있어서 트랜시버 시스템에서의 지연시간의 불확실성을 줄여준다는 점을 강조하였습니다. 즉, 청구항에 기재된 바와 같이 워드 정렬과 비트 슬리핑에 따른 총 지연시간이 일정해짐에 따라, 지연시간이 불확실해지는 문제점을 해소함을 확인하였습니다.

보다 구체적으로, 특허심판원은 명세서에 종래기술의 문제점으로 설명된 내용을 참조하면서, 종래기술에서는 직병렬 변환기(deserializer)에 의해 변환된 병렬 데이터를 워드 정렬기(word aligner)에 의해 원하는 워드 바운더리로 정렬함에 따라 직병렬 변환기/워드 정렬기 사이의 지연시간이 불확실성해지는 문제점이 있었음에 동의하였습니다. 또한, 명세서에서 본 발명의 효과로서, 직병렬 변환기에 의한 병렬화의 모든 단계에서의 비트의 송수신에 있어 지연시간이 고정적이고 확인가능하게 되었음을 제시한 것에 주목하였습니다.

따라서, 특허심판원은 Enfish 와 마찬가지로, Alice첫 번째 조건을 만족하므로 추상적인 아이디어가 아니며, 따라서 두 번째 조건을 심사할 필요가 없이 특허적격성을 인정하며 심사관의 § 101 거절 결정을 뒤집었습니다.

명세서 작성시 발명의 배경(background) 부분에 언급한 기술이 그 자체로 출원인이 인정한 선행기술 (Applicant’s Admitted Prior Art)로서 신규성 또는 진보성 거절 사유로 인용되는 경우가 있습니다. 이러한 경우를 피하기 위해, 꼭 필요한 경우가 아니라면 종래기술의 문제점을 발명의 배경으로 언급하지 않는 것이 실무적으로 널리 채택된 방법이었습니다. 하지만, Alice판결에 의해 § 101 거절이 예견되는 발명이라면, 출원 단계에서 § 101 거절 사유를 해소하기 위한 방안으로 명세서에 종래기술의 문제점과 이를 해소하는 발명의 구성을 충분히 기술하는 것을 고려하여야 할 것입니다.