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지난 4월 18일, 전자거래 시스템(electronic trading system)에서의 유저 인터페이스에 관한 발명에 대해 특허적격성이 없다고 판시한 연방순회항소법원 판결이 나왔습니다 (Trading Technologies International Inc. v. IBG, LLC). 그런데 이 판결에 대해 흥미로운 점은 비슷한 발명내용(즉, 전자거래 시스템의 유저 인터페이스)을 가진 여러 개의 특허에 대해 연방순회항소법원에서 특허적격성 및 CBM(Covered Business Method) 적격성과 관련하여 서로 다른 판결을 내렸다는 점입니다.
특허권자 Trading Technologies는 주식을 거래하는 전자거래 시스템에 관한 다수의 특허를 소유하고 있고 2010년부터 여러 피고를 상대로 특허권 침해를 주장하는 소송을 진행하고 있었습니다. 이들 특허는 미국 특허 제6,772,132호(이하 ‘132 특허), 제6,766,304호(이하 ‘304 특허), 제7,533,056(이하 ‘056특허), 그리고 제7,212,999호(이하 ‘999 특허)를 포함하는데 특허적격성 및 CBM 대상여부에 관해 ‘132, ‘304특허와 ‘056, ‘999특허는 서로 그 명암이 갈리게 됩니다.
먼저 ‘132, ‘304 특허에 대해 2017년 1월 18일 연방순회항소법원은 특허법 제101조 요건이 만족된다고 판시한 바 있었는데 (Trading Technologies International, Inc. v. CQG, Inc.), 이에 반해 위에서 언급한 올해 4월 18일자 판결에서 ‘056 및 ‘999특허는 특허적격성이 없는 것으로 판시하였습니다. 또한 CBM 리뷰가 적절한지 여부에 대해 ‘132, ‘304 특허에 대해서는 발명이 기술적인 발명(technological invention)에 해당하므로 CBM 리뷰가 가능하지 않지만, ‘056, ‘999특허는 금융 거래 방법에 관한 발명이므로 CBM 리뷰가 가능하다고 하였습니다.
그럼 구체적인 대표 청구항들을 살펴보겠습니다.
‘999특허의 청구항 1 | '304 특허의 청구항 1 |
1. A computer based method for facilitating the placement of an order for an item and for displaying transactional information to a user regarding the buying and selling of items in a system where orders comprise a bid type or an offer type, and an order is generated for a quantity of the item at a specific value, the method comprising: displaying a plurality of bid indicators, each corresponding to at least one bid for a quantity of the item, each bid indicator at a location along a first scaled axis of prices corresponding to a price associated with the at least one bid; displaying a plurality of offer indicators, each corresponding to at least one offer for a quantity of the item, each offer indicator at a location along the first scaled axis of prices corresponding to a price associated with the at least one offer; receiving market information representing a new order to buy a quantity of the item for a specified price, and in response to the received market information, generating a bid indicator that corresponds to the Quantity of the item bid for and placing the bid indicator along the first scaled axis of prices corresponding to the specified price of the bid; receiving market information representing a new order to sell a quantity of the item for a specified price, and in response to the received market information, generating an offer indicator that corresponds to the Quantity of the item for which the offer is made and placing the offer indicator along the first scaled axis of prices corresponding to the specified price of the offer; displaying an order icon associated with an order by the user for a particular quantity of the item; selecting the order icon and moving the order icon with a pointer of a user input device to a location associated with a price along the first scaled axis of prices; and sending an order associated with the order icon to an electronic trading exchange, wherein the order is of a bid type or an offer type and the order has a plurality of order parameters comprising the particular quantity of the item and the price corresponding to the location at which the order icon was moved. | 1. A method for displaying market information relating to and facilitating trading of a commodity being traded in an electronic exchange having an inside market with a highest bid price and a lowest ask price on a graphical user interface, the method comprising; dynamically displaying a first indicator in one of a plurality of locations in a bid display region, each location in the bid display region corresponding to a price level along a common static price axis, the first indicator representing quantity associated with at least one order to buy the commodity at the highest bid price currently available in the market; dynamically displaying a second indicator in one of a plurality of locations in an ask display region, each location in the ask display region corresponding to a price level along the common static price axis, the second indicator representing quantity associated with at least one order to sell the commodity at the lowest ask price currently available in the market; displaying the bid and ask display regions in relation to fixed price levels positioned along the common static price axis such that when the inside market changes, the price levels along the common static price axis do not move and at least one of the first and second indicators moves in the bid or ask display regions relative to the common static price axis; displaying an order entry region comprising a plurality of locations for receiving commands to send trade orders, each location corresponding to a price level along the common static price axis; and in response to a selection of a particular location of the order entry region by a single action of a user input device, setting a plurality of parameters for a trade order relating to the commodity and sending the trade order to the electronic exchange. |
‘999특허에 대해서 연방순회항소법원은 청구항 1항의 전제부(preamble)에서 발명이 아이템 주문을 손쉽게 하고 거래 정보를 사용자에게 표시하기 위한 방법이라고 기재하고 있음을 언급했습니다. 그리고 청구항 본문에서는 ‘다수의 입찰 등의 표시자들을 가격 축(scaled axis of prices)에 표시’, ‘시장 정보를 수신’, ‘시장 정보를 가격 축에 표시’, 그리고 ‘사용자의 주문 관련 정보를 표시’하는 내용을 기술하고 있어서 본질적으로는 이미 알려진 시장 정보를 수신하는 것에 불과하다고 하였습니다. 비록 ‘999 특허가 주문 아이콘(icon)을 표시하고 사용자 입력에 따라 이동시키는 내용도 포함하고 있지만 시장 정보에 따라 아이콘을 표시하는 것은 근본적인 경제 행위(fundamental economic practice)에 해당한다고 보았습니다.
이에 반해, 2017년 판결(nonprecedential)에서 연방순회항소법원은 ‘304특허 청구항 1항의 특허적격성을 인정했는데 그 주된 이유는 청구항에서 설명하고 있는 정적 가격 축(static price axis)이 거래자들이 효과적이고 정확하게 거래를 할 수 있도록 하는 발명적 개념이라고 보았기 때문입니다. 또한 ‘304 특허가 종래의 GUI(Graphical User Interface)에서 속도, 정확성, 및 유용성에 있어 존재하던 기술적 문제를 해결하고 있다고 하였습니다. ‘304 특허가 단순히 정보를 표시하는 것에 그치는 것이 아니라 종래 기술의 문제를 해결하는 새로운 기술적 응용을 제시했다고 본 것입니다.
‘999 특허와 ‘034 특허는 얼핏 보면 비슷한 특허 대상을 다루고 있는 것 같습니다. 큰 맥락에서 두 특허 모두 시장 정보를 표시하고 사용자로부터 주문 입력을 받는 다는 점에서 일맥상통합니다. 하지만 특허적격성 판단에 있어서 완전히 다른 결론에 이르게 된 가장 큰 이유는 ‘034 특허가 기존에 존재하지 않았던 정적 가격 축의 개념을 도입, 새로운 형태의 향상된 GUI를 제공했다는 점이었습니다.
이 판결문을 작성한 Newman 판사는 덧붙여서 특허적격성은 기술적인 진보 여부에 따라 결정될 때가 많으므로 신규성, 비자명성 및 실시가능성에 대한 특허성 검토와 함께 고려할 것을 주문하기도 했습니다 (McRO 판결에서와 마찬가지로). 이러한Newman 판사의 입장에는 특허적격성 이슈가 신규성, 비자명성과 별개인 특허 요건이며 구분되어야한다는 비판을 많이 일으켰습니다.
한편, AIA하 § 18(d)(1) 규정에서 CBM 발명은 아래와 같이 정의되고 있습니다.
“a patent that claims a method or corresponding apparatus for performing data processing or other operations used in the practice, administration, or management of a financial product or service, except that the term does not include patents for technological inventions.”
연방순회항소법원은 ‘999 특허와 ‘304 특허의 CBM 발명 여부를 판단함에 있어서 특허적격성 판단 기준과 비슷한 논리를 적용하였습니다. 두 발명 모두 전자거래 시스템에서 사용자의 주문을 처리한다는 점에서 금융 상품 또는 서비스와 관련이 있지만, 기술적인 발명(technological invention) 예외에 해당하는지 여부는 특허적격성 검토에서 다뤘던 바와 같이 종래 기술의 문제점을 해결하는 새로운 기술적 응용이 있는지 여부에 따라 판단한 것입니다. 따라서 특허적격성이 부인된 ‘999 특허는 같은 이유로 CBM 대상이 되었고 ‘034 특허는 CBM 대상이 되지 않았습니다.
소프트웨어 발명의 특허적격성 판단, 특히 법원에서의 판단은 판사들마다 서로 기준의 차이를 보이고 있고 특허청 심사기준에 구속되지 않기에 그 모호함이 문제로 지적되고 있습니다. 비록 제101조 판단을 제102조, 제103조 판단과 함께 해결하려는 법원의 태도에 많은 비판이 있지만 실무자들에게는 청구항 발명 작성시 기존의 기술과 대비되는 향상된 ‘발명적 개념’이 특허적격성 판단에 있어 가장 중요한 핵심 요소가 됨을 반드시 염두해두어야 하겠습니다.
