미국 특허청은 최근 2019년 2월 1일, Patent and Trial Appeal Board (“PTAB”)에서 결정한 거절결정불복심판에 대한  Ex Parte Smith (Appeal 2018-000064)를 지난 1월 발표했던 수정된 35 § 101 에 따른 특허적격성 가이드라인 (Revised Subject Matter Eligibility Guidance)을 적용한 참고적 결정(informative decision)으로 지정했습니다.

이번 PTAB의 결정은 청구항이 추상적 아이디어에 해당하는 내용을 담고 있더라도 그 추상적 아이디어가 실질적 활용(practical application)에 통합될 경우 특허적격성을 지닐수 있다는 점을 보여줍니다.

이번에 쟁점이 된 청구항은 하이브리드 트레이딩에 관한것으로 아래와 같습니다:

1. A method of trading derivatives in a hybrid exchange system comprising:
   collecting orders, via a communication network and order routing system, for derivatives and placing them in an electronic book database;
   identifying at an electronic trade engine a new quote from a first in-crowd market participant, wherein one of a bid or an offer price in the new quote matches a respective price in an order in the electronic book database from a public customer;
   removing at least a portion of the order in the electronic book database, delaying automatic execution of the new quote and the order, and starting a timer;
   reporting, via the communication network and an electronic reporting system, a market quote indicative of execution of the at least a portion of the order while delaying automatic execution;
   receiving at the electronic trade engine a second quote from a second in-crowd market participant after receiving the new quote from the first in-crowd market participant and before an expiration of the timer, wherein the second quote matches the respective price of the public customer order in the electronic book database; and
   allocating the order between the first and second in-crowd market participants at the electronic trade engine, wherein the order is not executed until expiration of the timer.

PTAB은 대법원이 Alice 케이스를 통해 제시한 두 단계의 테스트로 첫번째(Step 2A)로 청구항이 사법적 예외(judicial exception)을 기재(“directed to”)하고 있는지 여부를 따지고, 그럴 경우 추가적인 요소(significantly more)를 통해 특허적격성이 있는지 여부를 두번째(Step 2B) 단계에서 판단한다고 먼저 언급합니다.

수정된 특허적격성 가이드라인은 추상적인 아이디어에 해당하는 세가지 내용을 수학적 컨셉, 인간의 활동에 관한 방법, 사고 과정으로 한정하고 만약 이 세가지 내용 중 한가지를 포함하는 청구항의 경우에도 그 내용이 실질적 활용(practical application)에 통합이 되는 것을 보여준다면 Alice Step 2A 테스트를 만족하여특허적격성을 갖게 된다고 합니다. 만약 청구항에 포함된 추상적인 아이디어가 실질적 활용에 통합이 되지 않는 경우에는 보편적이지 않는 내용을 추가하여 발명 컨셉을 담고 있을 경우에는 Step 2B 테스트를 만족하여 특허적격성을 지닐 수 있게 됩니다.

이번 사건의 경우 심사관은 Step 2A에서 위 청구항 1항은 새로운 정보를 기존에 저장된 정보와 비교를 하고 정보를 수집, 확인, 그리고 보고하는 내용에 관한 것이기 때문에 추상적인 아이디어에 해당한다고 했습니다. 또한 하이브리드 교환 시스템은 근본적인 경제행위 (fundamental economic practices)에 해당한다고 하여 특허적격성이 없다고 했습니다.

또한 Step 2B에서는 청구항은 단지 일반적인 컴퓨터를 사용할 뿐 추가적인 요소가 없다는 이유로 특허적격성이 없다고 최종 판단했습니다.

이런 심사관의 거절결정에 대해 PTAB은 수정된 가이드라인에 새로 제시된 내용을 바탕으로 위 청구항은 특허적격성이 있다고 보며 심사관의 결정을 뒤집었습니다. 우선, PTAB은 심사관과 마찬가지로 청구항은 근본적인 경제 행위를 명시하고 있기 때문에 추상적인 아이디어를 명시한다고 했습니다 (Step 2A, Prong 1).

PTAB은 청구항에 포함된 추상적인 아이디어가 실질적 활용에 통합이 되어있는지를 Step 2A에서 추가로 판단했습니다 (Step 2A, Prong 2).

PTAB은 청구항은 컴퓨터 관련 요소를 명시하고 있지만 이는 어떤 의미 있는 구체적인 구조에 관한 것이 아니라 추상적인 관념을 일반적으로 컴퓨터를 적용시키는 것일 뿐이기 때문에 컴퓨터를 명시하는 것만으로 추상적인 아이디어가 실질적인 활용에 통합이 되지는 않았다고 판단했습니다.

하지만 PTAB은 심사관과는 달리 청구항이 하이브리드 파생 유통 시스템이라는 문맥에서 거래가 전자적으로 그리고 거래소에서 이뤄질 때 발생할 수 있는 문제점에 대한 추가적인 내용을 담고 있는지를 살펴 보며 아래와 같은 내용이 이에 해당한다고 했습니다:

• “delaying automatic execution of the new quote and the order, and starting a timer”
• while “delaying automatic execution” of the order, and “before expiration of the timer,” receiving a second matching quote “wherein the second quote matches the respective price of the public customer order”
• “allocating the order between the first and second in-crowd market participants at the electronic trade engine, wherein the order is not executed until expiration of the timer.”

PTAB은 위와 같은 내용은 사실상 추상적인 아이디어를 파생 유통이라는 실질적 활용에 통합시킨다고 보며 이런 점은 기존의 트레이딩 시스템에 특정 타이밍 시스템을 도입하여 기술적인 발전을 가져온다고 판단했습니다. 따라서 PTAB은 쟁점이 된 청구항은 사법적 예외를 기재하는 것이 아니므로 특허적격정이 있다고 판단했습니다 (Step 2A, Prong 2 만족).

이에 대한 반대의견으로 타이밍 시스템은 기존의 트레이딩에서 이미 사용되어 온 것으로 이는 기술적인 문제에 대한 기술적인 해결책이 아니라는 의견도 있었습니다.

이번 PTAB의 결정은 수정된 특허적격성 가이드라인에서 추상적인 아이디어를 명시하고 있는 청구항의 경우에도 이를 실질적인 활용에 통합시킬 경우 특허적격성을 가질 수 있다는 내용에 힘을 실어주는 결정입니다.

하지만 여전히 수정된 가이드라인이 법적 효력은 지니기 위해서는 입법 사법기관들이 이를 수용해줘야 합니다.

Cleveland Clinic Foundation v. True Health Diagnostics LLC (Fed. Cir., April 1, 2019) 에서 미국 연방순회항소법원은 아래와 같은 언급을 했습니다.

“[W]hile we greatly respect the PTO’s expertise on all matters relating to patentability, including patent eligibility, we are not bound by its guidance.  And, especially regarding the issue of patent eligibility and the efforts of the courts to determine the distinction between claims directed to natural laws and those directed to patent-eligible applications of those laws, we are mindful of the need for consistent application of our case law.” (Emphasis added)

Cleveland 사건에서 환자의 MPO mass를 측정하는 것에 관한 청구항에 대해 특허청은 2016 USPTO 특허적격성 가이드라인의 27번 예를 바탕으로 특허적격성이 있다고 판단, 특허 등록을 허여했습니다. 하지만 지방법원은 이와 같은 특허청의 결정과 반대로 청구항의 특허적격성을 부인했으며 연방순회항소법원에서도 지방 법원의 판결을 확인하였습니다. 특히 위 초록에서 언급된 바와 같이 연방순회항소법원은 지난 판례들에 따라 형성된 법규범에 따라 특허적격성을 부인한다고 하여서(“the need for consistent application of our case law”) 법원에서 인정하는 판례법과 특허청의 가이드라인 사이에 괴리가 있음을 알 수 있습니다.

Cleveland 판결은 연방순회항소법원이 꼭 특허청의 가이드라인을 수용하지는 않을 수 있다는 점을 보여줍니다. 하지만 특허적격성 판단과 관련한 혼란을 많은 법원과 입법기관들이 인지하고 문제를 제기해 온 점을 볼 때 특허적격성 판단을 위한 법적 효력이 있는 가이드라인은 조만간 제시될 것으로 기대해 봅니다.