2016년 11월 1일 미국 연방순회항소법원(CAFC)에서 소프트웨어 관련 발명의 특허 적격성 (patent eligibility)을 인정한 판례가 나왔습니다(Amdocs (Israel) Ltd. v. Openet Telecom, Inc., No. 15-1180 (Fed. Cir. Nov. 1, 2016)). 

미국 연방대법원은 2014년 Alice 판결에서 특허법 제 101조의 특허 보호대상을 판단하는 기준으로, 첫째 단계로 청구항이 추상적인 아이디어에 관한 것인가 (directed to an abstract idea)를 판단하고, 둘째 단계로 청구항에 있는 부가적인 요소들 (additional elements)이 추상적인 아이디어를 특허 보호 대상으로 변환(transformation)시키는가를 판단하는2단계의 판단 기준을 제시하였습니다.

이번 Amdocs 판결은 Alice 판결 이후에 연방항소법원이 특허 적격성을 인정한 DDR, Bascom, McRo 사건과 같은 소프트웨어 관련 판례들 중 하나로 U.S. Patent No. 7,631,065 등 4건 특허가 추상적인 아이디어에 해당하므로 특허법 제101 조의 특허 보호 대상이 아니라고 한 지방법원의 판결을 뒤집고 특허 적격성을 인정한 사건입니다.

이번 판결의 심리 대상 특허 중 ‘065특허는 네트워크 회계 정보를 처리하기 위한 소트웨어에 관한 기술로 네트워크 서비스 제공자가 서비스 이용자에게 이용 요금을 부과할 때에 필요한 회계 기록(accounting record)을 여러 장치가 분산 방식으로 (distributed manner) 처리하는 시스템에 관한 것입니다. 명세서에는 분산 방식으로 회계 기록을 처리함으로써 종래의 단일 장치(single device)를 이용하여 회계 정보를 처리하는 방식에서 발생하는 데이터 트래픽과 병목현상등 기술적 문제점을 해결한다고 기재되어 있습니다. 본건 ‘065 특허의 청구항 1은 아래와 같습니다.

A computer program product embodied on a computer readable storage medium for processing network accounting information comprising:

computer code for receiving from a first source a first network accounting record;

computer code for correlating the first network accounting record with accounting information available from a second source; and

computer code for using the accounting information with which the first network accounting record is correlated to enhance the first network accounting record.

이번 판결에서 연방항소법원은 Alice 판단 기준을 적용함에 있어서 추상적인 아이디어가 무엇인지를 일률적이고 명확한 방식으로 정의하기 어렵다는 점을 강조하면서 특허 적격성에 대한 최근 판례들과 비교를 통해 ‘065 특허의 특허 적격성을 판단하는 방식을 취하였습니다. Amdocs 판결에서는 Alice 1, 2단계와 관련하여 최근 판결들의 특허 적격성을 아래와 같이 분석하고 있습니다.

1. Digitech Image Techs., LLC v. Elecs. for Imaging, Inc., (Fed. Cir. 2014)
   Alice 1, 2 단계로 나누어 청구항을 구체적으로 분석하지 않고 (i) 추가 정보를 생성하기 위하여 수학적 알고리즘 (mathematical algorithm)을 적용하여 기존 정보를 처리하는 방법은 추상적인 아이디어이고 (ii) 부가적인 요소들이 충분하지 않다는 이유로 특허 적격성을 인정하지 않음.
2. Content Extraction & Transmission LLC v. Wells Fargo Bank, Nat’l Ass’n, (Fed. Cir. 2014)
   • 1 단계: 데이터를 수집하고(collecting), 인식하고(recognizing), 저장하는(storing) 방법은 추상적인 아이디어.
   • 2 단계: 부가적인 요소들 (개별 요소 (individual element)/순서 조합 (ordered commination))이 추상적인 아이디어를 특허 대상 발명으로 변환시키지 못하므로 특허 적격성 없음 (컴퓨터와 스캐너의 주지의, 일상적이며 관용적인 기능 (well-known, routine, and conventional functions of computers and scanners))
3. In re TLI Commc’ns LLC Patent Litig., (Fed. Cir. 2016)
   • 1 단계: 조직화된 방식으로 디지털 이미지들을 분류하고 저장하는 방법 (classifying and storing digital images in an organized manner)은 추상적인 아이디어. (i) 컴퓨터 기능의 특정한 개선(specific improvement in computer functionality)이 아니고, (ii) 주지의 환경에서 관용적이거나 일반적인 기술을 이용한 것임 (use of conventional or generic technology in a nascent, but well-known environment).
   • 2 단계: 개별 요소 (individual element)/순서 조합 (ordered commination)이 추상적인 아이디어를 특허 대상 발명으로 변환시키지 못함 (특정 분야에서 잘 이해되고, 일상적이고, 관용적인 기능들 (components and functions were well-understood, routine, conventional activities previously known in the industry)).
4. DDR Holdings v. Hotels.com (Fed. Cir. 2014)
   • 1 단계: 컴퓨터 네트워크 영역에서 특히 발생하는 문제를 해결하기 위하여 컴퓨터 기술에 기반한 해결방안(solution necessarily rooted in computer technology in order to overcome a problem specifically arising in the realm of computer networks).
   • 2 단계: 순서 조합(ordered combination)이 인터넷의 일상적이거나 관용적인 이용 (the routine or conventional use of the Internet)이 아님
5. BASCOM Global Internet Services, Inc. v. AT&T Mobility LLC (Fed. Cir. 2016)
   • 1 단계: 추상적인 아이디어에 관한 것임.
   • 2단계
   (i) 개별 요소들(generic computer, network, and Interne)만으로는 추상적인 아이디어를 특허 대상 발명으로 변환시키지 못함.
   (ii) 순서 조합(ordered combination)이 추상적인 아이디어를 특허 대상 발명으로 변환시킴 (구성요소들이 종래의 필터 처리 방식이 비하여 기술적 개선점을 제공하도록 특정한 방식으로 배열 (a particular arrangement of elements was a technical improvement over prior art ways of filtering such content); 컴퓨터 시스템 자체의 성능을 향상시키는 소트웨어 발명 (software-based invention that improve the performance of the computer system itself)).

Amdocs 판결에서는Alice 1, 2 단계를 적용하여 청구항의 특허 적격성을 판단할 때 명세서의 발명의 상세한 설명을 참조할 수 있다고 판시하고 그에 따라서 ‘065 특허의 청구항 용어 “향상 (enhance)”의 의미를 발명의 상세한 설명에 기재된 “분산 방식으로” 처리한다는 의미로 넓게 해석하였습니다.

법원은 Alice 1단계인 청구항이 추상적인 아이디어에 관한 것인가라는 질문에 대해 명시적인 답변을 유보하고, 비록 1단계 판단 결과 추상적인 아이디어에 관한 것이라고 판단된다고 가정하더라도, Alice 2단계에서 청구항에 기재된 단일 요소 (individual element)와 순서 조합 (ordered combination)에 의해 특허 적격성을 인정하였고, 특히 청구항에 기재된 “향상(enhance)”이라는 단일 요소만으로도 Alice 2단계 요건이 충족된다고 판시하였습니다. 또한 법원은 청구항의 구성이 (1) Digitech Image Techs, (2) Content Extraction & Transmission LLC, (3) In re TLI Commc’ns LLC Patent Litig 판결과 대비된다고 하고 (4) DDR Holdings, (5) BASCOM판결의 청구항과의 유사점을 비교하면서 특허 적격성을 인정하는 근거로 아래와 같은 점을 강조하고 있습니다.

(i) 기술적인 문제점 (technological problem)을 해결하는 기술적 해결 방안 (technological solution)
(ii) 시스템 자체의 성능 향상 (improvement of the performance of the system itself)
(iii) 종래 기술보다 나은 기술적 개선점 (technical improvement over prior art technology)
(iv) 구성요소들이 컴퓨터 네트워크에 특유한 기술적 문제에 대한 기술적 해결 방안을 달성하도록 일정한 목적을 가지고 배열 (purposeful arrangement of the components to achieve a technological solution to a technological problem specific to computer networks)

Amdocs 판결이 시사하는 점은 특허 적격성 판단시에 청구항을 주지, 관용 기술과 비교함으로써 신규성 판단 요소를 이용하고, 더 나아가 명세서에 기재된 종래 기술과 해당 기술의 관계가 특허 적격성 판단에 중요한 요소가 되고 있음을 다시 확인한 것입니다. 따라서 소프트웨어 관련 발명의 명세서 작성이나 거절 이유에 대한 대응시에 명서서에 기재된 종래 기술의 기술적 문제점과 그에 대한 기술적 개선점에 주목해야 할 것입니다.

또한, Amdocs 판결과 같이 특정 분야, 예컨대, 컴퓨터나 인터넷에서 발생하는 고유한 기술적 문제를 해결한 것이거나 시스템 자체의 성능을 향상시키는 기술이라면 Alice 1단계에서 특허 적격성을 강하게 주장할 수 있을 것입니다. 더욱이 Amdocs 판결에 따르면 청구항에 기재된 순서 조합(ordered combination)뿐만 아니라 청구항의 특정 용어에 기술적 의미가 함축되어 있는 것으로 해석할 수는 경우에는 Alice 2 단계 판단에서 개별 요소(individual element)만로도 추상적인 아이디어를 특허 보호 대상으로 변환시킨다는 논리를 펼수 있을 것입니다.

Alice 판결 이후 많은 판결에서 Alice 1, 2 단계를 해석하고 적용하였지만 추상적인 아이디어를 어떻게 특정할 것인가하는 이슈는 여전히 어려운 문제로 인식되고 있습니다. Amdocs 판결과 같은 기존 판례들과 비교한 케이스 비교 방식의 판결들이 많이 나오면 특허법 제 101조에 규정한 특허법상 보호 대상 발명에 대한 개념과 특허 적격성 판단에 대한 더 명확한 가이드라인이 정립될 것입니다.