최근 USPTO(미국특허청) Inter Partes Review(IPR) 절차의 급격한 변화에 따라 IPR 신청 건수가 급감하는 대신 Ex Partes Reexamination(Reexam) 신청 건 수가 눈에 띄게 증가하고 있습니다.  통계에 따르면 2025년 첫 9개월 동안 Reexam 신청 건 수는 사상 최고치를 기록했습니다.  이는 2025년 3월 이후 USPTO가 IPR 신청(petition) 에 대한 재량적인 기각 권한(discretionary denial authority)을 크게 확대했기 때문인 것이 분명합니다.

1.  2025년 3월 이전의 재량적 IPR 신청 기각

2025년 3월 USPTO의 Patent Trial and Appeal Board(PTAB: 특허심판원)이 재량적인 IPR 신청 기각 정책을 변경하기 전까지, IPR 개시율(IPR Institution Rate)은 전반적으로 약 70% 수준으로 비교적 안정적이고 높은 편이었습니다.  당시, PTAB의 재량적인 IPR 신청 기각은 주로 다음 두 가지 사유에 근거했었습니다.  첫째는 35 U.S.C. §325(d) 조항에 따라 IPR 신청에 인용된 선행기술이 USPTO가 이미 검토 했었던(예를 들면, 출원기간중 인용되었던) 선행기술인지의 여부이고, 둘째는 이른바 Fintiv 고려사항들(Apple, Inc. v. Fintiv, Inc., IPR 2020‑00019 (Paper No. 11) (2020년 3월))에 따라 PTAB의 IPR 최종 결정(final written decision) 이전에 재판(trial)이 열릴 가능성이 높은 IPR 병행 연방지방법원(federal district court) 소송의 존재 여부였습니다.  다시 말해, IPR과 동시에 진행중인 동일한 특허에 대한 연방지방법원 소송이 있느냐는 것이었습니다.  이러한 상황에서 2025년 1월부터 3월 사이에 IPR 개시 거절(denial of IPR institution) 사건들의 약 15%만이 재량적 사유에 근거 했었습니다(나머지는 IPR 신청 내용상 특허를 무효화할 가능성이 거의 없다고 PTAB이 판단한 경우가 대부분).  또한, 이 기간 동안, IPR신청인들은, 소위 “Sotera 선언(stipulation)”으로 알려진 일종의 재량적 IPR 기각을 회피하기 위한 수단을 보유하고 있었습니다.

2.  Sotera 선언 (stipulation)

Sotera 선언은 Sotera Wireless, Inc.가 Masimo Corp.의 침해소송에 대응하여 IPR을 신청한 후 IPR 개시결정을 받아내기 위해 선언했던 것으로, PTAB이 IPR개시를 결정하면 IPR 신청서에서 제기했거나 합리적으로 제기할 수 있었던 무효 사유를 IPR과 병행하는 연방지방법원 소송에서 제기하지 않겠다는 것이었습니다.  이 Sotera 선언은 USPTO 청장이었던 Kathi Vidal이 2022년 6월 21일 발표한 가이던스 메모(“IPR과 병행하는 연방지방법원 소송이 있는 경우의 중간 절차”)에 도입 되었습니다.  

해당 메모는, IPR 신청인이 Sotera 선언을 하면, PTAB는 Fintiv 고려사항들을 근거로 재량적인 IPR 신청 기각을 하지 말도록 하는 것이었습니다.  IPR 신청인은 Sotera 선언을 제출함으로써 사실상 IPR이 PTAB의 재량적인 IPR 기각을 회피할 수 있었습니다.  또한, 이 메모는, IPR 신청서에 “강력한 무효 입증(compelling evidence of unpatentability)”이 제시된 경우에도 Fintiv 요소들을 근거로 재량적인 IPR 신청 기각을 하지 말도록 했습니다.

그러나, 이러한 정책은 트럼프 2기 정부가 들어선 직후  2025년 3월에 완전히 바뀌었습니다.  PTAB은 Sotera 선언이 더 이상 재량적 IPR 신청 기각을 결정하는 고려사항이 아니며, IPR 신청서에 강력한 무효 사유가 제시되었는지 여부 역시 더 이상 IPR 개시를 결정할 수 없다고 발표했습니다.  즉, IPR 신청인이 Sotera 선언을 제출했거나 강력한 무효 입증을 제시했더라도, PTAB는 재량적으로 IPR 신청을 기각할 수 있게 된 것입니다.

3.  PTAB 정책 변경 및 새로운 IPR 심사 개시 이원화

PTAB의 IPR 정책 변경은 2025년 1월, 트럼프 대통령이 Coke Morgan Stewart를 USPTO 청장 직무대행으로 임명하면서 시작되었습니다.  2025년 2월 28일, Stewart 청장 직무대행이 2022년 6월의 Kathi Vidal의 메모를 철회한 것입니다.  이어 2025년 3월 24일, 수석 행정특허판사(Chief Administrative Patent Judge) Scott Boalick은 재량적 IPR 신청 기각 결정에서 Fintiv 고려사항들을 보다 “광범위하고 유연하게” 적용하겠다는 메모를 발표했습니다.  그리고, 이틀 뒤인 2025년 3월 26일에, Stewart 청장 직무대행은 IPR 신청 절차에 대한 대대적인 절차 개편을 도입하는 메모(“PTAB 업무량 관리를 위한 중간 절차”)를 통해 이원화된 IPR 심사 개시(Institution) 절차를 규정했습니다.  첫 단계에서, USPTO 청장이 다양한 재량적 고려사항들을 검토하는데, 이 고려사항들에는 기존의  Fintiv 고려사항들에 더하여, PTAB의 업무량 및 자원 배분, 심지어는 특허권자의 “정착된 기대(settled expectations)” 까지도 포함됩니다.  여기서, “정착된 기대”라는 것은 특허가 나온 지 6년이 넘도록 유효했을 경우, 특허권자가 해당 특허는 유효하다고 기대하는 것입니다.  이 첫번째 단계에서, USPTO 청장이 재량으로 IPR신청을 기각 하지 않기로 결정한 경우에만, 두번째 단계로 넘어가는데, 여기서 IPR 신청 서류들이 3인으로 구성된 PTAB 합의부로 회부되어 실체적 유효 판단 및 기타 비재량적 법정 요건들이 검토되는 것입니다.  이러한 변화, 특히 “정착된 기대” 라는 고려사항의 도입으로 인해, 2025년 3월 1일부터 7월 31일까지 접수된 IPR 신청서 577건 중 단 253건만이 IPR이 개시(Institution)되었습니다.  2025년 7월 31일 이후에는 개시 거절의 약 61%가 재량적 사유에 근거했는데, 이는 앞서 언급한 바 과거 약 15% 수준과 비교해 아주 크게  증가한 것입니다.

4.  IPR 개시 결정에 대한 USPTO 청장 권한 강화

2025년 10월 17일, 새로 인준된 USPTO 청장 John Squires는 재량적 IPR 개시 결정 권한 뿐만 아니라 모든 IPR에 대한 개시 결정 권한을 USPTO 청장에게 집중시키는 메모를 발표했습니다.  같이 발표된 공개 서한에서 Squires 청장은 다음과 같은 목적을 설명했습니다: (1) IPR을 개시하는 권한과 실체적인 심리(IPR trial)를 수행하는 조직을 분리하여 이해상충 요소를 제거, (2) IPR 결정 권한(decision point)을 중앙집중화하여 편향 가능성 제거, (3) 단일 권한 라인을 통해 투명성과 공공 신뢰 제고, (4) 대통령이 임명하고 상원이 인준한 USPTO 청장으로서 AIA(America Invent Active contact) 및 의회의 입법 취지를 충실히 이행하도록 책임을 재정립.  IPR에 대한 이러한 새 정책에 따라 USPTO 청장은 이제 재량적 사유와 실체적 사유를 포함한 IPR 개시와 관련된 모든 문제를 결정하게 되었습니다.  USPTO 청장은 최소 3명의 PTAB 판사들과 협의하여 IPR 개시에 대한 최종 결정을 내리며, 개시 여부는 일반적으로 요약 통지(Summary Notice) 형식으로 통보됩니다.  이에 대하여, 많은 업계 전문가들은 IPR 개시 결정의 투명성이 아주 낮아졌다고들 합니다.  대부분의 IPR 신청에서 상세한 이유를 설명하는 결정문이 발행되지 않기 때문입니다.  이는 IPR 개시 건수를 더욱 줄이고, 특허권자의 권리를 강화하는 효과를 낳을 것임에 분명합니다.

5.  Squires 청장의 신규 규정 제안 – 37 C.F.R. §42.108

한편, 2025년 10월 17일, Squires 청장은 새로운 특허 규정 37 C.F.R. §42.108을 제안하였습니다.  이 제안 규정은 IPR 절차에 중대한 추가 변화를 도입하여, IPR을 제기할 수 있는 능력이나 유인을 더욱 제한하는 것입니다.  이 규정은 2026년 1월 현재 채택이 결정되지는 않았습니다만, 2026년 상반기중으로 채택될 가능성이 아주 높다고들 합니다.  이하에 제안된 규정을 간단히 요약하고 의견을 덧붙였습니다.

a)  선언 의무(Mandatory Stipulation)

제안 규정 §42.108(d)는 IPR 신청인이 해당 IPR이 아닌 다른 쟁의(소송이나 다른 특허 무효 절차) 에서 35 U.S.C. §102 또는 §103에 따른 무효 주장을 제기하지 않겠다는 선언을 의무적으로 제출하도록 요구하고 있습니다.  이 선언은 규정 변경 이전에 이미 개시된 IPR에 대해서도 적용됩니다.  또한, 기존의, IPR 최종 서면결정(Final Written Decision)이 있을 경우에만 적용되던 IPR estoppel (금반언)을 개시 시점부터 적용하도록 확대하고자 합니다.  즉, IPR이 개시만 되면, 최종 서면결정이 나지 않더라도, IPR 신청서에 포함된 무효사유를 해당 특허의 다른 소송(연방지방법원 소송, ITC 소송 등)에서 제기하지 못하도록 하겠다는 것입니다.  더 나아가, IPR estoppel 범위를 IPR 신청서에 포함된 인쇄물 선행기술(printed publication prior art)에 한정하지 않고, §102 또는 §103 관련 모든 무효 사유로 확장하는 것을 제안하고 있습니다.  즉, IPR이 개시되면, IPR 신청인은, 병행하는 연방지방법원 소송 등에서 판매행위(on‑sale)나 제품 선행기술과 같은 사유를 포함해 어떠한 §102 또는 §103 무효 근거를 주장할 수 없게 되는 것입니다.  또한, IPR estoppel은 IPR신청인이 무효화를 시도하는 청구항에만 국한되지 않고, 특허 전체에 적용됩니다.  이에 따라, 일부 청구항에는 인쇄물 선행기술이 강하고, 다른 청구항에는 제품 선행기술이 강한 경우, IPR을 신청을 결정하는데 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.

b)  선행 유효성 판단에 따른 Preclusion (배제)

제안 규정 §42.108(e)는 IPR preclusion (배제)를 IPR 신청인 또는 그 실질적 이해 관계인(Real Parties in Interest or Privies)에 한정하지 않습니다.  따라서,  연방지방법원, ITC, PTAB, Ex Parte Reexamination (Reexam) 또는 연방순회항소법원(CAFC)에서 특정 청구항이 무효가 아니라는 판단이 내려진 경우, 누구든지 해당 청구항에 대해 IPR을 제기하거나 유지할 수 없게 됩니다.  이는 이전의 IPR이나 소송 등의 절차에 전혀 무관한 제 3자가 더 강력한 선행기술이나 무효 증거를 발견한 경우에도 동일하게 적용될 것을 제안하고 있습니다.

c)  IPR 병행 소송에 따른 Preclusion

제안 규정 §42.108(f)는 다른 IPR이나 소송에서 해당 청구항의 유효성을 먼저 판단할 가능성이 우세한 경우, IPR을 개시하거나 유지하지 않겠다고도 규정합니다.  이는 연방지방법원, ITC, 또는 PTAB의 다른 IPR 최종 서면결정 등을 포함합니다.  이 규정은 IPR 간에도 적용되어, 먼저 개시된 IPR이 이후의 IPR을 차단하는 선착순 경쟁을 초래할 수도 있습니다.

d)  매우 제한적인 예외

제안 규정 §42.108(g)는 악의적인 사전 IPR 신청이나 법률·대법원 판례 변경과 같은 극히 예외적인 상황에서만 위에서 언급한 IPR preclusion 규정의 예외를 허용하고 있습니다.  그러나, 신규 선행기술이나 전문가 의견이 있더라도, IPR preclusion 원칙은 유지하고자 합니다.

6.  IPR 이후 (Post IPR)

변경된  IPR 절차 및 규칙(제안된 신규 규정 포함)의 결과로 IPR 신청이나 개시 건수는 상당히 감소되고 있고 앞으로도 그러할 것으로 예상됩니다.  기존의 재량적 IPR 신청 기각 고려사항들과 현재 및 향후 IPR에 수반되는 광범위한 estoppel 및 IPR preclusion 범위를 고려할 때, IPR 신청은 과거 보다 훨씬 더 신중하게 검토될 수 밖에 없을 것입니다.  이러한 IPR의 퇴조와 함께 Ex Parte Reexamination (직권 재심사: 이하 “Reexam”)를 신청하는 것이 더 합리적인 선택인지를 검토할 필요가 더욱 커졌습니다.

7.  Reexam의 장단점

대체로 Reexam은 2012년 IPR 절차가 도입된 이후 그 선호도가 크게 낮아졌습니다.  가장 큰 이유는 Reexam 절차에서 Reexam 신청인(특허권자 이외)의 참여가 매우 제한되기 때문입니다.  신청인이 최초로 Reexam 신청서를 제출한 이후에는(일부 제한적인 경우를 제외하면) 절차에 관여할 수 없습니다.  해당 절차는 주로 특허권자와 USPTO간에 진행됩니다.  또한 Reexam 에서는 특허권자가 선행기술을 회피하기 위해 기존 청구항을 폭넓게 보정하거나 신규 청구항을 추가할 수 있는 재량이 상당히 크며, 그 결과 Reexam 신청 전보다 신청인에게 더 불리한 상황이 초래될 수도 있습니다.  그러나 최근 IPR 절차의 변화로 인해 Reexam 신청이 증가하고 앞으로 크게 증가할 것으로 예상됩니다.  실제로 2025년 첫 9개월 동안 Reexam 신청 건수는 사상 최고치를 기록했습니다.  이는 분명히 2025년 3월 이후 확대된 재량적 IPR 기각 권한 확대에 기인한 것으로 보입니다.

Reexam은 신청인의 참여가 제한적이기는 하나, 향후 특허의 유효성을 다툴 수 있는 사실상 유일한 선택지가 될 가능성이 큽니다.  여러 한계에도 불구하고, Reexam은 예전부터  IPR에 비해 몇 가지 전략적 이점들이 있기 때문입니다.

a)  낮은 개시 기준 및 높은 개시율

Reexam는 IPR보다 개시 기준이 낮습니다.  Reexam 신청에는 신청서의 분량 제한이 없으며, 단지 “특허성에 관한 실질적인 신규 쟁점(substantial new question of patentability: SNQP)”을 제기하면 됩니다 (37 CFR §510(b)(1)).  반면, IPR의 개시 기준은 신청인이 최소한 하나의 청구항에 대해 승소할 합리적인 가능성이 있음(reasonable likelihood that it will prevail on at least one challenged claim)을 소명해야 합니다.  이러한 낮은 개시 기준으로 인해 Reexam는 통계상 약 95%에 달하는 매우 높은 개시율을 보여 왔습니다.

b)  Estoppel 없고 익명 신청 가능

Reexam 신청인은 estoppel의 적용을 받지 않으므로, 예컨대 Reexam에서 제출한 동일한 선행기술을 병행 또는 후속 연방지방법원이나 ITC 소송 등에서 다시 사용할 수 있습니다.  또한 IPR과 달리, 신청인 및 모든 실질적 이해관계자 (Real Parties in Interest and Privies)를 밝혀야 할 의무가 없기 때문에, Reexam 신청은 익명으로 할 수 있습니다.  이는 특허권자의 잠재적인 침해 소송과 관련하여 자신을 노출시키지 않는 장점이 있습니다.

c)  재량적 기각이나 제소 기간 제한의 적용 없음

Reexam은 IPR과 달리 37 CFR §314에 따른 재량적 기각의 대상이 아닙니다.  따라서 신청인은 Fintiv 고려사항들을 검토하거나, 병행하는 연방지방법원 소송 등에서 Reexam에 사용된 선행기술 항변을 포기하겠다는 약속을 할 필요가 없습니다.  또한 Reexam은 시기 측면에서 IPR보다 훨씬 유연합니다.  IPR 신청은 연방지방법원 소장의 송달 후 1년 이내에 제기해야 하지만(35 USC §315(b)), Reexam에는 이러한 시간 제한이 없어 소장 송달 후 1년이 지난 이후에도 신청할 수 있습니다.

d) 연방지방법원 소송 정지 가능, 책임 감소 및 낮은 신청 비용

IPR과 마찬가지로, Reexam는 연방지방법원 소송의 정지를 요청하는 근거로 활용될 수 있습니다.  Reexam에서는 특허권자가 IPR보다 상대적으로 용이하게 청구항을 보정하거나 신규 청구항을 추가할 수 있으나, IPR과 동일하게 어떠한 경우에도 청구항 범위를 확장하는 것은 허용되지 않으므로(37 CFR §1.535) 그만큼 신청인에게 유리합니다.   또한 청구항 보정은 신청인에게 중간권리(intervening rights)을 발생시킬 수 있으며, 선행기술을 회피하기 위해 특허권자로 하여금 청구항을 보정하도록 강제할 수 있다면 과거 손해배상 책임을 제거하는 결과로 이어질 수도 있습니다.  물론, Reexam 비용은 IPR 에 비해 아주 낮습니다. 

8.  결론

Reexam는 IPR만큼 신청인에게 적극적인 참여 기회를 제공하지는 않지만, 높은 개시율, 낮은 비용, 그리고 estoppel이 없다는 점에서 매력적인 특허 무효화 수단 임에 분명합니다.  나아가, 위에서 살펴본 바, 현존하는 또 앞으로 있을 IPR의 많은 제약사항들과 발생 가능한 불이익을 고려할 때, Reexam은 USPTO에서 특허 유효성을 다투고 지방법원 소송을 정지(stay)시키기 위해 가장 선호되는 절차로 자리 잡을 가능성이 큽니다.