최근에 나온 특허 무효 심판원 (Patent Trial and Appeal Board: PTAB)의 효력 판례(precedential decisions) 두 개에 따라, 특허 문헌이 아닌 출판물을 선행기술(prior art)로 인용하여 특허 무효심판(Inter partes Review: IPR)을 신청하려는 신청인들(IPR Petitioners)은 그들의 전략을 재검토해야 할 수도 있습니다.  이 효력 판례들은, 특허 출원중 선행 출판물 때문에 청구항 거절을 당한 출원인들에게도 영향이 있습니다.

지난 12월 결과가 나온 IPR 2018-01039 (Hulu LLC v. Sound View Innovations LLC: 이하 “Hulu”)에서 PTAB은, 출판물이 선행기술로 사용되려면, 그 출판물이 IPR 대상 특허가 출원된 날짜 이전에 대중에 의한 접근성이 있었는지 (“publicly accessible”)를 증명해야 하는 책임(burden)이 IPR 신청인에게 있다고 판시했습니다.  그러나, 별도의 판결(Ex parte Grillo-Lopez, case number 2018-006082)에서는, 특허 출원과정에서 심사관이 출판물에 근거하여 청구항을 거절할 때에는, IPR신청인이 IPR에서 가지는 수준의 입증책임(출판물에 대한 대중 접근성)을 가지지는 않는다고 한 것입니다.  이 말이 무슨 말인가 하면, 출원과정에서는, 심사관이 단지 그러한 출판물이 선행기술이 될 수 있다고 제시만 해도 되고, 이를 반박하는(대중 접근성이 없다는) 어려운 입증책임은 출원인에게 있다는 것입니다.  출판물이 선행기술이 될 수 있는지에 대한 기준이 IPR과 출원과정에서 서로 다른 것이지요.  출판물에 대한 입증 책임이 IPR에서는 IPR 신청인에게, 출원과정에서는 출원인에게 있다는 겁니다.  물론 IPR 신청인은 출판물이 선행기술임을 입증해야 하고, 출원인은 심사관이 제시한 출판물이 선행기술이 되지 않음을 입증해야 됩니다.

사실, 출원과정에서 출판물 선행기술에 대한 입증책임, 즉, 심사관이 인용한 출판물이 선행기술이 될 수 없음을 입증하는 책임은 원래부터 출원인에게 있었습니다. 그런데, 이러한 기준이, 작년 12월의 Hulu 케이스에서 무효를 주장하는 신청인에게 그 입증책임이 있다고 하는 바람에, 출원과정에서 같은 무효를 주장할 수 있는 심사관도 같은 수준의 입증책임이 있어야 하는 것 아니냐는 말이 나왔습니다.  그런데, 4월7일 결과가 나온 Ex parte Grillo-Lopez 케이스(이 것은 IPR이 아닌 출원과정의 어필 케이스)에서, 출원 과정에서는 당연히 출원인이 출판물 접근성에 대한 입증책임이 있음이 확인되었습니다.

그러다 보니, IPR과 달리 PTAB 에서 특허 무효를 추진할 수 있는 다른 방도인 Ex Parte Reexamination (EPR)이 주목받게 되었습니다.  주지하는 바, EPR은 특허권자를 포함한 누구라도 신청할 수 있는 특허 재심판 절차로서, 심사관이 EPR 신청인이 제출한 선행문건에 기준하여 특허 무효성을 판단하게 되다 보니, 출원과정과 마찬가지로 심사관이 먼저 선행문건을 판단하게 됩니다.  그러니, IPR에서 출판물을 선행기술로 사용하려는데, 그러한 출판물이 대중 접근성 입증이 어렵다면, IPR대신 EPR로 특허 무효화를 추진할 수도 있겠다는 말들이 나오게 되었습니다.  다시 말하면, EPR에서 심사관이 출판물의 대중 접근성을 낮은 수준으로 판단하여 거절을 낼 가능성이 큰 대신, 특허권자는 대중 비접근성에 대한 높은 수준의 입증책임을 가지게 되기 때문입니다.  원래, 어떤 것이 맞다는 것을 증명하는 것보다 아니라는 것을 증명하는 것이 더 어렵다고 합니다. 

한편, 대중 접근성은 소송 뿐 아니라 IPR에서 자주 등장하는 이슈입니다.  학회에 등장한 포스터 (논문 요약본 같은 것), 세미나 또는 위원회 회의 배포자료, 복잡한 전문서적, 정부가 관여한 회의록 등이 선행기술로 제출되었을 때, 그 대중 접근성 판단은 PTAB이 늘 고심해온 분야입니다. 

그러나, 위에서 언급했던 바, IPR 과 출원에서 서로 다른 입증 책임 때문에, 같은 문건이 IPR에서 신청인에 의해 인용되었을 때와 출원과정에서 심사관이 인용했을 때, 다른 판단이 나오는 경우도 생겼습니다.  미국 식약청 (U.S. Food and Drug Administration: FDA)의 문건인데, 위에서 언급했던 지난 4월7일 판결이 나온 Ex parte Grillo-Lopez 어필 케이스에서는 대중 접근성이 있다고 했는데, 똑같은 문건이 인용되었던 어떤  IPR 에서는 대중 접근성이 없다고 나왔습니다.  물론, 두 케이스에서 당사자들은 서로 다릅니다만, 여전히 불합리한 판결로 비판 받을 수는 있다는 생각이 들 수도 있습니다, 어쨋건 사실은 하나니까요.  그렇지만, IPR 같은 미니 재판 절차도 그렇고 Ex parte 어필에서도 마찬가지로 어디에서 판단하느냐, 누가 입증 하느냐에 따라 결과가 달라지는 것을 탓할 수도 없습니다.  그러려면, 똑 같은 청구항이 소송, IPR, 출원과정에서 각각 달리 해석될 있는 것도 부당하다고 해야 할 것입니다.

대중 접근성의 판단에 대한 다른 판례가 나오면 다시 써보겠습니다.