IPR 제도하에서 두 개 이상의 IPR을 병합(joinder)하여 진행하는 것이 가능합니다. 그런데 § 315(b) 조항에 따라 특허침해소송에서 피고인은 소장을 송달받은 날로부터 1년 이내에 IPR을 신청해야하는 제척 기간이 있습니다. 하지만 § 315(c) 조항에 따른 IPR의 병합을 요청하는 경우에는 특허침해의 소장을 송달받은 날로 부터 1년이 지난 시점에도 IPR 심리를 요청할 수 있음을 명시하고 있습니다 (Section 315(b): “The time limitation set forth in the preceding sentence shall not apply to a request for joinder under subsection (c)“).

이와 같은 예외 조항은 1년의 제척기간을 도과한 이후에도 자신이 신청한 이전의 IPR에 대해 미비한 점을 보완하거나 무효심판을 청구하는 청구항을 추가하는 등 수정 후 새로운 IPR을 병합할 수 있어 특허권자에게 과도하게 불리할 수 있다는 우려가 있었습니다. 따라서 제 316(c)항에 따른 IPR 병합은 원 신청인이 아닌 제 3자에 의한 병합으로만 제한해야하는지 아니면 원 신청인까지 포함한 어느 누구의 IPR 병합 신청을 할 수 있는 것인지 다툼이 있었습니다. 예전 저희 블로그에서 “IPR제도와 청원의 결합”이라는 주제를 다룬 적이 있었는데요, 해당 사건(Nidec Motor Corp. v. Zhongshan Broad Ocean Motor Co.) 에서도 같은 이슈가 있었는데, 5명의 심판원 판사로 구성된 확장된 패널(expanded panel)에서 이를 재심리(rehearing)하여 IPR 병합은어느 누구나(“any person”) 신청할 수 있다고 결정한 바 있었습니다. 그런데 재심리를 확장된 패널에 의해 받게 하는 제도는 특허심판원에서 원하는 방향의 결과를 얻기 위해 구성될 가능성이 있는 등 그 공정성에 대해 많은 비판이 있었습니다. 특허권자에게 불리할 수 있는 확장된 패널 제도는 IPR의 위헌성을 판단한 Oil States Energy Services LLC의 구술 심리에서도 몇몇 판사들(Justices Roberts and Gorsuch)에 의해 문제가 제기되기도 했었습니다.

이러한 배경이 영향이 되었는지 2018년 9월 20일 특허심판원에서는 심판 결정의 투명성과 예견가능성을 개선하기 위한 몇가지 절차적인 개정안을 내놓았는데 중요한 내용의 하나가 바로 POP(Precedential Opinion Panel)의 신설이었습니다. POP는 특허청장(현재 Andrei Iancu), 특허청 차장(현재 Drew Hirshfeld), 그리고 심판원장(현재 Scott Boalick) 3인으로 구성된 특별 패널로서 헌법상의 이슈나 다른 사건에 적용되어 파장이 클 중요한 이슈들에 대해 재심리를 하고 그 결정에 대해 선례적(precedential) 또는 참고적(informative) 지위를 정하여 부여하게 됩니다.

최근 2019년 3월 13일 나온 Proppant Express Investments LLC v. Oren Technologies LLC, Case IPR2018-00914는 POP 패널이 신설된 이후 처음으로 리뷰한 사건으로 선례적 결정으로 지정되었는데 바로 (i) 동일한 IPR 신청인에 의해 새로운 이슈를 추가하기 위한 IPR 병합 신청이 315(c)조에 따라 가능한지, (ii) 그리고 가능하다면 315(b)조의 제척기간 적용을 받지 않고 병합 가능한지에 대한 결정이었습니다.

첫 번째 이슈에 대해 POP 패널은 Nidec에서와 마찬가지로 315(c) 조항의 “any person”이 IPR 신청인을 제외한 제3자에 의한 병합 신청으로 제한하여 해석할 이유가 특별히 없다는 점을 들어 IPR 신청인이 자신의 첫 번째 IPR에 대해 새로운 이슈를 추가하여 두 번째 IPR을 제출, 병합 신청을 할 수 있다고 판단하였습니다.

315 (c) Joinder.— If the Director institutes an [IPR], the Director, in his or her discretion, may join as a party to that inter partes review any person who properly files a petition under section 311 that the Director … determines warrants the institution of an inter partes review under section 314.

두 번째 이슈에 POP 패널은 주안점을 두었는데 특허심판원이 IPR 병합을 허용할지 고려할 때 315(b)조의 제척기간 도과 여부가 반드시 고려되어야 한다고 하였습니다. 동일한 신청인에 의한 IPR 병합을 제척기간 도과 이후에도 허용하는 것은 특허권자에게 과도하게 불합리한 결과를 가져올 수 있기때문에 IPR 병합은 당사자들 어느쪽에도 부당한 손해를 끼치는 경우가 아닐때에만 제한적으로 적용해야한다고 강조하였습니다. 예컨대, 특허소송의 원고인 특허권자가 IPR 심리가 시작된 이후 새로운 청구항을 특허소송에 추가한 경우 그 새로운 청구항에 대해 새로운 IPR을 신청, 병합하는 것은 특허권자에게 불합리한 것이 아니므로 제척기간을 도과한 이후에도 허용할 수 있는 경우에 해당한다고 설명하였습니다.

하지만 POP 패널은 이 사건에서와 같이 단순히 이전 IPR 신청에서 누락되거나 실수가 있었던 내용에 대해 정정하기 위한 새로운 IPR 병합은 특허권자에게 불공정하므로 허용될 수 없다고 하였습니다. 구체적으로, IPR 신청인이었던 Proppant Express는 처음 제기한 IPR에서 다른 일부 청구항에 대한 IPR 개시가 결정되었으나 청구항 4항에 대해서는 무효주장을 했던 근거가 받아지지 않고 IPR 개시가 되지 않았습니다. 이후 두 번째 IPR 신청에서 청구항 4항에 대한 무효주장의 오류를 정정하자 병합을 신청하였으나 이러한 시도는 제척기간을 지나 이루어진 것이기 때문에 특허권자 이익을 고려하여 받아들여지지 않았습니다.

IPR 개시 결정에 대해서는 원칙적으로는 항소가 불가하므로 동일 당사자에 의한 IPR 병합 신청 여부는 매우 중요한 사안입니다. 특히 특허소송이 진행중인 경우 소송 제기 이후 1년의 제척기간이 도과한 이후에도 제한적이나마 피고인이 새로운 이슈나 무효를 주장하는 청구항을 추가하는 것이 가능해짐을 염두해야할 것입니다.

반면 특허침해의 피고는 IPR을 고려할 때 제척기간을 도과하여 새로운 내용을 추가하는 IPR의 병합은 제한적으로만 허용되기 때문에, 특히 특허권자의 예비답변서와 개시결정서가 나온 이후에는 이를 바탕으로 피고가 자신의 주장을 보완하고 상대방의 반박 의견에 대한 보다 나은 대응 가능성이 커지기 때문에 IPR 병합은 더욱 어려워질 수 있음을 알고 처음 IPR 신청시 개시 결정을 받기 위한 최대한 강한 논점을 증거와 함께 제시하도록 해야할 것입니다.

마지막으로 Proppant Express의 경우 특허심판원에서 병합 신청에 대해 Nidec 사건과 다르게 동일한 신청인에 의한 IPR 병합은 불가하다고 결정한 것을 보면 실제 특허심판원 내에서의 결정들이 통일성이 부족했다는 점을 알 수 있습니다. 새로운 POP 신설을 통해 특허심판원의 투명하고 일관성 있는 심판 결과로 이어지기를 기대하게 됩니다.