미국 연방순회항소법원은 Nidec Motor Corp. v. Zhongshan Broad Ocean Motor Co., 판결을 통해 미국 특허청의 항고심판원(Patent Trial and Appeal Board; 이하 “PTAB”)의 Inter Partes Review(이하 “IPR”) 제도에서 시행되고 있는 청원 결합(joinder) 제도에 대한 우려를 표명했습니다. 이 사건에서 연방순회항소법원은PTAB이 IPR에서 내린 특허 무효 최종 결정을 확정하는 과정에서 부수 의견 (dicta)를 통해 IPR 청원 결합 제도에 대한 문제점을 지적했습니다.

현재 IPR 제도의 경우 청원을 결합 할 수 있는 제도(joinder)가 있는데, PTAB은 IPR 심리에 대한 청원 결합 요청이 있을 경우 이를 받아들일지에 대한 재량권을 지니고 있습니다. 이를 결정할 때 PTAB은 특히 청원 결합 요청을 받아들일 경우 이미 진행 중인 IPR에 대한 최종 결정이 지연될지 여부를 중요한 판단 기준으로 삼고 있는 것으로 보입니다. 특히 IPR은 예외적인 경우가 아닌 이상 35 U.S.C. § 316(a) 조항에 따라 청원일로부터 1년 이내에 최종 결정을 내려야 하기 때문에 만약 청원 결합이 최종 결정을 지연시킨다고 판단될 경우 이는 거절될 가능성이 큽니다. 실제로 PTAB은 청원 결합 요청시, 청원의 결합이 IPR 심리 진행에 어떤 영향을 끼칠 것이며 최종 결정을 지연시키지 않을 것이라는 점을 구체적으로 설명할 것을 요구하기도 했습니다. Microsoft Corp. v. Proxyconn Inc., No. IPR2013-00109, Paper 15 (P.T.A.B. Feb. 25, 2013).

IPR 제도에서 청원 결합의 경우 § 315(b) 조항에 따라 PTAB에 IPR을 요청하고자 하는 특허에 대한 특허 침해 소송에서 피고인이 소장을 송달 받은 날로부터 1년 이내에 IPR 을 요청해야 하는 청원 시효를 두고 있습니다. 하지만, § 315(c) 조항은 이에 대한 예외를 규정하고 있으며, 특허 침해 소송에서 소장을 송달 받은 날로 부터 1년이 지난 시점에도 청원 결합 제도를 통해 IPR 심리를 요청할 수 있습니다.

관련된 조항들을 살펴보면 아래와 같습니다:

315 (b)Patent Owner’s Action.— An inter partes review may not be instituted if the petition requesting the proceeding is filed more than 1 yearafter the date on which the petitioner … is served with a complaint alleging infringement of the patent. The time limitation set forth in the preceding sentence shall not apply to a request for joinder under subsection (c).

315 (c) Joinder.— If the Director institutes an [IPR], the Director, in his or her discretion, may join as a party to that inter partes review any person who properly files a petition under section 311 that the Director … determines warrants the institution of an inter partes review under section 314.

이처럼, § 315(b)에 규정된 1년의 청원 시효는§315(c)에 예외 조항을 두고 있습니다. § 315(c)에 따라 PTAB은 자신들의 재량하에 § 311을 근거로 IPR 심리를 요청한 어느 누구나(“any person”) IPR 심리에 결합시킬 수 있다고 적시하고 있습니다.

Nidec 사건의 경우 아래와 같은 과정을 통해 PTAB의 결정과 이에 때한 연방항소법원은 판결이 내려졌는데, 이 과정에서 IPR제도의 청원 결합에 대한 문제점이 지적되었습니다.

PTAB의 IPR심리

2013년 9월 25일에 특허권자 Nidec은 Broad Ocean이 자신의 특허 U.S. 7,626,349(‘349 특허)를 침해한다며 특허 침해 소송을 제기했습니다. 이에 대해 Broad Ocean은 2014년 7월 28일에 IPR 심리를 요청했으며, ‘349 특허의 일부 청구항이 Bessler와 Kocybik 선행 자료를 통해 자명하며(obvious), 또한 별도로 제3의 선행자료인 Hideji를 통해 예견된다고(anticipate) 주장했습니다. PTAB은 Bessler/Kocybik을 근거로 한 IPR 청원은 받아 들였지만, Hideji를 근거로 한 청원은 선서 진술서가 제대로 제출되지 않았다는 이유로 IPR 청원을 받아들이지 않았습니다. 이후 2015년 2월 20일에 Broad Ocean은 수정된 진술서와 함께 Hideji를 근거로 한 ‘349 특허에 대한 IPR 심리를 요청했습니다.

이 때 Broad Ocean의 두번째 IPR 청원은 그 자체로는 특허 소송 송달된 날로부터 1년이 지난 날을 넘긴 시점에 요청 되었기 때문에, § 315(b)에 따라 1년의 시효 기간 이후의 청원이기 때문에 거절되어야 했습니다. 하지만 Broad Ocean은 § 315(c) 조항에 따라 자신의 이전 2013년 IPR 심리 요청에 따라 시작된 IPR 에 두번째 IPR 청원을 결합 시킬 것을 요청할 것이기 때문에 § 315(b)에 근거한 1년의 청원 시효는 본인들의 두번째 IPR 청원을 막을 수 없다고 주장했습니다.

이에 대해 세 명의 패널로 구성된 PTAB은 다수인 2명의 패널의 의견을 통해 Broad Ocean의 두 번째 IPR 청원은 청원 시효를 넘겼기 때문에 거절한다고 결정 했습니다. 이 같은 결정을 내리며 PTAB은 이미 제기된 IPR의 경우 당사자가 아닌 비당사자만이 첫번째 IPR에 결합 될 수 있다고 했습니다.

이에 대해 Broad Ocean은 다섯명으로 구성된 패널을 통해 PTAB의 재심리를 요청했으며, PTAB은 이 요청을 받아들이고 3-2 로 Broad Ocean의 두번째 IPR 청원을 첫번째 청원에 결합시키기로 했습니다.

이를 바탕으로 최종 결정을 통해 PTAB은 ‘349 특허는 Bessler와 Kocybik를 바탕으로 자명하며, 또한 별도로 Hideji를 통해 예견된다고 했습니다.

연방순회항소법원의 판결

Nidec은 PTAB의 최종 결정에 대해 연방순회항소법원에 항소했으며, 연방순회항소법원은 판결문의 저자를 밝히지 않은 채 법원의 이름으로(per curiam) Nidec의 ‘349 특허는Bessler와 Kocybik을 근거로 자명하다는 PTAB의 결정을 확정했습니다.

하지만 연방순회항소법원의 Judge Dyk 와 Wallace는 특허청에서 실시되는 IPR 청원 결합 제도와 패널의 확장 제도에 대해 부서 의견을 통해 문제점을 지적했습니다. IPR 청원 결합 제도에 대해 “국회는 IPR 청원인들의 결합 조항을 통해 법정 기한을 피할수 있게 하려는 의도가 아니었을 것”이라고 하며, 또한 특허청에서 청원인이 선행 결정에 만족 하지 않는 경우 패널을 확장하는 것이 과연 결정의 통일성을 추구하는 데 적절한지에 대해 의문을 제기했습니다.

만약 특허청에서 이와 같은 사안에 대한 확정적인 의견을 제시할 경우, 연방순회항소법원은 이에 대해 심사를 할지도 모르지만, 현재 § 314(d)와§ 324(e)에 근거하여 “IPR 심리를 제기할지 여부에 대한 결정은 최종적이며 항소가 불가능하다”고 적시하고 있고, 청원 결합은 IPR을 제기할지에 대한 결정과 관련이 있기 때문에 연방순회항소법원은 이에 대한 판결을 내릴 관할권이 없는 것으로 보입니다. 현재 연방순회항소법원은 전원합의체(en banc)로 PTAB의 IPR 심리 제기 여부의 결정에 대한 항소의 제한에 대해Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corp. (Fed. Cir. No. 15-1944)에서 심사하고 있습니다. 이 사건의 판결에 따라 청원 결합과 같은 IPR 심리 제기 여부에 대한 결정과 관련된 사항에 대해서도 연방순회항소법원이 직접적인 심사를 하게 될 수도 있습니다.

Nidec의 경우 연방순회항소법원은 PTAB의 특허 무효에 대한 최종 결정은 Broad Ocean의 첫번째 IPR 청원을 바탕으로 내려졌기 때문에 청원 결합과 청원 기간의 연장에 대한 사안은 별도로 검토할 필요가 없다고 했습니다.

Nidec의 경우 위와 같은 경고는 부수 의견의 형태로 제시되었기 때문에 이에 대한 법적 효력은 없습니다. 하지만 Nidec의 경우 PTAB의 3인합의체는 청원 결합을 거절 한 점과 더불어 청원 결합제도가 특허 침해 소송에서 피고인에게 청원 시효를 우회하는 제도로 활용되고 있는 점을 고려할 때, 앞으로 PTAB의 결정에 어떤 영향을 미칠지 지켜봐야 할 것입니다.

IPR시 청원 결합 제도는 유사한 청원을 결합시키고 Broad Ocean의 경우와 같은 절차적인 오류로 인해 IPR 청원이 받아들여지지 않는 경우의 불합리를 피하기 위한 제도입니다.

하지만 같은 청원인이 여러 번 IPR 심리에 대한 청원을 제기하고 이를 결합 시킬 수 있는 청원 결합 제도는 Nidec 사건에서 보듯, 이를 잘 이용할 경우 특허 침해 소송의 피고는 IPR을 바탕으로 한 소송의 중단(stay) 기간을 연장 시키는 것이 가능합니다. 또한 소송에서 피고인 IPR 청원인은 이전 결합되고자 하는 IPR심리에서 특허권자 제출한 반박 사유를 검토한 뒤 새로운 심리 요청을 할 수 있기 때문에 더 많은 논점에 대한 이해를 지닌 채 IPR 심리를 청구 할 수 있으며 더 유리한 고지를 확보할 수 있습니다. 이와 더불어 경우에 따라 특허 침해 소송에서 원고인 특허권자는 IPR 심리가 시작된 이후 새로운 청구항을 소송에 추가 할 수 있는데, 이 경우 청원 결합 제도를 통해 IPR 심리 청원인은 기간을 연장함으로 특허권자가 소송에 추가하는 청구항의 IPR 심리를 요청할 기회가 마련될 수도 있습니다.

따라서 특허 침해 소송의 피고는 이같은 IPR 제도에서의 청원인 결합 제도를 잘 이용할 경우 소송에 유리하게 작용할 수 있다는 점을 고려해야 할 것입니다. 반면 특허 소송을 제기하는 특허권자의 경우 소송 제기 이후 IPR 심리가 시작될 경우 청원 결합 제도가 원고 입장에서 소송에 불리하게 작용할 수 있다는 점을 염두에 두어야 할 것입니다.

현재 미국 연방 대법원에서 IPR 제도의 위헌성 여부를 심사 중이며 다양한 법정의견서(amicus curiae briefs)가 제출되고 있는 시점에, 앞으로 IPR 제도의 존폐 자체와 시행 중인 청원 결합 제도를 비롯한 각종 제도의 향방을 지켜봐야 할 것입니다.