출원 과정에서 출원인이 권리를 포기한 부분이 있다면 등록 이후 청구항 발명을 해석할 때 다시 포함시킬 수 없다는 청구항 해석 원칙이 있습니다. 바로 출원경과의 권리포기 원칙(Doctrine of Prosecution Disclaimer)으로서 포대금반언(File Wrapper Estoppel)의 원칙과 괘를 같이 합니다. 즉, 출원 과정에서 수행한 출원인의 행위와 모순되는 주장을 특허소송에서 하는 것을 금지하는 것입니다. 출원경과의 권리포기 원칙은 출원인이 행한 청구항 보정 뿐만 아니라 특허성을 설명하기 위해 제시한 의견내용에도 적용이 됩니다.

출원인이 권리를 포기한 것으로 인정하기 위해서는 출원 과정에서 제출한 진술이 명료하고 착오가 없는 권리포기(clear and unmistakable disclaimer)일 것을 요합니다. 특허 소송에서 청구항의 권리 범위를 넓게 또는 좁게 해석하느냐에 있어 출원 과정에서 제출된 출원인의 주장 또는 발명의 설명이 매우 중요해질 수 있는 이유입니다. 출원경과의 권리포기는 특허 등록 이전의 출원 과정을 바탕으로 하지만, 재등록(reissue)이나 재심사(reexamination)와 같은 등록 이후 절차에서도 적용될 수 있음이 법원의 확립된 태도입니다.

한편, 출원경과의 권리포기 원칙이 특허무효심판(Inter Partes Review; IPR) 절차에서 제출한 특허권자의 진술에도 적용되는지, 그리고 만약 적용된다면 무효심판 심리의 개시 전후(before or after an institution decision)에 제출되었는 지에 따라 그 적용여부가 달라지는 지의 여부가 Aylus Networks v. Apple 에서 쟁점이 되었는데요, 연방순회항소법원은무효심판 절차중 언제 제출되었는 지의 여부에 관계없이 ‘적용가능하다’라고 판시하였습니다.

구체적인 사실 관계는 다음과 같습니다. Aylus는 미디어 서버(media server, MS)로부터 미디어 렌더러(media renderer, MR)로의 미디어 컨텐트의 제어 및 전송에 관한 미국 특허 RE 44,412호(이하, ‘412 특허)의 침해를 주장하며 Apple에 소를 제기합니다. 이에 Apple은 ‘412 특허의 무효를 주장하며 특허심판원(PTAB)에 IPR을 신청하였고, Aylus는 Apple이 제시한 선행기술과의 차이점을 주장하는 예비적 답변서(Preliminary Response)를 제출하였습니다. 이후 Aylus는 종속항 2항과 21항을 제외한 모든 청구항에 대한 특허 침해 주장을 자발적으로 취하하였고, 이에 대해 Apple은 자신이 2항과 21항의 한정요소에 따른 발명을 실시하지 않았다고 주장하며 약식판결(summary judgment)에 의한 비침해 결정을 요청했습니다.

‘412 특허의 1항과 2항은 아래와 같은 한정요소를 인용하고 있습니다.

1. A method of controlling and delivering media content from a media server (MS) to a media renderer (MR) utilizing a wide area network for control, comprising the acts of

…

invoking the CPP logic and the CP logic to cooperatively negotiate media content delivery between the MS and the MR if one of the MS and MR are not in communication with the UE via a local wireless network;

…

2. The method of claim 1, wherein the CPP logic is invoked to negotiate media content delivery between the MS and the MRif the MS and MR are both in communication with the UE via a local wireless network.

지방법원은 Apple이 ‘412 특허의 2항을 침해하지 않았다는 약식판결을 내리면서, IPR에서 개시 결정 이전에 제출된 Aylus의 예비적 답변서에 포함된 청구항 2항 (그리고 비슷한 구성요소를 설명하는 청구항 21항)의 특허성을 설명하는 진술을 그 이유로 들었는데, 그 진술은 다음과 같습니다.

If, however, “the MS and MR are both in communication with the UE via a local wireless network,” then only “the CPP [logic] is invoked to negotiate media content delivery between the MS and the MR.”

위의 진술에 기반하여 지방법원은 청구항 1항과 2항을 해석하기를, 청구항 1항이 CP(control point)와 CPP(control point proxy) 모두가 MS와 MR 사이에서 미디어 컨텐트 전송을 협상하는 것을 요하는 반면, 청구항 2항은 오직 CPP만이 미디어 컨텐트 전송을 협상하는 것을 요한다고 보았습니다. 그리고 이와 같은 청구항 해석에 따라 Apple이 ‘412 특허의 2항과 21항의 발명을 침해하지 않는다고 판단하였습니다.

Aylus는 연방순회항소법원에 항소하면서 (1) IPR 절차는 행정 절차라기보다는 사법 절차에 가까우므로 출원경과 권리포기가 적용되지 않으며, (2) 특허권자의 예비적 답변서는 IPR이 개시되기 이전에 제출된 것이므로 IPR 절차에서 제출된 진술로 볼 수 없다고 주장하였습니다.

연방순회항소법원은 Aylus의 주장 모두에 대해 반박하였습니다. 먼저, 첫 번째 주장에 대해서 연방순회항소법원은Cuozzo Speed Technologies 사건에서 연방 대법원이IPR의 행정적 특성과 사법적 특성을 검토하고 IPR이 사법적 절차라기보다는 특화된 기관의 절차에 가깝다고 판시하였음을 역설하였습니다. 대법원이 주목한 IPR의 행정적 특성에는 (i) IPR을 신청하는 당사자가 그 결과에 따른 구체적인 이해관계를 가질 것을 요구하지 않으며, (ii) 신청인이 화해를 한 경우에도 특허청은 IPR 절차를 계속할 수 있으며, (iii) 특허청은 이후의 사법 절차에서 자신의 결정을 방어하기 위해 개입할 수 있고, (iv) 법원과 달리 우세한 증거(preponderance of the evidence)에 의해 특허 무효가 성립될 수 있다는 점이었습니다.

Aylus의 두 번째 주장에 대해서 연방순회항소법원은 IPR이 심리의 개시 여부를 결정하는 절차와 개시 결정 이후 특허 유효성에 대한 판단을 하는 심리절차로 나뉘어지는 두 단계 과정임을 인정하면서도, 출원경과 권리포기의 적용을 결정함에 있어 이러한 구분이 아무런 차이를 가져오지 않는다고 하였습니다. 즉, 개시결정 이전에 제출된 특허권자의 예비적 답변서도 특허청에 공식적으로 제출된 문서이고 공중에 공개되었다는 점에서 개시 이후에 제출된 특허권자의 답변서와 다르게 볼 것이 아니라고 한 것입니다. 문서가 제출된 시점과 상관 없이 특허권자의 진술을 신뢰한 공중의 이익을 보호할 필요를 강조한 것입니다.

연방순회항소법원은 이렇게 출원경과 권리포기가 IPR 절차에도 적용된다고 결론내린 후, Aylus가 예비적 답변서에 제출한 상기 진술이 또 다른 해석이 가능한 진술이 아니라 분명하고 착오가 없는 권리포기에 해당한다고 보았습니다. 따라서 지방법원의 판결을 지지하였습니다.

그 동안 IPR에서 출원경과 권리포기를 적용한 지방법원 사건들은 여럿 있었습니다. 본 사안은 이러한 지방법원의 추세를 연방순회항소법원에서 확인하였다는 점에서 의의가 있습니다. IPR절차에서, 특히 IPR이 개시되기 이전에도 특허권자의 주장에는 출원 경과 권리포기가 적용될 수 있다는 위험을 염두에 두고서 특허 방어 전략을 짜야할 것입니다.