지난 10월 4일 미국 연방순회항소법원은 Aqua Products Inc. v. Matal, No. 2015-1177 (Fed. Cir.)을 통해 미국 특허청의 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board; 이하 “PTAB”)에서의 Inter Partes Review(이하 “IPR”) 심리 중 특허권자가 청구항의 보정을 요청할 경우 보정항의 특허가능성에 대한 증명책임은 IPR청구인이 부담한다고 판결했습니다. 이는 현재까지 PTAB에서 증명책임을 특허권자에게 부담시켜온 것과 이를 인정하는 연방순회항소법원의 이전 결정들(가령, Microsoft Corp. v. Proxyconn, Inc., 789 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2015), Prolitec, Inc. v. ScentAir Techs., Inc., 807 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2015), Synopsys, Inc. v. Mentor Graphics Corp., 814 F.3d 1309 (Fed. Cir. 2016), and Nike, Inc. v. Adidas AG, 812 F.3d 1326 (Fed. Cir. 2016))을 뒤집는 판결이었습니다.

현재까지 PTAB은 IPR심리 중 특허권자가 청구항에 대한 보정 요청을 할 경우 특허권자는 IPR청구 시 제시된 선행 기술 이외에 특허권자가 알 수 있는 모든 선행기술에 대해 요청된 보정항은 특허 가능성이 있다는 점을 증명해야 한다는 엄격한 기준을 제시해 왔으며, 이 때문에 IPR심리 시 많은 경우 특허권자의 청구항 보정 요청은 거절되어 왔습니다. 이에 대해 다른 특허 재심사 과정에 비해 IPR심리 시 특허권자의 청구항 보정 요청의 기준이 너무 엄격하다는 점과 증명책임은 특허권자가 아닌 IPR 청구인에게 있어야 한다는 비판 제기되어 왔습니다.

AIA 는35 U.S.C. § 316(d) 조항을 바탕으로 특허권자에게 IPR심리시 청구항을 보정할 기회를 한번 부여합니다. 또한, AIA는§ 316(e) 조항을 통해 청구인이 특허가능성이 없다는 점을 증명해야 한다고 규정하고 있습니다.

관련 조항을 살펴보면 아래와 같습니다:

35 U.S.C. § 316(d) – During an inter partes review instituted under this chapter, the patent owner may file 1 motion to amend the patent in 1 or more of the following ways: (A) Cancel any challenged patent claim. (B) For each challenged claim, propose a reasonable number of substitute claims.

35 U.S.C. § 316(e) – In an inter partes review instituted under this chapter, the petitioner shall have the burden of proving a proposition of unpatentability by a preponderance of the evidence.

Aqua사건에서 연방순회항소법원은 위 두 조항을 바탕으로 특허권자가 § 316(d) 조항에 따라 심리 중인 청구항을 보정하고자 할 경우§ 316(e) 조항을 고려할 때, PTAB이 특허권자에게 두 가지의 증명책임을 지울 수 있는지 여부를 판단했습니다.

148 페이지에 걸쳐 다섯 가지의 의견을 제시하는 장문의 판결문을 통해, Aqua 사건의 다수의 재판관은 우선§ 316(e) 조항은 보정이 요청된 청구항에 대한 특허가능성의 증명책임이 누구에게 있는지 분명하게 명시하고 있지 않지만, § 316(e) 조항은 “unpatentability”의 증명책임은 청구인에게 있다는 점을 들며, 특히 이미 특허를 받은 청구항에 대한 무효(“invalidity”) 여부가 아닌 특허가능성이 없는지(“unpatentability”) 여부라는 용어를 쓴 점을 고려할 때 IPR심리가 요청된 기존 특허의 청구항뿐만 아니라, 보정 요청이 된 청구항에 대한 “unpatentability” 에 대한 증명책임도IPR청구권인에게 있다고 했습니다. 다수의 재판관들은 이 조항은 의회가 AIA제정 시 특허 가능성 여부에 대한 증명책임을 청구인에게 지울 의회의 의도를 반영하며, 이런 증명책임의 의무는 어떤 경우에도 특허권자에게 옮겨지지 않는다고 했습니다.

이어 일곱 명의 다수의 재판관은 § 316(e) 조항이 모호하다고 전제하더라도 특허청은 IPR심리 시 청구항 보정의 증명책임이 특허권자에게 있다는 별도의 절차적인 규칙을 제정하지 않고 특허청의 선 결정을 통해 증명책임에 대한 규칙을 형성할 권리는 없다고 판단했습니다. 실제로 특허청은MasterImage 3D, Inc. v. RealD Inc., No. IPR2015–00040, *2–4 (P.T.A.B. July 15, 2015) 에서 청구항 보정 시 특허가능성에 대한 증명책임은 특허권자에게 있다는 결정을 따라 증명책임을 특허권자에게 부담시켜 왔습니다. 이때, 다수의 재판관들은 특허청은 증명책임에 대한 별도의 규칙을 제정하지 않았고 선결정만 따르고 있는데 이런 선결정이 제도적인 규칙이 될 수는 없으며, 이런 경우 특허청의 권한을 따를 이유는 없다고 보았습니다.

소수 의견 중 눈여겨 볼 의견은 Reyna 재판관의 burden of production에 대한 의견입니다. 증명책임은 크게 burden of persuasion(증거가 밸런스를 이룰 때 어느 쪽의 손을 들어줄지)과 burden of production(증거를 제시할 때 증명책임)이 있는데, Reyna 재판관은 궁극적인 보정 청구항이 특허받을 수 없음을 증명할 책임은 궁극적으로 청구인에게 있더라도, 청구항 보정을 요청할 때 burden of production은 청구권자에게 있으며 특허권자는 보정 청구항의 특허 가능한 차이점을 분명히 제시해야 한다는 의견을 제시했습니다. 이에 대해 O’Malley 재판관은 판결의 논지를 흐리고 틈을 마련해주는 의견이라고 비판하기도 했습니다.

Aqua 판결은 구두 심리가 끝나고 열 달이나 지나서 나온 결정으로 위에서 설명 드린 바와 같이 장문에 걸쳐 여러 의견이 제시되어 있으며 다수의 재판관이 합의를 하는 범위는 매우 좁은 판결문입니다. 이는 한편 IPR심리 중 청구항 보정 요청 시 특허가능성의 증명책임 (혹은 특허불가능성의 증명책임)을 누구에게 지우는 가에 대해 현재 분분한 의견이 연방순회항소법원이 존재하는 점을 보여줍니다.

분분한 의견 가운데 이번 연방순회항소법원의 결정을 통해 IPR심리시 청구한 보정 요청 시 그 보정된 특허가  특허성이 없음을 증명할 책임을청구인이 지게 되었기 때문에, 당분간 IPR 심리시 청구항을 보정하고자 하는 특허권자들에게 힘을 실어 줄 것으로 보이며 특허권자의 청구항 보정 요청이 늘어날 것으로 보입니다.

한편 연방순회항소법원은 특허청이 규칙을 제도적으로 제정하는 과정을 통해 증명책임을 특허권자에게 지울 수 있다고 했으며 특허청에서 새로운 규칙을 제정할 경우 명백하게 증명책임을 특허권자에게 지울 수 있게 될 가능성도 열어 두었다는 점을 고려할 때 앞으로 특허청에서 이번 판결에 대해 어떤 반응을 보일지 지켜봐야 할 것입니다.