미국 특허청은 America Invents Act(AIA) 개정법 하의 심리 절차 개정에 관한 의견을 요청하는 공문을 연방정부 공보(Federal Register)에 발표했습니다. 이번에 공시된 개정법안은Inter Partes Review(IPR), Post-Grant Review(PGR), Covered Business Method Patent Review(CBM)에서 청구항 보정(Amendment)에 관한 절차의 변경에 관한 것으로, 이 법안이 통과되면 청구항 보정에 대해 양 당사자가 특허 심판원(Patent Trial Appeal Board, 이하 PTAB)의 예비심사를 받고 이후 이를 다시 보정할 수 있는 절차가 마련됩니다.

이번에 제시된 개정법안에 따르면 특허권자는 심리 개시 결정(Institution Decision)으로부터 6주 내에 청구항 보정 신청을 할 수 있으며, 이에 대해 심리 청구인 (Petitioner)은 6주 내에 반박을 할 수 있는 기회가 마련됩니다.  그 이후 한달 내로 PTAB은 구속력이 없는(non-binding) 예비 결정을 내리게 됩니다. 이런 예비 결정에 대해 특허권자는 한 번 더 청구항을 보정할 수 있는 기회가 있으며, 청구인은 이에 대해 다시금 반박할 수 있는 기회가 마련됩니다. 이후 PTAB은 청구항과 보정된 청구항을 모두 구두 심리를 통해 모든 청구항에 대한 최종 결정을 내리게 됩니다.

전체적인 AIA 심리와 청구항 보정 신청 기간을 살펴보면 아래와 같습니다.

미국 특허청은 이런 변화의 이유로 심리 초기에 양 당사자들에게 청구항 보정과 반박에 대한 예비심사를 받을 기회를 마련해주며, 이에 따라 다시 보정과 반박을 할 기회를 마련해줌으로써 더 공정한 심리 절차를 마련하고자 하는 취지라고 설명합니다.

하지만 이런 예비적인 청구항 보정 심사 과정을 특허권자들이 얼마나 이용하게될지는 지켜봐야 할 것입니다. 청구항 보정에 대한 PTAB의 예비 결정에 구속력이 없다는 점과 청구항 보정 신청을 심리 초기에 재판 절차의 효과를 보지 못한 채 요청해야 한다는 점 등을 고려할 때 특허권자들은 만약 청구항 보정에 관한 부정적인 예비 의견을 받게 될 경우, 관련 소송이나 라이센싱 과정에서 손해를 입게 된다고 판단할 수도 있기 때문에 이번 개정법의 실익이 얼마나 될지는 의문입니다.

이번 연방공보는 또한 대체 청구항(substitute claim)의 특허성 여부에 대한 설득부담(burden of persuasion, 즉 증거가 중립적일 때 어느 쪽의 손을 들어줄지)을 어떻게 분배해야 할지, Western Digital Corp. v. SPEX Techs., Inc. 판례(IPR2018-00082:  Paper 13, PTAB, April 25, 2018)에 따라 계속 청구자에게 그러한 설득부담을 지워야 할지에 관한 의견도 요청하고 있으며, 전반적인 Post Grant Proceeding 에 관한 의견을 묻고 있습니다.