미국 연방대법원은 4월 24일 America Invents Act(AIA) 하의Inter Partes Review(IPR) 제도는 합헌이며 IPR를 개시하는 경우 IPR 청구 대상인 청구항 모두에 대해 특허 유무효 여부를 최종 결정에 포함해야 한다고 판결했습니다.

연방대법원은 AIA 하의 IPR 제도는 헌법에 반하지 않으며 미국 특허청의 Patent Trial and Appeal Board(이하 PTAB)는 IPR을 통해 이미 등록 받은 특허의 무효 여부를 판단할 수 있다고 판결했습니다. 또한 또다른 판결에서 연방대법원은 PTAB은 IPR 을 개시하기로 결정한 경우 청구권자로부터 IPR이 청구된 청구항 모두에 대해 유무효 여부에 대한 판단을 최종 결정에 포함해야 한다고 하였습니다. IPR 최종 결정을 내릴 때 PTAB이 일부 청구항에 대한서만 유무효를 판단하는 것이 더이상 가능하지 않게 된 것입니다.

우선IPR 제도의 합헌성을 인정한Oil States Engery Services, LLC v. Greene’s Energy Group, LLC et al. 판결을 살펴 보겠습니다. 이전 포스트 에서 설명 드린 바와 같이 Oil State는 IPR을 통해 행정기관인 PTAB이 특허를 무효시킬 수 있는 것은 헌법에 반한다는 이유로 연방 대법원에 항소(petition for certiorari)를 신청했습니다. IPR제도는 AIA가 신설된 이래 미국 특허소송의 판도에 큰 변화를 불러 일으킨 입법으로 증거개시(discovery), 증인신문(deposition) 등의 소송에서의 절차를 제한적 범위에서나마 허용하면서 최광의 합리적 해석 기준을 적용함으로써 특허 무효성의 판단을 법원에서 행정부인 특허청에서 받으려는 압도적인 추세를 가져온 중요한 제도이기 때문에 과연 대법원이 IPR제도의 합헌성을 인정하고 제도를 유지시킬지 많은 관심을 모은 사안입니다.

연방대법원은 우선 IPR제도는 미국 헌법 제3조(Article III)를 위반하지 않는다고 판단했습니다. 연방대법원은 특허권이 공적인 권리라는 점에 대해 당사자들 간의 이견이 없다고 보았으며, 우선 국회는 공적인 권리에 대한 판결을 할 권한을 Article III 법원 이외의 기관들에 부여할 상당한 재량을 지니고 있으며 특허권을 부여하는 것은 공적인 권리의 영역에 해당하며 “행정 또는 입법 기관”이 “사법적인 판단” 없이 이행할 수 있는 “합헌적인 기능”이라고 판시했습니다. 이어 연방대법원은 IPR제도는 특허청에서 특허권을 부여하는 것과 기본적으로 같은 사안과 권리 여부를 다루는 제도로 IPR이 등록이 된 특허에 대해 이뤄지는 점이 어떤 차이를 가져오지는 않는다고 했습니다. 즉 특허권을 행정부인 특허청에서 부여할 수 있듯 등록된 특허에 대한 유무효를 결정하는 IPR 또한 행정부에서 이행하는 것은 합헌이라고 했습니다.

또한 18세기에는 특허 유무효 여부를 일반적으로 법원에서 판단했다는 역사적인 선례가 IPR 제도는 입법기관인 국회가 법원으로부터 관습법에 따른 소송과 관련된 사안을 사법부로부터 박탈할 수 없다는 기본 원칙에 반한다는 근거가 될 수 없다고 했습니다. 연방대법원은 역사적으로 법원에서 특허의 유무효 여부를 판단했다는 점이 앞으로도 계속 그래야 한다는 근거가 될 수 없다고 했습니다.

마지막으로 IPR 제도의 여러 진행 과정이 소송의 경우와 비슷하다는 점이 IPR제도가 헌법 제3조를 위반한다는 근거가 될 수는 없다고 했습니다.

대법원은 이어 이번 판결은 IPR 제도의 합헌 여부와 Oil State가 제시한 합헌성 여부에 대한 사안만 판단한다고 하며 특허가 Due Process Clause나 Taking Clause의 대상이 되는 재산(property)이 될 수 없다는 의미는 아니라고 했습니다.

더불어 대법원은 IPR 제도는 7차 개정 헌법에 위반하지 않는다고 하며 국회가 정당하게 판결에 대한 권한을 Article III 법원(즉, 사법부 산하의 법원)이 아닌 다른 기관에 부여 할 경우, 7차 개정 헌법을 바탕으로 배심원이 아닌 사람에 의해 판결이 이뤄지는 점에 대해서도 별도의 제한이 생기지 않는다고 판단 했습니다.

이어 SAS Institute Inc. v. Iancu, Director, United States patent and Trademark Office, et al. 판결을 살펴보겠습니다. SAS는 미국 특허청에 ComplementSoft의 소프트웨어 특허의 16개 청구항 모두에 대한 IPR 을 요청했고 PTAB은 일부 심사를 할 수 있도록 하는 37 CFR §42.108(a)에 따라 일부 청구항에 대해서는IPR을 허가하고 남은 청구항에 대해서는IPR 개시를 거절했습니다. 이에 대해 SAS는 연방순회항소법원에 35 U.S.C. §318(a) 을 근거로 PTAB은IPR 청구가 제기된 모든 청구항의 특허 유효 여부를 판단해야 한다며 항소 했지만, 연방순회항소법원은 이를 기각했습니다. 이에 대해 SAS는 연방대법원에 항소했습니다. 연방대법원은 연방순회항소법원의 결정을 뒤집으며 특허청이 IPR 청구를 받아들일 경우 도전된 모든 청구항의 특허 유효 여부에 대한 심사를 최종 결정에 포함해야 한다고 판결했습니다.

연방대법원은 위와 같은 판결에 대한 가장 큰 이유로 §318(a) 조항의 일반적인 해석을 근거로 들었습니다. §318(a) 은 IPR 심사가 받아들여질 경우 PTAB은 “shallissue a final written decision with respect to the patentability of any patent claim challenged by the petitioner”라고 명시하고 있습니다. 이때 연방대법원은 “shall”은 일반적으로 재량 범위 밖의 의무를 의미하며 “any”는 일반적으로 어떤 그룹의 모든 일원을 포함하는 것으로 해석된다고 했습니다. 따라서§318(a)에 따라 PTAB은 청구권자가 제기한 “모든” 청구항의 특허 유효 여부에 대한 판단을 “해야만 한다”고 했습니다. 또한 어떤 조항에도 일부 청구항에 대한 IPR 심사의 허용이 가능하다고 제시하고 있지 않으며 Ex Parte Review 의 경우 “[o]n his own initiative, and at any time,” 라고 명시하는 §303(a) 와 달리 IPR의 경우그 개시를 허용할지 여부는 전체에 대해 인정 또는 거절의 결정만 할 수 있다고 규정하고 있으며 이는 입법자들의 의도에 따른 것이라고 했습니다. 일부 청구항에 대한 IPR심사 허용이 더 경제적이라는 특허청의 의견에 대해서는 대법원은 이는 입법권자에게 제시할 사안이지 법원이 판단할 부분은 아니라고 했습니다.

많은 관심을 받아오던 IPR 제도의 존치 여부와 절차에 관한 연방대법원의 결정이 같은 날에 나왔습니다. IPR제도가 유지됨에 따라 IPR 제도가 일반적으로 특허소송에 미치는 영향 자체에는 많은 변화는 없을 것으로 보이지만, 앞으로 IPR  개시 후 PTAB은 청구대상인 모든 청구항의 유무효 여부를 최종 결정에 포함해야 하고 최종 결정문은 금반언(estoppel) 효과가 있으며 IPR 허용 여부와는 달리 항소가 가능하기 때문에 IPR 절차의 변화판결이 앞으로 특허 소송에 어떤 영향을 미칠지 지켜봐야 할 것입니다.