2017년 상반기 미국 연방 대법원이 특허 침해 소송 관할지(venue) 변경 판결(TC Heartland v. Kraft Foods)을 내린 것에 이어 2017년 하반기에도 연방 대법원의 특허 관련 사건들에 대해 어떤 판결이 나올지에 대한 관심이 집중되고 있습니다.  이와 관련, IP360을 비롯한 특허 저널들은 아래 소개해 드릴 케이스들을 특히 눈여겨 볼 케이스로 꼽고 있습니다.

Oil States Energy Services LLC v. Greene’s Energy Group LLC

그 중 가장 관심이 집중되고 있는 사건은 지난 달에도 소개해 드린 사건으로 연방 대법원이 지난 달 상고 허가 신청(certiorari)을 받아들인 Oil States Energy Services LLC v. Greene’s Energy Group LLC입니다. 본 사건의 주요 쟁점은 미국특허청의 항고심판원(Patent Trial and Appeal Board; 이하 “PTAB”)이 Inter Parte Review(이하 “IPR”) 절차를 통해 특허권을 무효화시키는 절차가 위헌인지의 여부입니다. 즉, 특허권이 정부 기관이 취소할 수 있는 공적 권리인지 아니면 연방 법원만이 취소할 수 있는 사적 권리인지에 대한 판단입니다. 특허권자인 Oil States Energy Services LLC(이하 “Oil States”)는사적 권리의 취소 여부는 배심원 심판을 받을 수 있다는 점을 근거로 특허권은 사적 권리이며 이를 정부 산하 기관인 특허청에서 무효화 하는 것은 위헌이라고 주장하고 있습니다. 만약 연방 대법원이 특허권이 사적 권리라는 판결을 내릴 경우, 특허권은 연방 법원만 취소할 수 있는 권리가 되기 때문에, 현재 AIA 개정법 아래 IPR제도를 통해 정부 기관인 PTAB은 더 이상 특허의 무효 여부를 판단 할 수 없게 됩니다. 이 경우 AIA 에 의해 도입된 이후 특허 침해 소송에 대한 대응 수단으로 특허 침해 소송 당사자들이 활발히 이용한 IPR 제도를 번복하게 되며, 이에 따라 특허 침해 소송의 양상에 막대한 변화를 불러일으킬 것으로 예상됩니다. 또한 만약 연방 대법원이 특허권자인 Oil State의 손을 들어준다면, 특허청의 많은 기존 특허의 유무효 여부를 판단하는 절차들은 더 이상 유지되기 어려워질 것입니다. 연방 대법원이 2016년Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee사건에서 특허청의 손을 들어주며 35 U.S.C. § 314(d)에 따라 특허청의 PTAB은 IPR 청구를 받아들일지에 대한 최종 결정권이 있다는 조항을 받아들이고 특허청의 넓은 재량을 인정한 점을 고려할 때, 이번 Oil State 사건에서 다른 방향의 판결을 내리기는 어렵지 않을까 예상해 봅니다. 이 사건 관련 하급 법원인 연방 법원은 특허권을 공적 권리로 판단했으나, Oil States는 1898년도 판결인McCormick Harvesting Machine Co v. C. Aultman & Co.에서 특허권이 부여되면 이는 특허권자의 소유가 되며 다른 소유권과 같은 법적인 보호를 받게 된다고 한 판결문을 인용하며, 특허권은 사적인 권리라고 주장하고 있습니다. 연방 대법원이 연방 법원의 판결을 뒤집고 특허권이 사적인 권리라고 판결할 경우 특허법과 특허 침해 소송에 큰 파급 효과를 불러일으킬 만큼, 판결에 대한 관심이 집중되고 있습니다.

SAS Institute Inc. v. Lee

Oil States 사건과 더불어 주목 받고 있는 2017년 하반기 사건으로 미국 연방 대법원에서 상고 허가 신청을 받아들인 SAS Institute Inc. v. Lee 사건이 있습니다. IPR 청구권자였던 SAS Institute (이하 “SAS”)는 PTAB이 IPR 에서 일부 특허 청구항만 선택적으로 무효여부를 결정할 수 있는 결정 권한에 대해 이의를 제기하며 의회에서 AIA를 개정할 당시 “선택적 청구항”이 아닌 “청구자가 무효결정를 요청하는 모든 특허 청구항”에 대한 최종 결정을 해야한다는 의미로 법을 개정했다고 주장하고 있습니다. 이에 반해 특허청은 AIA개정법에 따라 특허청은 IPR에서 일부 청구항만 무효여부를 결정할 권한이 있으며 이를 통해 경제적이고 신속한 결정이 가능하다고 반박하고 있습니다. 만약 연방 대법원이 SAS의 손을 들어준다면 PTAB은 더 이상 선택적으로 청구항의 무효여부를 판단할 수 없게 되기 때문에 특허 침해 소송 중인 특허의 일부 청구항은 특허청에서 다시 무효여부가 다투어지는 반면 일부 청구항은 지방 법원에서 유효 여부를 판단하는 상황을 방지할 수 있습니다. 또한 IPR에 무효결정이 요청된 모든 청구항은 PTAB의 최종 결정으로 인한 금반언 효력이 생기게 되는 점과 현재까지 IPR심리를 거친 많은 청구항들이 무효화 되고 있는 점을 고려할 때 IPR청구권자에게 더 힘을 실어주는 결과를 낳을 수도 있습니다.

2017년 하반기에 연방 대법원이 Oil State와 SAS 사건을 같은 회기에 심리하기로 한 점이 흥미롭습니다. Oil State 사건은 IPR 제도 자체의 합헌 여부에 대한 심리이기 때문에 만약 Oil State 에서 IPR 제도가 위헌이라는판결이 나올 경우, SAS 사건은 더 이상 심리가 필요하지 않게 될 것이라는 점을 고려할 때, 대연방 법원은 어떤 의도로 두 사건의 상고를 함께 받아들였는지 또한 각 사건에 대해 어떤 판결이 나오게 될지 지켜봐야 할 것입니다.

In re: Aqua Products Inc.

또 다른 AIA개정법 하의 IPR 제도 관련 주목할 만한 사건으로 미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)의 판결을 기다리는 중인 In re: Aqua Products Inc.를 들 수 있습니다. 특허권자인 Aqua Products Inc.(이하 “Aqua”)는 35 U.S.C. § 316(e)에 따르면 IPR의 경우특허를 받을 수 없다는 점을특허권자가 아닌 청구자가 입증해야 한다는 조항의 해석에 따라 IPR심리시 관련 청구항 보정에 대한 입증 책임은 특허권자가 아닌 IPR 청구자가 져야 한다는 주장을 하고 있습니다. 현재 IPR 심리 중 특허권자가 청구항을 보정하고자 할 경우, 특허권자가 보정된 청구항이 유효하다는 점을 증명해야 하지만, Aqua는 이와 반대로 IPR 청구자가 보정된 청구항이 유효하지 않다는 점을 증명해야 한다고 주장하고 있습니다. 이 두 기준은 큰 차이가 있는 것처럼 보이지 않을 수도 있지만, 특허권자의 입장에서 기존의 기준에 따르면 보정된 청구항의 유효함을 증명해야 하기 때문에 부담이 컸던 청구항에 대한 보정에 더 쉽게 접근 할 수 있게 될 것으로 보입니다. 또한 입증 책임의 대상이 IPR 청구자로 넘어갈 경우, IPR을 요청하는 입장에서도 특허를 무효화 하기 위해 IPR을 요청하는 것이 오히려 특허권자에게 청구항이 선행 기술을 피하도록 보정을 할 수 있는 기회를 마련해 줄 수도 있기 때문에 IPR 청구 여부에 대해 더 신중을 기하게 될 것입니다. Aqua는 또한 PTAB은 특허 가능성에 대한 결정을 자발적으로 제기할 수 없다고 주장합니다. 하지만 특허청은 IPR 절차에 대한 넓은 재량을 지니고 있다고 주장하며 특허청은 PTAB이 자발적으로 특허 가능성에 대한 판단을 제기할 수 있다고 주장하고 있습니다. 연방순회항소법원의 판결이 나오면 현재 IPR 심리 과정에서 낮은 성공률을 보이고 있는 청구항 보정에 변화가 올지 현재의 추세가 유지될 지 지켜봐야 할 것입니다.

이처럼 2017년 하반기 여러 사건들이 AIA 개정법 하의 IPR제도의 존폐 자체와 특허청의 재량권의 범위에 대해 문제 삼고 있는 점을 고려할 때 법원들은 특허청에 힘을 실어 주고 기존의 IPR제도를 더 강화 시킬지, 아니면 IPR제도에 변화를 가져 올지 지켜봐야 할 것입니다.