지난 2017년 1월 10일자 블로그 글에서 제척기간(time-bar)에 관한 특허심판원의 IPR 개시결정이 항고 가능한 것인지 연방항소순회법원에서 전원합의체에 의해 재심리할 것을 설명한 바 있습니다. 사건의 배경을 간단히 요약하자면, Broadcom이 Wi-Fi One의 특허(US Patent No. 6,772,215)의 무효성을 주장하며 IPR 신청을 하였는데, 이에 Wi-Fi One은 Broadcom이 Wi-Fi의 해당 특허의 침해소송을 당한 피고 회사들과 협업 관계였으므로 당사자 관계(privy)에 해당하고, 침해소송이 제기된 이후 § 315(b)하의 1년의 제척기간을 도과하여 IPR을 신청하였으므로 불허해야한다고 주장했습니다. 하지만 특허심판원은 Broadcom이 해당 피고 회사들과 privy 관계에 해당한다고 볼만한 가능성이 존재함을 Wi-Fi One이 충분히 보이지 못했다고 보고 IPR 을 개시 결정을 하였고 이후 특허가 무효라는 최종 결정을 내렸습니다.

연방순회항소법원은 2015년 1년의 제척기간을 도과하여 제출된 IPR의 개시 결정이 잘못된 것이라고 주장한 다툼에 대해 항고가 불가능하다고 결정한 바 있습니다(Achates Reference Publishing Inc. v. Apple Inc.). 연방순회항소법원은 2016년 9월 16년 Achates를 적용하여 Broadcom이 1년 제척기간을 준수했는지 여부는 항고 대상이 아니라고 하였습니다. 즉, 대법원의 Cuozzo 판결이Achates를 뒤집었다고 볼 수 없다고 판단한 것입니다. 이에 대해 Wi-Fi One은 연방항소순회법원 전원 합의로 재심리(petition for rehearing en banc)를 할 것을 요청했고, 이에 따라 전원합의체는 기존의 Achates 입장을 고집할지, 아니면 이를 뒤집고 제척기간에 관해 특허심판원의 개시 결정이 항고 가능하다고 할지를 심리하였습니다.

예상대로 전원합의체는 제척기간에 관한 IPR 개시 결정은 항고 가능한 것으로 판단하였습니다. 전원합의체가 이번 사건을 재심리하기로 결정한 배경은 Cuozzo판례에 따라 특허청의 IPR 개시 결정에 대해 예외적으로 항고가 인정될 수 있는 가능성을 열어둔 것에 따른 것이었으므로 예견된 수순이었습니다. 잘 아시다시피 대법원은 Cuozzo사건에서 특허청의 IPR 의 개시 결정이 절대적으로 항고가 불가능한 것이 아니라 § 314(d) 범위를 넘는 특허청의 결정이나 헌법상의 이슈, 또는 법정 권한을 넘어서는 특허청의 행위에 대해서는 불복이 가능하다고 하였습니다.

전원합의체는 행정부의 결정에 사법심사는 가능하다는 기본 원칙을 다시 확인하면서 이러한 기본 원칙이 적용되지 않기 위해서는 명확하고 설득력 있는 증거(clear and convincing evidence)가 필요하다고 강조하였습니다. 그런데 § 315(b)의 1년 제척기간에 관한 결정에는 사법심사를 배제한다는 의회의 의도가 나타나지 않기 때문에 사법심사가 불가하다는 예외로 볼 수 없다고 하였습니다. 또한 § 314(d)에서의 “[t]he determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable”의 의미는 항고가 불가능한 특허청의 개시 결정은 청구항의 발명이 무효가 될 합리적인 가능성(reasonable likelihood)이 있는지 밀접하게 관련된 개시 결정에 한한 것이라고 해석하였습니다. 따라서 청구항 발명의 무효 가능성 여부와 관련 없는 § 315(b)의 제소기간(time bar)에 관한 특허청의 개시 결정은 항고가 가능한다고 본 것입니다.

본 결정은 Cuozzo이후 처음으로 항고가 가능한 특허청의 IPR 개시 결정을 인정한 사건으로서 매우 중요성이 큽니다. 특히나 종전의 Achates 판례를 바꾸어야 할 경우라 판단되었기 때문에 전원합의체를 연 것이었겠지요. 따라서 향후 제소기간 뿐만 아니라 다른 이유로 특허심판원의 IPR 개시 결정에 대해 항고 제출이 크게 늘어날 가능성이 있습니다. 즉, IPR 개시 결정에 항고 이유가 특허발명의 무효 가능성과 얼마나 밀접한 관련이 있는지 여부가 주요하게 다투어질 것입니다. 실제 이번 사건에서도 전원합의에 참가한 13명의 판사 중 4명의 판사는 IPR 신청의 적시성(timeliness)이 IPR 신청이 합리적인지에 관한 특허청의 결정과 밀접하게 관련이 있으므로 항고가 허용될 수 없다고 하였습니다. 한편, § 314(d)에서 사법심리를 배제한 것은 특허심판원의 신속한 특허무효여부 결정을 도모하기 위함인데 개시 결정에 관해 항고 신청으로 다툼이 많아진다면 IPR 제도의 신설 취지에 어긋날 것이라는 우려도 있습니다.