AIA(America Invents Act) 하에서 신설된 특허심판원의 IPR(Inter Partes Review)은 지금까지 특허 소송에 대한 실효적인 방어 수단으로 각광을 받아왔습니다. AIA 이전에는 당사자들은 등록된 특허의 유효성을 특허청에서 다투기 위해서는 두 가지 형태의 재심사, 즉 ex parte 재심사 (reexamination) 및 inter partes 재심사(reexamination)를 통해서 가능했습니다. 하지만 이들 재심사 절차들은 지나치게 시간이 많이 소요되고, 특허권자가 재심사 중 청구항을 보정할 수 있어, 오히려 특허권자의 특허 방어 수단으로 이용된다는 등의 단점이 있었습니다. 이러한 단점을 획기적으로 개선하고 소송에 비해서 비용부담이 적고 18개월 이내의 짧은 시간 이내에 특허청 심판원의 특허무효여부 결정을 받을 수 있도록 한  IPR이 그 도입 직후로부터 지금까지 당사자계 특허 분쟁의 포럼으로 적극적으로 이용됨은 자연스러운 현상이었습니다.

IPR 절차나 통계에 대한 많은 정보가 넘쳐나고 있긴 하지만, 최근 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit; CAFC)에서 IPR 절차와 관련된 사항을 전원합의로 재검토하기로 결정한 것과 관련하여 IPR의 전체적인 절차를 짚어보고 연방순회항소법원에서 검토하게 될 제척기간에 대한 사건도 소개해드리겠습니다.

IPR (Inter Partes Review) 절차

IPR 절차는 두 단계로 나눠집니다. 먼저, IPR 청원(petition)을 허가하고 절차를 개시(institution)할 것인지 여부를 청원 제출 시점으로부터 6개월 이내에 결정합니다. 개시 결정을 하는 경우, 특허의 무효성에 대해 심리(trial)가 이뤄지게 되고 1년 이내에 결과가 나오게 됩니다.

IPR Trial Proceeding Timeline

1년의 제척기간

그런데 IPR 청원을 할 수 있는 시기와 관련하여 1년의 제척기간 요건(one-year bar)이 있습니다. 즉, IPR을 통해 무효여부를 다투고자 하는 특허에 대해 연방지방법원에 특허침해소송이 제기되어 있고, 그 소송의 피고가  IPR을 하고자 하는 경우, 특허 침해의 소가 제기된 이후 (보다 정확하게는 침해소송의 소장이 송달 된 후) 1년 이내에 IPR 청원이 제출될 것이 요구되고 있습니다.

35 U.S.C. § 315(b): An inter partes review may not be instituted if the petition requesting the proceeding is filed more than 1 year after the date on which the petitioner, real party in interest, or privy of the petitioner is served with a complaint alleging infringement of the patent.

따라서 제척기간이 지난 후 제출된 IPR 청원서에 대해서는 특허심판원이 IPR 개시를 하지 않는 결정을 할 수 있는데, 이와 관련해서 IPR 신청인이 제척기간의 적용을 받는 real party in interest(혹은 privy)에 해당하는지의 여부라든지 혹은 제척기간 1년의 기산점이 어떤 시점인지에 대한 다툼이 있을 수 있습니다.

연방순회항소법원은 2015년에 IPR 신청인이 관련 특허침해소송의 피고와 privy 관계에 있고 따라서 그 피고에 적용되는 1년의 제척기간이 적용되어 IPR 청원이 제척기간이 지난 후 제출되었으므로 IPR 개시 결정은 잘못된 것이라고 주장한 다툼에 대해  항소가 불가능하다고 결정한 바 있습니다(Achates Reference Publishing Inc. v. Apple Inc.).

구체적으로 Achates 는 특허침해를 주장하면서 몇몇 회사들에게 소송을 제기하였고, 소송 제기로부터 1년 이후, Apple 을 공동피고인으로 소송에 참가시켰습니다. 이에 대해 Apple 은 Achates 의 특허에 대해 IPR 을 신청하였는데, 그 신청 시점이 처음 Achates 가 다른 회사들에게 소송을 제기한 때로부터 1년이 지난 시점이었습니다. Achates 는 Apple 의 IPR 신청이 제척기간을 준수하지 않았기 때문에 개시를 불허해야한다고 주장하였습니다. 하지만 PTAB 에서는 Apple 과 다른 피고들간에real party in interest 또는 privy 관계가 있다고 보여지지 않다고 판단하여 IPR 개시를 결정하였습니다. 이러한 PTAB의 개시 결정에 대해 연방항소순회법원은 항소가 불가하다고 확인했습니다.

그런데 2016년 6월 20일, Cuozzo Speed Technologies LLC v. Lee 사건에서 대법원은 IPR의 개시 여부에 대한 특허심판원의 결정은 § 314(d)에 명시한 바와 같이 최종적이고 항소가 불가능(“final and nonappealable”)하다고 판시하면서도, 헌법상의 이슈가 있는 항소에 대해서는§ 314(d)이 예외적으로 적용되지 않을 수 있다고 하였습니다. 다시 말하면, 특허심판원이 그  법에 정한 권한의 한계를 넘어서는 결정을 한 경우, 그러한 “기만 행위 (shenanigan)“에 대해서는 항소가 가능하다고 하였습니다.

즉, 대법원은   특허심판원 IPR 절차에서 정당한 법적 절차(due process)가 지켜지지 않았거나, 특허심판원이 법으로 정해진 범위 이외의 권한을 행사한 경우, 예컨대 35 U.S.C. 112조하의 불명료성을 이유로 특허를 취소하는 결정을 한 경우 상급심 법원에서 심리할 수 있다고 하였습니다. Cuozzo 의 이같은 입장은 모든 IPR 개시 결정에 대해 일괄적으로 항고가 불가능한 것이 아니고, 헌법상의 법적 절차(due process)의 위법이 있는 경우 등에 대해 예외가 인정될 수 있는 것으로 해석될 수 있는 가능성을 열어두었습니다.

Wi-Fi One v. Broadcom 사건에서 연방순회항소법원은 위와 같은 대법원 태도에 따라 제척기간(time-bar)에 관한 특허심판원의 IPR 개시결정이 항소 여부를 가늠짓는 기만 행위에 해당하는지 여부를 재고하기로 결정하였습니다.

사건의 배경

2013년, Broadcom 이 Wi-Fi One 의 online messaging 에 관한 특허(US Patent No. 6,772,215)의 무효성을 주장하며 IPR 청원을 제출하였습니다. 이에, Wi-Fi One은 Broadcom 이 Wi-Fi의 해당 특허의 침해 소송을 당한 피고 회사들과 협업 관계였고 따라서 당사자 관계(privy)에 해당한다고 주장하였습니다. 따라서, 1년의 제척기간이 적용되고, Broadcom 의 청원이 이 기간을 도과하여 제출되었으므로 허가할 수 없다고 하였습니다.  하지만 특허심판원은 Broadcom이 해당 피고 회사들과 privy 관계에 해당한다고 볼만한 가능성이 존재함을 Wi-Fi One 이 충분히 보이지 못했다고 보고 IPR 을 개시한 후, 해당 특허가 무효라는 최종 결정을 내렸습니다.

Wi-Fi One 은 이러한 PTAB 결정에 불복, 연방항소순회법원에 심결취소의 소를 제기하였습니다. 항고심에서 Wi-Fi One 은 특허의 무효성에 대해 다투는 한편, Broadcom 이 제척 기간의 적용을 받는 소송 당사자와 privy 관계이므로 PTAB의 IPR 개시 결정은 잘못된 것이라고 주장했습니다. 특히, Wi-Fi는 Cuozzo 가 함축적으로 Achates를 뒤집은 것으로 봐야한다고 했습니다. 하지만, 2016년 9월 16일 내려진 연방항소순회법원 판결에서는 Cuozzo 가 Achates 를 뒤집었다고 볼 수 없다고 하며 Achates에 따라  Broadcom의 청원이 1년 제척기간을 준수했는지 여부는 항고 대상이 아니라고 하였습니다. 또한, 특허심판원의 특허 무효 결정을 확정하였습니다.

CAFC 전원합의체(en banc)로 기존 입장을 재심리

Wi-Fi One 은 2016년 9월 16일의 연방항소순회법원 판결에 대해 연방항소순회법원 전원 합의체에 의한 재심리(petition for rehearing en banc)를 할 것을 요청했고, 2017년 1월 4일 연방항소순회법원은 이를 받아들었습니다. 즉, 전원 합의체는 기존의 Achates 입장을 고집할지, 아니면 이를 뒤집고 제척기간에 관한 특허심판원의 결정이 항고 가능하다고 할지 심리해야합니다.

만약 전원합의체가 제척기간에 대해 항고가 가능하다고 결정한다면, 향후 특허심판원의 IPR 개시 결정에 대해 다른 법정 이유로의 항고 또한 가능하다고 볼 여지가 큽니다. 다시 말하면, 전원합의체가 이번 사건을 재심리하기로 결정한 것은, Cuozzo 판례의 영향에 따라 AIA 청원의 개시 결정에 대해 어떠한 영역이 심리가 가능한지 가이드라인을 세우기 위한 노력으로 보여집니다. 현재까지는 IPR 개시 여부 자체에 대해서는 항고를 할 수 없었고, IPR이 개시된 이후 무효성에 대한 최종 결정만이 항고 대상이었는데, 이러한 점에 불만을 가졌던 특허권자들에게 IPR을 방어하는데 큰 전환점을 제공해줄 수 있으리라는 기대가 전원합의체의 결정이 주목되는 이유입니다.  또한, 제척기간에 대한 항고가 가능해진다면, 특허 분쟁에서 IPR  활용을 고려함에 있어서 소송 당사자와의 당사자 관계(“privy”) 요건에 대해 더욱 정확한 검토와 판단이 선행되어야할 것입니다.