피고 Thales Visionix(이하 “Thales”)는 “움직이는 플랫폼에 대한 상대적 운동을 추적하는 방법”을 골자로 하는 미국 특허 제 6,474,159호(이하 “’159 특허”)의 특허권자입니다. ’159 특허는 예를 들어 비행기 조종사의 헬멧에 장착된 카메라의 움직임 등을 계산하고 추적하는 개량된 방법을 다루고 있습니다.

한편 원고인 Elbit Systems of America(이하 “Elbit”)는 ’159 특허의 3~5, 13, 24~28, 31, 34번 청구항이 선행문헌인 미국 특허 제4,722,601호(이하 “McFarlane”)에 비추어 자명하므로 따라서 이 청구항들이 무효임을 주장하며 미국 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board 혹은 “PTAB”)에 무효심판(inter partes review 혹은 “IPR”)을 청구하였습니다.

’159 특허의 3번 종속청구항과 이의 기반이 되는 1번 독립청구항의 내용은 다음과 같았습니다.

1. A system for tracking the motion of an object relative to a moving reference frame, comprising:

a first inertial sensor mounted on the tracked object;

a second inertial sensor mounted on the moving reference frame; and

an element adapted to receive signals from said first and second inertial sensors and configured to determine an orientation of the object relative to the moving reference frame based on the signals received from the first and second inertial sensors.

3. The system of claim 2, in which the angular inertial sensors comprise angular rate sensors, and the orientation of the object relative to the moving reference frame is determined by integrating a relative angular rate signal determined from the angular rate signals measured by the first and second inertial sensors.

특허 무효심판이 개시된 이후, 특허 심판원은 원고 Elbit 측이 해당 청구항들이 McFarlane 문헌에 비추어 자명하다는 사실을 밝히는 데 있어서 증거의 우위성(a preponderance of the evidence)의 기준을 만족시키지 못했다는 이유로 청구항 무효를 인정하지 않았습니다.

이에 Elbit은 미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)에 항소장을 제출하며특허심판원의 판결에 오류가 있음을 주장 하였습니다. 그러나 항소법원은 이 주장을 받아들이지 않았고 특허심판원의 심결을 지지하였습니다.

원고가 법정에서 승리하기 위해서는 자신의 주장이 옳다는 것을 우위적(preponderance)인 증거를 들어 입증해야만 합니다. 즉, 양측의 주장을 뒷받침하는 증거를 저울 양쪽에 올려놓았을 경우 저울이 자신의 쪽으로 조금이라도 더 기운다는 것을 보여줄 수가 있어야 하는 것입니다. 특허심판원은 Elbit이 ’159 특허의 청구항이 자명하다는 사실을 우위적인 증거를 통해 입증하는 데 실패하였으므로 특허무효가 아니라고 심결을 하였습니다. 한편 동일한 사실관계를 통해서 두 가지의 합리적이지만 서로 상반되는 결론이 도출될 수 있는 경우에 특허심판원은 이 두 가지의 결론 중 하나를 선택하는 데 상당한 증거(substantial evidence)에 의존하는 것만으로도 충분합니다. 연방순회항소법원의 In re NuVasive, Inc. 판례에 의하면 “상당한 증거”의 정의는 비중의 증거(the weight of the evidence), 즉 저울이 어느 한쪽으로 기울게 만들 정도의 증거는 아닐지 모르나 적어도 극소량의 증거(a scintilla of evidence)는 면한 정도의 양이라고 합니다.

특허 무효심판에서 특허심판원이 피고 Thales의 손을 들어준 데에는 다음과 같은 이유가 있었습니다. Thales 측은 전문가를 고용하여 법정에서 전문가 증언(expert testimony)을 하도록 하였는데 Thales 측의 전문가는 선행문헌인 McFarlane에 개시된 기술이 세 가지 단계(움직이는 물체의 방향을 계산하는 단계, 움직이는 기준표면의 방향을 계산하는 단계, 움직이는 물체의 기준표면에 대한 상대적 방향을 계산하는 단계)를 통하여 물체의 상대적인 방향을 알아내는 반면, ’159 특허의 기술은 관성 센서의 측정치를 통해 상대적인 각 비율 신호(“relative angular rate signal”)를 결정하는 단계와 그 상대적 각 비율 신호를 통해 상대적 위치를 계산하는 두 가지 단계로만 이루어져 있다고 증언을 하였습니다. 또한 이 증인은 ’159 특허의 기술이 계산의 단계를 셋에서 둘로 줄여 주었을 뿐 아니라 관성 센서를 통해 움직임을 추적하면서 발생할 수 있는 에러마저 줄여준다고 자신의 전문가적 견해를 피력하였습니다.

그러나 한편 원고인 Elbit 측이 고용한 전문가는 McFarlane에 개시된 3단계의 계산과정이나 ’159 특허에 나와있는 2단계의 계산과정이 수학적으로 동치(equivalent)임을 증명하는 데에만 급급한 나머지 ’159 특허의 모든 요소를 고려하지 않은 듯했습니다. 그리하여 특허심판원은 결과적으로 Elbit 측의 전문가 증인의 증언에 거의 무게를 실어주지 않았는데 그 이유인 즉슨 Elbit 측 전문가의 증언에는 3번 청구항의 중요한 요소인 상대적 각 비율 신호(“relative angular rate signal”)에 대한 내용이 전혀 포함되지 않았던 것이었습니다. 그러므로 특허심판원은 이 증인의 증언이 Elbit이 주장하는 바를 뒷받침하기에 불충분한 증거였다고 본 것이지요. 다시 말해 이 증언이 “우위의 증거”의 기준을 충족시키지 못한 것입니다. 한편 항소법원은 이와 같은 특허심판원의 판단이 “상당한 증거”의 기준을 만족한다고 보았고 특허심판원의 심결을 지지하였습니다. 즉, 원고인 Elbit 측이 “우위의 증거” 기준을 만족시키지 못했다는 특허심판원의 판단이 “상당한 증거”의 기준은 만족했다고 본 셈입니다. Elbit 측의 변호사는 적분값의 합에 관한 수학적 이론은 통상의 기술자라면 누구나 이해할 수 있는 내용이기 때문에 청구항의 기술이 자명하다는 점을 뒤늦게 항변하였지만 항소법원은 이 주장을 무시했습니다. 왜냐하면 변호사의 변론은 증거가 될 수 없기 때문입니다(“[a]ttorney argument is not evidence”). 변론의 내용을 사실에 입각한 증거로 뒷받침하여 그 주장에 힘을 실어 주어야지, 주장하는 바 자체가 증거가 될 수는 없다는 뜻입니다.

영어에서 scintilla는 반짝반짝 빛나는 가루라는 뜻으로서 아주 보일락 말락한 미량의 양을 의미합니다. 그만큼 “상당한 증거”라는 기준을 만족시키는 것이 쉽다는 뜻이기도 합니다. 극소량의 미량만 아니면 되는 것이니까요. 정말 해당 사건이랑 아무런 연관성이 없는 너무 터무니없는 판결사유만 아니라면 그 판결이 항소심에서 뒤집어지기는 힘들다는 뜻이기도 하겠지요. 미국법에서 항소심은 기본적으로 법률적 다툼을 해결하는 곳이지 사실관계를 다투는 곳이 아닙니다. 따라서 정확하고 설득력 있는 사실관계를 제시하고 전문가의 증언을 통해 법률적 주장에 대한 근거를 제시하는 일은 모두 사실심인 제1심에서 해결해 놓아야지 이것을 법률심인 항소심까지 끌고 올라와서 뒤늦게 외양간을 고치려고 했다가는 큰 무리가 따를 수밖에 없습니다.