IPR 청원을 할 수 있는 시기와 관련하여 315(b)조에 의한 1년의 제척기간 요건(one-year time bar)이 있습니다. 본 블로그에서도 몇 번 다룬 바 있는 주제인데 특허 침해의 소가 제기된 이후, 즉 침해소송의 소장이 송달된 후 1년 이내에 IPR을 신청하지 않으면 제척기간 도과를 이유로 개시가 불허될 수 있기 때문에 소장 송달 이후 방어 방법으로 IPR을 활용하기 위해서는 제척 기간 이슈를 정확히 파악하고 주의를 기울이는 것이 매우 중요합니다.

최근 8월 16일에 IPR 신청이 각하(dismiss)된 소 제기에 의해서도 제척 기간이 적용되는지 여부에 대해 연방순회항소법원의 전원합의체 판결(Click-To-Call v. Ingenio)이 있었습니다.

사건의 배경은 이렇습니다. 2012년 5월 29일 Click-To-Call Technologies(CTC)가 Ingenio를 상대로 특허(U.S. Patent No. 5,818,836) 침해를 주장하며 소송을 제기했습니다. 하지만 문제는 바로 Ingenio의 전신이었던 Keen이 과거 2001년 6월 8일에 그 당시 ‘836 특허의 전용실시권자(exclusive licensee)였던 Inforocket으로부터 특허 침해 소 제기를 당한 바 있다는 것이었습니다. 당시에 Keen이 Inforocket을 인수하면서 특허 침해 소송은 자발적으로 각하(dismissal without prejudice; 편견 없이, 즉 재소가 가능한 각하)되었습니다. 이후 ‘836 특허를 매입한 CTC 는 Ingenio를 비롯하여 다수 업체들에게 특허 소송을 주장하며 소를 제기하였고, Ingenio는 이에 맞서 2013년 5월 28일 특허심판원(PTAB)에 IPR 을 신청하기에 이릅니다.

CTC 는 특허권자의 예비 답변서(Preliminary Response)에서 Ingenio의 전신이었던 Keen이 2001년에 ‘836특허 침해 소를 제기당한 것을 지적하며315(b)조에 의한 제척기간의 도과를 이유로 IPR이 허용될 수 없다고 주장하였습니다. 하지만 특허심판원은 민사소송법 규칙 41(a)조에 의한 자발적이고 편견없는 소 각하는 소 제기가 처음부터 없었던 것과 같은 효과를 가져온다는 점을 강조하면서 2001년 소 제기는315(b)조 의한 제척기간이 적용되지 않는다고 판단하였습니다. 따라서 IPR 개시를 허용하였고 신규성 또는 진보성을 이유로 일부 청구항들을 무효화하는 최종 결정을 2014년 10월 28일 내렸습니다.

이에 CTC는 연방순회항소법원에 항소하였지만 314(d)조 하에서 IPR의 최종 결정은 항소불가라는 규정에 따라 항소가 각하됩니다. 하지만 CTC는 2016년 6월 27일 대법원에 상고허가신청(writ of certiorari)을 제출하였고, 대법원의 2016년의 Cuozzo 판결의 영향으로 사건을 재고하도록 연방순회항소법원으로 환송하였습니다.

이전 블로그에서 소개드렸던 바와 같이 연방순회항소법원은 이미 2015년에 제척기간을 이유로 IPR 개시 결정에 대해 항고가 불가능하다고 결정한 바 있습니다(Achates Reference Publishing Inc. v. Apple Inc.). 따라서 2016년 11월 17일 연방순회항소법원은 Achates를 인용하면서 CTC의 소를 두 번째로 각하시켰습니다. 2016년 12월 5일, CTC는 전원합의체로 Achates 판결을 번복할지에 관한 재심리를 요청하였고 Wi-Fi One 사건이 이미 동일한 이슈로 전원합의체 재심리를 요청하여 받아졌기 때문에 CTC의 요청은 Wi-Fi One 사건 결과에 따라 보류하게 되었습니다.

마침내 2018년 1월 8일 Wi-Fi One 사건에서 전원합의체는 Achates 판결을 뒤집고 IPR 개시 결정은 제척기간 판단을 이유로 하는 경우 항소가 가능하다고 결정하였습니다.

이에 따라 전원합의체는 CTC의 재심리 청원을 받아들였고 315 (b)조의 제척기간이 각하된 소의 경우에도 적용되어야하는지를 검토하였습니다. 전원합의체는 315(b)조의 정확한 성문에 주목하였는데 그 내용은 바로 다음과 같습니다.

35 U.S.C. § 315(b): Aninter partesreview may not be instituted if the petition requesting the proceeding is filed more than 1 year after the date on which the petitioner, real party in interest, or privy of the petitioner is served with a complaint alleging infringement of the patent.

전원합의체는 315(b)조는 소가 제기되면 그로부터 제척기간의 기산이 시작됨을 밝히고 있을 뿐 그 소가 이후 각하되는 여부에 대해 아무런 예외 또는 면제를 포함하지 않는다고 보았습니다. 따라서10-2의 전원합의체 판결로 제척기간이 재소 가능하게 각하된 소에도 적용된다고 하면서 Ingenio의 IPR 최종 결정을 무효화하였습니다. 또한 해당 IPR을 각하하도록 특허심판원으로 환송 조치하였습니다.

이 사건은 Cuozzo 대법원 판결 및 Wi-Fi One 전원합의체 영방순회항소법원 판결에 따라 사건의 변곡점이 여러 번 바뀌었는데 특허권자에게는 315(b)적용 범위가 확장되어 유리한 판결입니다. 하지만 화해로 특허 침해 소를 조기 종결하려던 피고에게 가혹한 결과로 보일 수 있습니다. Keen이 17년 전 인수 합병으로 소를 종결하였을 때 향후 AIA 개정에 따른 IPR 신설과 AIA 315(b)의 제척기간으로 IPR 신청이 불허될 것을 예견하는 것은 불가능했을 것입니다. 더구나 재소가 가능한 소 각하는 양 당사자들을 소송 이전 상태(status quo ante)로 돌아가게 하는 것으로 여겨지는데 이제 그러한 가정은 유효하지 않게 되었습니다. 하지만 Keen이 별도로 특허권자 및 향후 특허 양수인의 ‘836 특허의 행사를 금지하는 계약을 맺었다면 결과가 달라졌을 것이라 여겨집니다. 더구나 Keen이 소를 제기했던 전용실시권자 Inforocket을 인수하면서도 ‘836 특허 또는 전용실시권을 확보하지 못했던 것이 문제의 시초였다고 볼 수 있습니다.