미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)은 D’Agostino v. MasterCard 사건에서 청구항 해석 기준 중 하나인 최광의(最廣義)의 합리적 해석(broadest reasonable interpretation)의 올바른 적용 방법을 보여 주었습니다.  미국특허법 하에서는 청구항을 해석하는 두 가지 기준이 있는데, 침해소송 및그에 대응하는 항변으로서의 무효소송을 다루는 법원에서는 Phillips 사건에서 정리된 소위 통상적 의미(ordinary meaning)의 기준이 적용되고, 출원의 심사과정 혹은 심판원에서의 재심사나 IPR 절차에서는 최광의 합리적 해석 기준이 적용됩니다.

신용카드 결제 시 판매자에게 신용카드 번호가 노출되는 것을 방지함으로써 보안을 향상시키는 발명에 관한 7,840,486 특허와 8,036,988 특허의 특허권자인 D’Agostino는 마스터카드가 신청한 두 건의 IPR(Inter Partes Review) 무효심판에 패배하여 두 특허는 무효화가 되었습니다.

특허의 대상이 된D’Agostino의 방법발명은 상품 구매자가 자신의 신용카드 계좌 정보를 카드 승인사에게 전송하여 임시 거래번호를 부여 받은 후 상품 판매자에게는 신용카드 번호를 제공하는 대신 이 임시 거래번호를 제공함으로써 제한된 횟수만의 거래를 할 수 있도록 하는 내용을 그 골자로 하고 있습니다.

그 중 ‘988 특허의 21번 청구항의 내용은 다음과 같습니다.

21. A method for implementing a system for performing secure credit card purchases, the method comprising:

a) receiving account information from an account holder identifying an account that is used to make credit card purchases;b) receiving a request from said account holder for a transaction code to make a purchase within a payment category that at least limits transactions to a single merchant, said single merchant limitation being included in said payment category prior to any particular merchant being identified as said single merchant;

c) generating a transaction code utilizing a processing computer of a custodial authorizing entity, said transaction code associated with said account and reflecting at least the limits of said payment category, to make a purchase within said payment category;

d) communicating said transaction code to said account holder;

e) receiving a request to authorize payment for a purchase using said transaction code;

f) authorizing payment for said purchase if said purchase is within said payment category.

핵심 쟁점이 되었던 청구항 요소는 이 중 b)의 내용이었는데 청구항 요소 b)에 의하면 결제 카테고리(payment category)가 결제를 “단일 판매자(a single merchant)”로 제한하고 있습니다. 또한 이 단일 판매자 제한사항이 결제 카테고리에 포함되는 것은 어떠한 특정 판매자가 상기 단일 판매자로 인식되기 이전에 일어나야 한다고 명시하고 있습니다.

특허심판원(PTAB)은 인용문헌인 Cohen이 21번 청구항의 모든 요소를 포함한다고 판단했는데 Cohen은 신용카드 결제 내역을 “특정된 체인 스토어들(a particular chain of stores)”로 한정하는 것에 관한 발명이었습니다. 예를 들어 결제를 세븐일레븐 편의점들에서만 가능하게 한다든지 맥도날드 햄버거 가게에서만 가능하도록 미리 제약을 걸어둘 수 있게 하는 것입니다.

연방순회항소법원은 특허심판원이 청구항을 해석하는 데 사용한 최광의 합리적 해석기준의 합법성은 재확인하는 한편 그럼에도 불구하고 최광의 합리적 해석의 범위에 법에 부합하지 않는 해석(a legally incorrect interpretation)까지 포함되는 것은 아니라고 선을 그었습니다(In re Skvorecz). 뿐만 아니라 청구항은 언제나 명세서와 특허의 내용에 비추어 해석을 해야 하며 특허 출원심사과정(prosecution history) 역시 참고의 대상이 된다고 설명했습니다.

항소법원은 21번 청구항에 시간적 분리에 관한 내용이 포함되어 있다고 보면서 계좌 소유자(account holder)가 결제 코드(transaction code)를 요청하는 b) 단계에서는 분명 단일 판매자의 신원이 확정되지 않은 상태였고 어떠한 특정 판매자(any particular merchant)가 단일 판매자(single merchant)로 확정되는 시점은 그 이후에 발생한다는 점에 주목했습니다. 또한 출원심사과정 중 D’Agostino 측에서 특허보정 등을 통해, “단일 판매자”를 지정하는 것은 판매자의 이름이나 신원을 통해 하는 것이 아니라 단순히 결제의 횟수(예를 들어 한 번)로 제한하는 것이라고 주장했던 정황이 발견된 바, 항소법원은 Cohen이 21번 청구항의 모든 요소를 포함하지 않는다고 판단했습니다. 왜냐하면 Cohen의 인용발명에서는 단일 판매자를 확정할 때 시간의 분리도 고려하지 않았을 뿐더러 신용카드 결제를 횟수로 제한하는 것이 아니라 판매자의 이름 혹은 신원을 이용하여 제한을 하기 때문입니다. 그리하여 항소법원은 종국에 특허심판원의 심결을 파기한 후 환송하였습니다.

이번 사건에서는 비록 향후 사건에 지대한 영향을 미칠 만한 새로운 법리가 탄생하거나 과거의 판례를 뒤집는 획기적인 결정이 내려지지는 않았지만 최광의 합리적 해석의 기준이 실제 청구항에 어떻게 적용되어야 하는지에 관한 한 가지 모범사례를 제시해 주었습니다. 또한 청구항 자체의 내용뿐 아니라 명세서에 포함된 사항이나 심사과정 도중 특허신청자와 심사관 사이에 무수히 오고가는 서신의 내용이 모두 궁극적으로는 특허권의 범위를 결정할 수 있는 중요한 단서가 될 수 있다는 점을 확인해 주었습니다.