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America Invents Act의 Inter Partes Review (IPR)는 특허권자를 제외하고는 누구나 신청 (petition)할 수 있습니다. 그러나, IPR에서 실패했다고 해서, 누구나 특허심판원의 IPR 결정에 대해 항소 (appeal)할 수 있는 것은 아닙니다. 항소할 수 있는 자격이 있어야 합니다. 미국 헌법이 명시하고 있는 당사자 적격 (Article III Standing) 이슈이지요. 여기서 Article III Standing이란 사법부의 구성과 권한을 명시하고 있는 미국연방헌법 3조와 관련된 것입니다. 사법부를 통해서 이해를 다툴 만한 자격, 즉, 실질적인 피해 (actual injury)가 있느냐는 것이 그 요점이라고 할 수 있습니다.
이 Standing 이슈는 작년에 본 Hello IP Blog에서 다루었었는데, 최근에 주목할만한 새로운 연방순회항소법원 (CAFC) 케이스가 있어서 정리해봅니다.
자동차 차축 분야에서 세상에서 가장 큰 업체는 네델란드의 GKN이라는 회사입니다. 이 회사는 차축 분야에 정말 많은 특허를 보유한 것으로도 업계에서는 잘 알려져 있습니다. 저희 고객중에서도 GKN 특허때문에 시장 진입이 어렵다고 하시는 곳이 있습니다.
GKN 이 미국특허 US 8,215,440은 2축/4축 구동계 (drivetrain)에 관한 것입니다 (특허의 구체적 내용은 이번 블로그의 이슈와 상관없으니 생략하기로 하겠습니다). 그런데 이 ‘440 특허때문에 동일 분야의 시장 진입이 어렵다고 판단한 Toyota 의 계열사인 JTEKT가 Inter Partes Review (IPR)를 신청해서 ‘440 특허 무효화를 시도했습니다. IPR 과정에서 GKN은 일부 매우 넒은 범위의 청구항들을 스스로 취소(disclaim)하면서, 나머지 청구항들을 지켜냈습니다. 특허권자가 자기 특허를 스스로 취소하는 경우는 좀 역설적이지만 (counterintuitive), 가끔씩 일어납니다. 이 이슈는 다음 기회에 다루도록 하겠습니다. 아무튼, ‘440 특허의 일부 청구항들 (claims 2 and 3) 은 살아남았고, 여전히 JTEKT에게는 시장 진입의 걸림돌로 판단되었고, JTEKT는연방순회항소법원에 항소하게 됩니다.
그러나 2018년 8월 3일, 연방순회항소법원은 JTEKT가 Article III 에 의한 당사자 적격이 없다면서, JTEKT의 항소 자체를 각하하였습니다. 연방순회항소법원은 2017년의 Phigenix, Inc. v. Immunogen, Inc., 845 F.3d 1168 판례를 인용하면서 JTEKT에게 Article III하의 당사자 적격을 충족할 수 있는 실질적인 피해 (actual injury)가 없다는 것에 주목하였고, 또한 JTEKT가 실질적인 피해 입증에 실패했다고 판단했습니다.
여기서 실직적 피해란 것이 꼭 객관적일 수는 없는 바, JTEKT는 두 개의 선언서 (declarations)를 제출하면서 당사자 적격 확보를 위한 피해 입증을 시도하였습니다. 하지만 연방순회항소법원은 이 선언서들이 여전히 향후 JTEKT가 관련 제품을 생산 판매할 때 GKN의 ‘440 특허를 침해하게 되고 GKN이 JTEKT를 대상으로 특허 소송을 할 것이라는 점을 구체적이고 분명하게 (“concrete and particularized”) 입증하지 못했다고 결론내었습니다. 그 이유는 선언서에서 JTEKT의 엔지니어들이 진술하기를 IPR에서 살아남은 ‘440 특허를 침해할 만한 제품이 아직 완성되지는 못했고, 현재로서는 꾸준히 제품 개발중이라서 구체적으로 어떻게 ‘440 특허를 침해할 것인 지 알 수는 없지만 잠재적인 침해의 위험도가 있다고만 했기 때문입니다.
또한 연방순회항소법원은 JTEKT이 감당해야 하는 금반언 효과(Estoppel; IPR에서 무효 입증에 실패하면 IPR에서 제기했던 또는 제기할 수 있었던 주장으로 다른 행정/사법절차로 무효화를 다시 시도할 수 없음)도 침해소송에 이르지 못하는 경우에는 당사자 적격을 정당화할 수 있는 사실 피해 (injury in fact)에 미치지 못한다고 했습니다.
이 사례를 통해서 배우는 것은, 경쟁업체의 특허를 IPR을 통해 무효화 시키려는 시도는 자칫 항소 자격 상실로 인한 패착으로 이어질 수 있다는 것입니다. 이러한 항소 자격 상실은 IPR 실패에 따른 금반언으로 인한 피해를 볼 수 있는 것에 더하여 그러합니다. 다시 말하면, IPR 실패시 금반언으로 인해 다른 무효절차 (Another IPR, Ex parte reexamination, Declaratory Judgment, District Court proceeding 등)에서 동일 또는 제기 가능했던 주장으로 다시 무효화를 시도하는 것이 사실상 불가능한데다가 항소까지 못하는 경우가 있을 수 있다는 것입니다. 물론 항소는 패소한 측의 마지막 수단이지만 항소 가능 여부가 불확실한 IPR의 경우, 구체적인 피해를 입증할 수 있는 상태 (제품에 대한 충분한 투자로 인해 특허침해소송이 있을 만한 상태)인지 확인이 우선해야 한다는 것입니다.
