심사단계에 있어 심사관이 청구범위를 구성하는 개개의 요소들을 선행문헌들로부터 찾고 이들을 결합할 수 있는 논리를 제시하게 되면, prima facie case of obviousness(정당한 진보성 거절이유)를 확립했다고 표현합니다.  이 경우 출원인은 거절이유를 극복하기 위하여 선행문헌에 개시되어 있지 않은 구성요소를 청구항에 추가하는 보정을 행하거나, 제시된 선행문헌의 결합논리를 부정하거나, 상업적 성공 또는 발명의 현저한 효과와 같은 2차적 고려요소(secondary consideration)를 주장할 수 있습니다.

본 지면에서는 발명의 현저한 효과 주장 실무를 소개하고자 합니다.

1. 현저한 효과의 종류

현저한 효과는 크게 두 가지로 나누어 볼 수 있습니다.

먼저 해당 기술분야에서 이미 알려진 효과이지만 그 상승폭이 예상한 경우보다 큰 경우입니다.  예를 들면 X란 물성에 있어 10만큼의 효과를 가지는 A물질과 동일한 X 물성에 있어 10만큼의 효과를 가지는 B 물질을 함께 사용하였더니, X 물성에 있어 20이 아닌 30의 시너지효과가 발생하는 경우입니다. 단, 이러한 시너지 효과가 기존에 알려져 있지 않은 경우에만 현저한 효과로 인정될 수 있습니다.

두 번째로는 X 물성을 지니는 A물질과 X물성을 지니는 B물질을 함께 사용하였더니 기존에 알려져 있지 않은 제3의 Y물성이 발생하는 경우입니다.

2. 현저한 효과의 주장 근거자료의 출처 및 종류

현저한 효과를 뒷받침하는 자료의 출처로는 명세서 내에 포함된 자료와 명세서 내에 포함되어 있지 않은 추가 자료로 나눌 수 있습니다. 실무상 두 가지 자료 모두 다 사용이 가능합니다. 다만 명세서 내에 포함되어 있지 않은 추가 자료의 경우 작성자가 작성된 내용이 사실임을 선언하는 선언서(Declaration under 37 C.F.R. 1.132) 형태로 제출하여야 합니다.

현저한 효과의 주장 근거자료 종류로는 실험데이터와 전문가 의견이 사용될 수 있습니다. 일반적으로 실험데이터가 그 객관성에 기반하여 많이 사용되기는 하지만, 전문가 의견도 현저한 효과를 입증함에 사용될 수 있습니다. 또한 전문가 의견은 해당 출원의 발명자가 작성할 수 도 있습니다. 다만 전문가가 해당 출원에 대해 가지는 이해관계도 전문가 의견을 평가함에 있어 고려항목 중 하나인 바, 이해관계를 지니는 발명자가 의견을 작성하는 경우, 인용자료 등을 바탕으로 의견을 뒷받침함이 필요하겠습니다.

3. 현저한 효과 주장 시 비교대상

발명의 현저한 효과를 보여주기 위해서는 발명을 가장 가까운 선행문헌과 비교하여야 합니다. 여기서 가장 가까운 선행문헌은 일반적으로 발명과 공통요소가 가장 많은 주인용문헌이고, 이에 기재된 실시예와 발명을 비교하여야 합니다. 즉, 발명과 비교할 대상은 심사관이 제시한 선행문헌의 조합 결과가 아닌, 본 발명과 구성에 있어 차이점을 지니는 주인용문헌의 실시예입니다. 심사관이 제시한 선행문헌의 조합은 결과적으로 출원 발명과 그 구성요소를 같이 할 것이기에 비교의 의미가 없기 때문입니다.

선행문헌에 개시된 실시예를 동일한 조건으로 재현하는 실험을 할 수 없는 경우, 제출된 실험 데이터와 선행문헌 실시예가 어떠한 차이점이 있고, 이러한 차이가 실험결과에 영향을 미치지 않을 것임을 설명함이 필요합니다.

또한 선행문헌의 실시예는 아니지만 출원 발명과 더 가까운 발명과 비교하는 경우라면, 해당 자료도 현저한 효과 주장 시 사용가능합니다. 예를 들면 명세서에서 이미 비교예와 실시예를 바탕으로 한 실험자료를 기재하고 있고, 해당 비교예가 선행문헌에 기재된 실시예보다 본 발명과 더 가까운 발명에 해당하는 경우가 이에 해당합니다.

4. 현저한 효과 주장 근거자료의 입증 범위

현저한 효과 주장 근거자료는 발명의 전체 범위에 있어서의 현저한 효과를 뒷받침하여야 합니다. 즉, 청구범위에 A 구성 요소로서 A1, A2 그리고 A3를 마쿠시 그룹으로 병렬적으로 표현하고 있는 경우, A 구성요소로 A1이 사용되는 경우, A2가 사용되는 경우, A3가 사용되는 경우의 효과를 모두 보여 주어야 합니다. 다만, A1에 대한 효과를 보여주는 자료를 제출한 경우이지만, A2 와 A3가 모두 동일한 물성을 가진다고 알려진 경우로, 통상의 기술자가 A1의 자료로부터 A2 및 A3의 효과가 동일할 것으로 합리적으로 예측할 수 있는 경우, 좁은 범위의 자료로부터 넓은 청구범위의 현저한 효과를 주장할 수 있습니다. 물론 이 경우 출원인의 이러한 시도(주장)가 오히려 예측가능성을 인정하는 것으로 사용될 수도 있으므로, 선행기술과의 관계도 살펴보아서 결정해야 합니다. 예를 들면 선행기술에 A2나 A3와 유사한 구성요소가 발명과 비슷한 구성으로 사용된 것이 기재되어 있다면, A2와 A3에 대하여 실시한 직접적인 자료를 제시하는 것을 고려할 필요가 있습니다.

5. 제언

선행문헌과 구성의 차이를 주기 위해 발명의 핵심과 거리가 먼 구성요소를 청구항에 포함하는 보정을 행하는 경우, 많은 경우 심사관은 추가 선행문헌을 제시하며 재차 거절하는 경우가 많습니다.

만약 발명의 본질을 구현하기 위한 핵심구성요소가 주인용문헌의 실시예에 모두 언급되어 있지 않고 이러한 구성의 차이가 현저한 효과로 귀결되는 경우라면 발명의 현저한 효과 주장을 고려해 볼 수 있겠습니다.