지난 8월 미국 연방순회항소법원은 거절결정불복심판에 대한 미국 특허심판원(PTAB)의 심결을 취소, 환송하였습니다 (In re Stepan Co.). 본 사건에서 선행문헌은 출원발명의 모든 구성요소를 개시하고 있지 않았지만, 특허청 심사관은 이러한 구성요소는 당업자가 선행문헌에 개시된 내용으로부터 통상적인 최적화를 위해 선택할 수 있는 내용에 불과하다고 하며, 출원발명이 선행문헌으로부터 자명하다고 판단하였습니다. 특허 심판원은 이러한 심사관의 판단을 지지하였지만, 연방순회항소법원은 견해를 달리 하였습니다.

구체적으로 본 사건에서의 청구항은 다음과 같았습니다.

1. An ultra-high load, aqueous glyphosate salt-containing concentrate comprising:

a. water;
b. glyphosate salt in solution in the water in an amount greater than about 39 weight percent of acid equivalent, based on the weight of the concentrate, said glyphosate salt being selected from the group consisting of the isopropylamine salt of glyphosate, the potassium salt of glyphosate, mixtures of the isopropylamine salt and the potassium salt of glyphosate and mixtures of the potassium salt and the ammonium salt of glyphosate;
c. a surfactant system in an amount ranging from about 1 to about 20 weight percent, based on the weight of the concentrate, comprising:
i. from about 10 to about 60 weight percent, based on the weight of the surfactant system, of one or more dialkoxylated alkylamines;
ii. from about 5 to about 30 weight percent, based on the weight of the surfactant system, of one or more water miscible solubilizers; and
iii. from about 30 to about 75 weight percent, based on the weight of the surfactant system, of one or more amine oxides;

said concentrate having a cloud point above at least 70ºC. or no cloud point when the concentrate is heated to its boiling point.

상기 청구항에서 강조된 대목에서 보다시피 본 발명은 계면활성제로 세가지 화합물 (dialkoxylated alkylamines, water miscible solubilizers 및  amine oxides)의 조합을 포함하고 있고, 적어도70 °C 이상의 운점(cloud point)을 가질 것을 주요 구성요소로 하고 있었습니다.

심사관은 선행문헌이 계면활성제의 구성요소로 상기 세 가지 화합물을 포함한 리스트를 열거하고 있고, 이들이 어떠한 조합으로도 농축물에 포함될 수 있으며, 이상적인 운점이60 °C 이상임을 개시하고 있음에 주목하였습니다. 아울러 이러한 선행문헌의 내용을 근거로 당업자가 통상적인 최적화 과정을 통하여 본 발명의 세가지 화합물을 선택하고 70 °C 이상의 운점을 지니는 농축물을 도출할 수 있었을 것이라고 판단하였고, 특허심판원은 이러한 결정을 지지하였습니다.

연방순회항소법원은 이러한 특허심판원의 심결이 다음과 같은 이유로 잘못되었음을 지적하였습니다.

먼저 특허심판원의 심결에는 특정 화합물을 조합한 계면활정제를 사용하여70 °C 이상의 운점을 지니는 농축물을 제조하는 것이 왜 통상적인 최적화 과정인지, 그리고 왜 당업자가 성공에 대한 합리적인 기대를 할 수 있었을 것인지에 대한 설명이 결여되어 있다고 판시하였습니다.

아울러 선행문헌의 실시예에 따르면 어떠한 실시예도 출원발명에 따른 세 가지 화합물을 포함하고 있지 않았고, 70 °C 이상의 운점을 지니지 못한점을 출원인이 증거로 제출하였으나, 특허심판원이 이를 고려하지 않은 점은 잘못되었음을 지적하였습니다. 구체적으로, 출원인은 실시예 76 (dialkoxylated alkylamine 와water miscible solubilizer 포함) 및 실시예 127 (dialkoxylated alkylamine 와 amine oxide 포함)을 바탕으로 주장을 하였으나, 특허심판원은 두 가지 실시예 모두 선행문헌이 바람직한 계면활성제 구성요소로 제시한 amine oxide를 포함하고 있지 않음을 이유로 고려될 수 없다고 지적하였습니다. 하지만 연방순회항소법원은 실시예 127이amine oxide를 포함하고 있기 때문에 이러한 견해는 근거가 없고, 상기 자료는 당업자가 출원발명의 3가지 화합물이70 °C 이상의 운점을 지니는 농축물의 제조에 성공적으로 사용될 수 있으리라는 합리적인 기대를 할 수 있었는지 여부를 판단함에 있어 중요한 증거라고 판단하였습니다.

마지막으로 특허심판원은 심사관이 a prima facie case of obviousness (타당한 자명성 거절이유)를 확립하였으므로, 특허성을 발명의 현저한 효과등을 통하여 입증할 책임이 출원인에게 전환되었다고 판단하였지만, 연방순회항소법원은 본 케이스에서는 상기 오류를 이유로  a prima facie case of obviousness가 확립되지 않았고, 따라서 입증책임도 전환되지 않았다고 판시하였습니다.

이를 이유로 연방순회항소법원은 특허심판원이 사건을 다시 심리하도록 심결을 취소, 환송하였습니다.

본 사건은 출원발명과 선행문헌에 어떠한 차이점이 있을 경우 (본 사안의 경우, 구체적인 화합물의 조합 및 이로부터 달성되는 70 °C 이상의 운점), 이러한 차이점이 왜 자명한 차이점에 불과한지 명확하게 설명되어야 할 책임이 심사관에게 있음을 시사합니다. 많은 경우 심사관은 선행문헌에 조합의 구성요소들이 언급되어 있을 경우 별다른 설명 없이 이들의 조합이 자명함을 주장합니다. 만약 하나의 선행문헌 또는 동일 기술분야의 문헌 내에 이들이 개시되어 있었다면, 이들의 결합이 자명하다고 주장함에 무리가 없을 수 도 있습니다. 하지만 본 사안과 같이 이러한 조합이 추가적인 청구항 구성요소(70 °C 이상의 운점)와 연관된다면, 더 구체적인 조합의 이유 및 당업자가 왜 성공에 대한 합리적인 기대를 가지고 이러한 조합을 할 수 있었을지에 대한 설명이 추가적으로 필요하겠습니다.