이번 달 초 미국 연방순회항소법원은 Zeroclick, LLC v. Apple Inc. (Fed. Cir., June 1, 2018)에서 지방법원이 기능적인 의미를 포함하는 용어를 사용한 청구항을 기능식 청구항으로 판단하고 명세서에 충분한 구조적 기술이 없다는 점을 이유로 무효라고 한 결정은 잘못된 판단이라며 이를 파기 환송했습니다.

Zeroclick은 Apple사가 자신들의 U.S. Patent No. 7,181,691(이하 “’691 특허”)의 청구항 2 와 U.S. Patent No. 8,549,443(이하 “’443 특허”)의 청구항 9를 침해한다며 소송을 제기했습니다. 청구항들을 살펴보면 다음과 같습니다.

’691특허 청구항2

2. A graphical user interface (GUI), which may comprise an update of an existing program, that may fully operate a GUI by a two step method of movement of a pointer (0) to operate one or more functions within the GUI, wherein, said existing program is any existing program that can operate the movement of the pointer (0) over a screen (300) and has one or more functions operated by one or more other methods apart from said two step method,

and/or one or more functions operated by said one or more other methods in said existing program can be updated to operate by said two step method,

wherein said GUI executes one or more functions within the GUI by the completion of the following said two step method:

first said pointer (0) is immediately adjacent or passes within a control area (1), which is an area of the screen (300) that may be any size including from a pixel on the screen (300) to occupying the whole screen (300), and

second by the completion of a subsequent movement of said pointer (0) according to a specified movement generates a `click’ event, thereby triggering one or more functions within the GUI.

’443특허 청구항19

19. A device capable of executing software comprising:

a touch-sensitive screen configured to detect being touched by a user’s finger without requiring an exertion of pressure on the screen;

a processor connected to the touch-sensitive screen and configured to receive from the screen information regarding locations touched by the user’s finger;

executable user interface code stored in a memory connected to the processor; the user interface code executable by the processor;

the user interface code being configured to detect one or more locations touched by a movement of the user’s finger on the screen without requiring the exertion of pressure and determine therefrom a selected operation; and

the user interface code is further configured to cause one or more selected operations, which includes one or more functions available to the user interface code of the device, to deactivate while the user’s finger is touching one or more locations on the screen.

지방법원은 ’619 특허의 청구항2에 기술된 “program that can operate the movement of the pointer (0) over a screen (300)”와 ’443 특허의 청구항 9에 기술된 “the user interface code being configured to detect one or more locations touched by a movement of the user’s finger on the screen without requiring the exertion of pressure and determine therefrom a selected operation”와 “the user interface code is further configured to cause one or more selected operations, which includes one or more functions available to the user interface code of the device, to deactivate while the user’s finger is touching one or more locations on the screen”에서 사용되는 용어인 “program”과 “user interface code”는 “means”에 해당하기 때문에 35 U.S.C. § 112, ¶ 6에 따라 기능식 청구항(means plus function claim)으로 해석되어야 한다고 보았으며, 명세서에 “program”과 “user interface code”에 충분한 구조(sufficient structure)가 기술되어 있어야 하는데 그렇지 않다는이유로 § 112, ¶ 2를 바탕으로 이 청구항들이 불명확(indefinite)하기 때문에 무효라고 판단했습니다.

Zeroclick은 지방법원이 “program”과 “user interface code”를 기능식 청구항에 해당하는 한정청구항이라고 결정한 점에 불복하며 이에 대해 연방순회항소법에 항소했습니다. 연방순회항소법원은 지방법원이 결론에 도달하는 데 필요한 적절한 조사와 사실관계 확인을 하지 못했다고 판단하며 파기 환송했습니다. 연방순회항소법원은 청구항 해석과 청구항이 § 112, ¶ 6에 따른 해석이 필요한지 여부에 대한 지방법원의 결정은 법적인 질문에 해당하며 연방순회항소법원이 de novo 심리를 할 수 있다고 했습니다.

우선 연방순회항소법원은 “means”라는 용어가 직접적으로 쓰이지 않은 청구항의 경우35 U.S.C. § 112, ¶ 6 에 따른 해석이 적용되지 않는다는 반박가능한 전제(rebuttable presumption)라는 기준을 지방법원이 제대로 따르지 않았다고 했습니다. Apple은 “means”가 쓰이지 않은 청구항들이 왜35 U.S.C. § 112, ¶ 6 에 따라 해석되어야 하는지에 대한 입증 책임을 다하지 못했으며 지방법원은 구체적인 이유를 대지 않은 채 해당 청구항들이 기능식 청구항으로 해석되어야 한다는 포괄적인 결론만을 내린 점을 문제 삼았습니다.

또한 연방순회항소법원은 청구항이35 U.S.C. § 112, ¶ 6에 따른 해석이 적용되는지를 판단할 때 핵심은 통상의 기술자가 청구항의 용어가 어떤 구조에 대한 충분히 분명한 의미를 지니고 있는지를 판단하는 것이라고 하며 이런 판단은 특허에 대한 외적 증거 및 내적 증거를 바탕으로 해야 한다고 강조했습니다. 지방법원은 “program”과 “user interface code”를 “means”와 같은 임시 조어(nonce word)라고 판단하며35 U.S.C. § 112, ¶ 6에 따른 해석이 필요하다고 봤지만, 연방순회항소법원은 이는 잘못된 해석이라는 세 가지 이유를 들었습니다.

첫 번째로 많은 용어들은 자신의 기능적인 의미를 포함하는 용어라고 판단했습니다. 두 번째로 지방법원은 용어들을 청구항에서 어떤 맥락으로 쓰이는지 고려하지 않은 채 단독으로 판단했는데, 이는 잘못된 판단으로, 청구항을 전체적으로 고려할 때 통상 기술자는 “program”과 “user interface code”는 통상적인 graphical user interface에 관한 “program” 또는 “code”라는 의미로 청구항에 쓰여졌다는 점을 알 수 있다고 했습니다. 세 번째로 지방법원은 통상적인 graphical user interface에 관한 “program” 또는 “code”가 일반적으로 “means”를 대신하여 쓰여진다는 사실관계를 확인하지 못했다는 점을 들었습니다.

이번 판결은 기능적인 의미를 지닌 용어를 청구항에 기능과 함께 기술하는 경우 반드시35 U.S.C. § 112, ¶ 6에 따라 기능식 청구항으로 해석되는 것은 아니며 통상 기술자가 그 용어가 특정 구조를 표현하는 용어라는 점을 알 수 있을 경우에는 기능식 청구항으로 해석되지 않을 수 있다는 점을 보여줍니다.